Sentencia Definitiva N° 11/2013

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 5 de febrero de 2013. No. 11 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “FORUS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 439/10). RESULTANDO : I) Que, con fecha 26/7/2010 (fs. 13/16) compareció la representante de la promotora demandando la nulidad del registro de la marca RCK concedida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en beneficio de la solicitante (fs. 9 ppal). Señaló que el día 30 de mayo de 2006 Eltin S. A. solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca “RCK” para distinguir todos los productos incluid os en la clase internacional 25, habiéndose opuesto el 27 de ju lio de 2006 a que la DNPI registrara la pretendida, porque es titular de la marca “RKF”, registrada con el número 360.968 que también distingue los productos de la clase internacional 25 y en Chile de la marca “RCK”, registrada con el número 500.366. Precisó, que la marca impugnada no presenta elementos diferenciales eficaces, ni es lo suficientemente distinta, no verificándose las claras diferencias exigidas por la ley de marcas, que en su Art. 6 impone como condición o requisito esencial al que sujeta l a posibilidad de registro de cualquier marca: la originalidad o novedad, por encima de toda otra característica. Ello implica que la nueva marca a registrar no deba tener similitud o parecido con otra u otras ya existentes o en trámite de inscripción. Situ ación ésta que no se daría en este caso por existir entre ambos signos importantes semejanzas que determinan la indiscutible existencia de confundibilidad ortográfica, fonética y visual a consecuencia de que ambas marcas tienen tres letras y comienzan las dos por la letra “R”. Añadió que l as pequeñas diferencias entre ambas desaparecen debido a la relevancia de las partes similares que son en las que , en definitiva, se han de comparar para establecer la posible confusión , ya que, el consumidor probable mente las verá separadas en el tiempo y en el espacio. Pese a tener alguna variante, la marca cuyo registro se impugna se presenta como semejante a la ya registrada a nombre de la actora y es susceptible de confundir al consumidor habitual. Afirmó citando anterior sentencia del Tribunal que siendo tan rico el caudal de voces que ofrece nuestro idioma, no se advierte la razón de utilizar un vocablo que nada tiene que ver con los productos que pretende distinguir pero que sugestivamente coincide prácticame nte en todas las letras que conforman el registro anterior. El acto administrativo que habilitó la coexistencia de un signo distintivo casi idéntico a los registrados con anterioridad por la actora , promueve la confusión tanto a nivel registral como de mercado de dos marcas destinadas a distinguir un mismo artículo o producto. Expresó que no se verifican en este caso las claras diferencias entre marcas exigidas por la legislación marcaria vigente y al vulnerar la normativa de referencia se estaría at entando contra sus derechos subjetivos y contra el interés del consumidor medio nacional , lo que determina la imposibilidad de su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. En definitiva solicitó que se anule el acto administrativo impugnado. II) Conferido traslado del accionamiento movilizado, la Administración lo evacuó a fs. 29/31, bregando por su rechazo en b ase a los siguientes fundamentos. Desde el punto de vista formal afirmó que los recursos de revocación y jerárquico aún no habían sido resueltos y , desde el punto de vista material, precisó que entre las marcas “RCK” y “RK F” se dan las claras diferencias exigidas por la ley marcaria, por lo que solicitó que se confirme el acto impugnado por ser ajustado a Derecho. Se dio noticia del pleito a ELTIN SA, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 55 del Decreto Ley 15.524, no habiéndose registrado su comparecencia. III) Se abrió a prueba (fs. 37) , certificándose la producida a fs. 94; y alegaron las partes por su orden (la actora a fs. 97/98 y la demandada a fs.101). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 90/2012 glosado a fs. 104/104 vta. ); aconsejó la confirmación del acto cuestionado. V) Se citó a las partes para sentencia (fs. 10 6), la que, previo pasaje a estudio de los Señores Ministros, se acordó su dictado en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, la actora agotó la vía administrativa y accionó de nulidad en plazo, por lo que correspond e ingresar al análisis de mérito (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869).- II) En autos se promueve la anulación de la resolución de fecha 10/9/2009 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca “RCK” (mixta), solicitada bajo Acta No. 371.284 a favor de ELTIN S.A. de Uruguay, para distinguir los artículos de la Clase 25 (fs. 9, 58 del ppal.).- La mencionada fue notificada a la promoto ra con fecha 11/11/2009 (fs. 58 Ib.), razón por la cual la interposición de los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 23/11/2009 (fs. 61/66 Ib.), debe reputarse tempestiva.- La denegatoria ficta operó el 19/6/2010 y la acción anulatoria fue promovida con fecha 26/7/2010 (nota de cargo a fs. 17 del ppal.), en plazo.- Para el caso, la Administración accionada reconoció el incumplimiento del deber jurídico de resolver expresamente los recursos administrativos interpuestos contra sus decisiones (v ide: fs. 30 del ppal., y actuaciones administrativas de fs. 61/72 que así lo corroboran), por lo que procede concluir que la inicial aplicación de la presunción simple de ilegitimidad resultante de la denegatoria ficta operada (art. 6 de la Ley 15.869 en l a redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292) se encuentra reforzada por los elementos de juicio incorporados a la causa, según se dirá.- III) Que, las alegaciones de las partes surgen suficientemente detalladas en el Capítulo de RESULTANDOS, al cu al habrá de remitirse la Corporación en aras de la brevedad.- IV) Que, el Tribunal por unanimidad y, apartándos e de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acogerá la pretensión anulatoria actuada en los conteni dos que se intentarán explicitar a continuación.- V) En lo inicial, debe de verse que a fs. 39 del ppal. obra la solicitud de registro de la marca mixta “RCK” para proteger los artículos de la Clase Internacional 25, a favor de ELTIN S.A. de Uruguay, solicitándose, además, la reivindicación de los colores: azul, blanco y rojo; del pedimento formulado se opuso al registro del signo distintivo la empresa FORUS S.A. en virtud de la titularidad de la marca prerregistrada “RKF”, Acta No. 360.968 que protege los productos de la misma clase (25, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería).- La oposición en vía administrativa se fundó en la violación de los arts. 6 y 14 de la Ley 17.011, ya que la marca cuyo registro fue impetrado no es lo suficientemen te novedosa, distintiva ni presenta las claras diferencias exigidas por la normativa legal aplicable (fs. 44/55).- Requerido el informe de la Asesoría Técnica de la DNPI, ésta indicó que no existía confundibilidad gráfica ni fonética entre ambos signos distintivos; y que, tratándose de productos de la Clase Internacional 25, el consumidor comprador realiza una verdadera discriminación al seleccionar las marcas (fs. 56); posición a la que adhirió la directora de Asesoría en similares fundamentos (fs. 57), p rocediéndose al dictado del acto administrativo cuestionado.- VI) Ahora bien, en concepto de los integrantes del Cuerpo y admitiendo la complejidad sustancial que comprende este tipo de pronunciamientos donde se dirimen supuestos de confundibilidad, se estima que median razones para recibir la demanda anulatoria incoada, atendiendo esencialmente a una realidad signada por una evidente confundibilidad generada entre las marcas en pugna y en relación a la misma Clase Internacional 25, que la accionada no logró desvirtuar.- Ello, por cuanto ingresando al análisis de la posible similitud existente entre las marcas, y considerando el conjunto de sus componentes, en forma sucesiva y pre -reflexiva como aconsejan los postulados elaborados por doctrina y jurispr udencia en la materia, relevándose las semejanzas más que reparar las diferencias , debe necesariamente convenirse que, entre la marca denominativa prerregistrada RKF y RCK (mixta), no se advierten claras diferencias, a pesar de que la última presente un particular diseño gráfico (ver: fs. 46 y 83).- Correspondiendo determinar a los efectos del cotejo cuál de los elementos que componen el conjunto marcario será el que recuerde o llame la atención del consumidor, “…es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento decisivo que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”, pág. 180).- Y, en el subespecie el elemento decisivo a la hora de desempeñar el papel de identificación comercial, se concluye es el denominativo, debiendo particularizadamente observar en el cotejo marcario la comparación entre los términos RKF y RCK.- VII) Tratándose de signos de absoluta fantasía, compuestos por tres letras: RKF y RCK de las cuales dos coinciden y que, por otra parte, no se advierten elementos diferenciales eficaces desde el punto de vista gráfico, razonablemente debe convenirse que provocan en el público consumidor una impresión similar.- Sin perjuicio de anotarse, que el Tribunal en diversas ocasiones ha sostenido que: “ entre las marcas en pugna se da lo que la doctrina denomina “confundibilidad ortográfica, auditiva y conceptual”. Análisis de confundibilidad que no se entorpece pese a la distinta naturaleza de algunas de las marcas en pugna, desde que en la resistida mixta prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico” (Cfe. Sentencia 79/2006).- Asimismo, en términos plenamente aplicables se ha dicho: “Es cierto que las marcas breves, conformadas por monosílabos o combinación de dos o tres letras o números, son menos distintivas y capaces de confundirse con mayor facilidad (Gutiérrez Carrau, Juan, Manual Teórico Práctico de Marcas”, 2da. edic. F.C.U., 1998, pág. 92). Pero también es cierto que el mismo autor señala luego que pueden existir semejanzas gráficas u ortográficas, pero que un preciso y concreto contenido ideológico fuerte puede hacer que las marcas no se confundan (ob. cit. pág. 93).” (Sentencia 23/2004).- Por más que los signos en disputa identifican productos de la misma clase internacional, cuyo destinatario dada su masividad, es un consumidor medio y poco atento, debe evaluar se a su vez, en virtud de la composición del signo prerregistrado , su fuerza y aptitud distintiva respecto a los productos involucrados, lo que a juicio de la Sede, resulta determinante para la dilucidación del caso de marras.- En tal sentido, se ha dicho que “…resultan registrables las marcas constituidas por 2 o más letras y/o números combinados entre sí, presenten o no un diseño particular. En conclusión, han de considerarse marcas las combinaciones de números o letras, o de ambos signos entre sí, sin que sea necesaria su presentación bajo un grafismo distintivo. Hay que puntualizar, no obstante, que generalmente estas combinaciones adolecerán de debilidad distintiva, debido a que suelen utilizarse con frecuencia en diversos sectores del mercado, resultando percibidas por el público pertinente como abreviaturas de orden técnico o como una mera descripción de la calidad del producto.” (Chijane, Diego en Derecho de Marcas ., Editorial Reus-B de F. , Montevideo -Buenos Aires, 2007. pág. 99, subrayado no está en el original).- Empero: “…las marcas alfa -numéricas han de calificarse como signos débiles, dado que solo gozan de protección respecto a la particular grafía que se le adhiere, no obstante , pueden adquirir elevada fuerza distintiva mediante un uso continuo y un importante apoyo publicitario. En el supuesto de que una marca alfa -numérica adquiera notoriedad, el poder de exclusión conferido a su titular deberá ser el resultado del justo equilibrio entre el principio de libre disposición y el posible aprovechamiento parasitario que pretendan los competidores de ese signo.” (Chijane, Diego en ob. cit. pág. 102, subrayado no está en el original).- Y, tal como lo sostuviera el Cuerpo en la Sentencia 536/2011: “la Ley 17.011, indica en su artículo 6° que para poder ser registradas las marcas deben ser claram ente diferentes a las que se hallen inscriptas, a efectos de evitar confusión, sea de los mismos productos o servicios o respecto de productos concurrentes”. “De allí, que no pueda obviarse en el ocurrente que la similitud confusionista analizada presente una pluralidad de dimensiones desde el punto de vista de la identificación de la marca con un producto o con un determinado origen. Así en ciertos casos el efecto de la similitud es crear confusión en el público respecto del producto que se está comprando ; en otros, la confusión puede surgir cuando el consumidor se enfrenta con una marca prácticamente idéntica a otra de una determinada empresa que le lleva a suponer que los productos designados por esa nueva marca generadora de la similitud confusionista i rrumpe en el mercado superando en importancia y trascendencia comercial a la preexistente, inevitablemente provoca respecto del titular de esta marca un detrimento en su imagen y reputación en virtud de la saturación del mercado con productos del nuevo competidor. Enseña GUTIÉRREZ CARRAU, que en estas últimas hipótesis se genera una clase de confusión que ha dado en llamarse “confusión inversa” porque el público consumidor resulta confundido a la inversa, pensando que los productos del titular de la marca o riginal pertenecen a la marca del nuevo competidor que surgió en el mercado; lo que evidentemente redundará en una pérdida del valor de la marca prerregistrada, en la identidad de sus productos, en su clientela y una pérdida de control sobre su imagen, rep utación y capacidad para incursionar en nuevos mercados (Cfe. Gutiérrez Carrau, Juan Manuel: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 167).- VIII) Por último, debe de verse que la Administración solicitó dar noticia del pleito al tercero beneficiario del acto resistido - ELTIN S.A.- (petitorio 2 a fs. 31, del ppal.), medida a la cual el Tribunal accedió y materializó (decreto No. 8555/2010, fs. 33 Ib.), sin haberse registrado en estación procesal alguna, la comparecencia de la persona jurídica que gozaba de un interés directo en el mantenimiento de la volición impugnada.- La inexistencia de actuación del beneficiario del acto en la instancia jurisdiccional -pese a su llamamiento - para defender el obrar administrativo, perjudicó irremisiblemente su int erés en el proceso (Cfe. Sentencias 285/2012 y 611/2011) en situación que coadyu va al dictado de la decisión preanunciada. Por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, y apartándose de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad FALLA : Acógese la demanda incoada y, en su mérito, anúlase la resolución impugnada.- Sin sanción procesal específica.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $U 20.000 (pesos uruguayos veinte mil).- Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassó n, Dr. Tobía (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).