Sentencia Definitiva N° 338/2012

DECRETERO DE SENTENCIAS. //tevideo, 28 de junio de 2012. No. 338 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “VIDAPLAN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 650/09). RESULTANDO : I) El 9 de Octubre de 2009, VIDAPLAN S.A. demandó la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del 2 de Octubre de 2008, por la que se concedió a la firma MIQUEL Y COSTAS ARGENTINA S.A. el registro de la marca “MANTRA”, Acta N° 368.443, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional 34. Dicho acto la agravia ya que es titular de las marcas “MANTRA RESORT SPA CASINO” (Acta N° 356.261) y “MANTRA HOTEL SPA CASINO” (Acta N° 356.260) pre registradas en las Clases Internacionales Nos. 41, 43 y 44. Y el nuevo registro le quita fuerza distintiva a sus marcas, ya que son exactamente iguales, aprovechándose del prestigio de su marca y parasitando sus logros tras haber invertido en publicidad y marketing. Citando Doctrina, dictámenes de la demandada y jurisprudencia, señaló que el principio de especialidad no es absoluto, aun cuando marcas identifiquen productos diferentes, se puede inducir en confusión al consumidor. II) A fs. 27-28 contestó la demandada quien señaló que los servicios de las clases 41, 43 y 44 no tienen nada que ver con los de la clase 34 que son artículos para fumadores, tabacos y cerillas, de modo que no se aprecia que pueda haber confundibilidad. III) MIQUEL Y COSTAS ARGENTINA S.A. dedujo tercería coadyuvante a fs. 37-46, en la que expresó como defensas que su marca solo fue concedida para distinguir: “papel de cigarrillos, librillos de papel para cigarrillos y filtros para cigarrillos”, a diferencia de los productos de la actora, que identifican servicios hoteleros principalmente. No hay riesgo de confusión porque los productos a distinguir son totalmente diferentes y ni siquiera se relacionan entre sí. Además alegó que VIDAPLAN S.A. ni siquiera tiene el registro en exclusividad de la palabra “MANTRA”. Su firma se dedica a la fabricación de papel de bajo gramaje desde el Siglo XVIII, mientras que la actora explota un hotel 5 estrellas con casino y spa desde 2005. Además, los consumidores de dichos productos son discriminadores y por su conocimiento y búsqueda especial de determinados productos no podrán confundirse. Incluso hay otras marcas denominadas “MANTRA” a favor de otras empresas en las clases internacionales 25, 9 y 35, vigentes y sin riesgo de confusión. IV) Abierta la causa a prueba las partes produjeron la suya (la que obra certificada a fs. 90) y alegaron por su orden solo la actora y la tercerista. Luego pasaron los autos a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, la que aconsejó confirmar el acto impugnado. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, la actora agotó la vía administrativa y accionó de nulidad en plazo, por lo que corresponde adentrarse en el análisis de mérito (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley 15.869). II) Que, en el sub examine la actora demanda la anulación de la resolución de fecha 2/10/2008 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca “MANTRA” a favor de la firma MIQUEL Y COSTAS ARGENTINA S.A., de AR, solicitado bajo Acta No. 368.443, para distinguir los artículos de la/s clase/s Int. 34 s/d (fs. 40 A.A.). Dicha volición fue notificada 14/1/2009 (fs. 40 Ib.) e impugnada útilmente mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 23/1/2009 (fs. 43/49 Ib.).- La denegatoria ficta se configuró el 23/8/2009 y la demanda anulatoria se entabló en plazo (nota de cargo a fs. 18 del ppal.). III) Que, si bien la Administración accionada reconoció explícitamente el incumplimiento del deber jurídico de resolver expresamente los recursos administrativos interpuestos contra sus decisiones (vide: fs. 27 del ppal), procede concluir que, en la especie, la presunción simple de ilegitimidad resultante de la denegatoria ficta operada (art. 6 de la Ley 15.869 en la redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292), queda para el caso integralmente enervada, conforme las probanzas propuestas por la reclamante (fs. 81/81 vto.), que relevan sobre actividades netamente diferenciales en la operativa comercial de aquella y la tercerista coadyuvante con la demandada. Como enseña OTAMENDI citando jurisprudencia foránea y perfectamente aplicable al casus: “Es lógico que quien pretenda la aplicación de una doctrina de excepción pruebe acabadamente de qué forma se produce la confusión y de qué forma se da la llamada “superposición de productos”. La carga de probar la superposición, “… incluye el deber de mencionar específicamente cuáles son los artículos o servicios concretos entre los que puede producirse la confusión…” (Otamendi, Jorge; “Derecho de Marcas”, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada. Lexis-Nexis. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pág. 175/176). IV) Que, la actora se agravia de la volición resistida, en tanto es titular de las marcas “MANTRA RESORT SPA CASINO” (Acta No. 356.261) y “MANTRA HOTEL SPA CASINO” (Acta No. 356.260) pre-registradas en las Clases Internacionales Nos. 41, 43 y 44 (que se describirán infra). Y, el nuevo registro le quita fuerza distintiva a sus signos ya que son exactamente iguales, aprovechándose del prestigio de sus marcas parasitando sus logros tras haber invertido en publicidad y marketing. V) Que, el Tribunal contando con la voluntad unánime de sus integrantes y, de consuno con la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo (I), habrá de desestimar la pretensión anulatoria actuada en base a los siguientes fundamentos. En efecto. La empresa accionante tiene registradas sus marcas en las clases internacionales 41, 43 y 44 a saber: -41: Educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. -43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. -44: Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. VI) Debe verse que, son todos servicios que se vinculan con la actividad prestada por el Hotel Mantra de Punta del Este: restaurante, spa, casino, clases de gimnasia, hotelería, etc., actividades turísticas muy específicas. La tercerista coadyuvante con la demandada, por su parte, logró el registro de la marca dentro de la clase 34, que comprende tabaco, artículos para fumadores y cerillas; pero incluso acotó y restringió su solicitud a “papel para cigarrillos, librillos de papel para cigarrillos y filtros para cigarrillos” (fs. 35 A.A.). En principio, debe convenirse que los servicios en las clases internacionales en que la actora registró su marca para obtener adecuada tutela del orden jurídico, no tienen relación alguna con los productos que la marca de la tercerista procuró proteger. Es más, la demandante -conforme era su carga- debió y no lo hizo, relacionar en su libelo accionatorio, en tal caso, que dentro de su emprendimiento hotelero contaba con un cúmulo de servicios concurrentes o comercialización de productos afines a la clase internacional 34, en los productos que la tercerista logró proteger a través del registro de marras. Entiéndase que, rectamente interpretada la demanda promovida (fs. 12/17 del ppal.), en los criterios generales de aplicación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No. 10, pág. 244 y ss.), debe necesariamente concluirse que la postulada ilegitimidad del acto cuestionado se sostiene al denunciarse posibilidades de confundibilidad indirecta, o de erosión de la marca de la promotora y consiguiente limitación del principio de especialidad . Pero, justamente, no basta con alegar una suerte de dilución marcaria o afectación del prestigio del signo distintivo pre-registrado, por el contrario, la actitud procesalmente idónea, al menos, requería el correcto deslinde de aquellos productos o servicios concurrentes que, la actora, de acuerdo al giro normal de negocios sobre el cual opera, viera aún potencialmente, afectado su signo por el riesgo cierto o potencial de confusión entre las marcas. VII) Ha señalado el Tribunal en otra oportunidad: “ La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” pág. 55). En otras palabras y, como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS de las CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos” (Sentencia No. 477/06; Cfe. Sentencia No. 906/2011, entre otras). VIII) La circunstancia referida, le impide pretender la protección de su marca en la clase donde no solicitó el registro, de acuerdo a la ley marcaria (art. 11 de la Ley 17.011). Y ello, además de lo señalado por la Sentencia citada, porque siendo el término “ mantra”, un vocablo del idioma, no meramente inventado, no puede pretenderse su uso exclusivo e ilimitado en todas las clases del nomenclator. Así es aplicable al caso, lo que para otro litigio expresó el Tribunal: “…los términos de uso común, cuando se registran como marca, pueden seguir usándose, pero para distinguir otros productos o servicios que aquellos del titular de la marca registrada…”. (Sentencia No. 164/2006). Por otra parte, el análisis de algunas pautas indicadoras de circunstancias especialísimas, juzgadas a partir de un criterio restrictivo, limitándose a aquellos productos o servicios sobre los cuales sea posible la confusión (Cf. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/2” pág. 97 y ss., según cita la misma sentencia), que pudieran conducir a sobrepujar el principio de especialidad, arroja también la conclusión de que en el caso no corresponde oponerse al registro. A saber: a) la diversidad de los productos protegidos en las diferentes clases internacionales -ajenos por otra parte a cualquier supuesto de complementariedad o de afinidad de destinos-; b) la realidad de un consumidor relevante específico . “Porque, en puridad, ante la interrogante de ¿para quién debe resultar clara la confundibilidad?, es razonable inmediatamente pensar en el público consumidor. Y ello es así, porque la ley marcaria tiene como una de sus finalidades primordiales proteger los intereses del consumidor, evitando que pueda caer en errores en cuanto al origen del producto, o en cuanto a su naturaleza, propiedades, mérito, calidad, función u otras características. Y el modo más razonable de asegurar la tutela antedicha, es justamente, analizar las marcas desde la óptica de los eventuales adquirentes de los productos o usuarios (Cf. BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS, Op. Cit. Pág. 36).” (Cfme. Sentencia ya citada). IX) Además, asiste razón a la tercerista coadyuvante con la demandada en cuanto convoca la aplicación la teoría del “discriminating purchaser” en este caso (vide: Gutiérrez Carrau, Juan Manuel; “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, U.M., 3ª Edición, Montevideo, 2009, pág. 158). Las hojillas de fumar no son un producto de alcance masivo sino que están dirigidas u orientadas a un público muy específico y delimitado . Los consumidores de tabaco son innumerables, pero menos son quienes consumen cigarrillos liados a mano. Adviértase que, el público es sumamente específico y atento en qué clase de hojilla utiliza, qué marca, tamaño, si tiene goma, está saborizada, si es de celulosa, blanca, amarilla o tiene otros dibujos, de modo que este público no confundirá su marca con la pre-registrada de VIDAPLAN S.A. (vide: Sentencias 1162/1991 y 963/2000). X) Asimismo, podría considerarse como un hecho notorio, evidente y, por tanto, exento de su acreditación, que la firma accionante desarrolla actividades en el ramo hotelero, a través del afamado Hotel Casino, Resort y Spa Mantra, sito en Punta del Este, Uruguay; conocido por el público uruguayo y extranjero, igual que por los fumadores de papel armado, lo que disipa aún más la posibilidad de confusión a la hora de adquirir los productos o prestación de servicios. XI) En definitiva, no se advierte que el consumidor pueda ser confundido por la coexistencia de las marcas en pugna; dado que amparan productos diferentes, y no parece existir una intencionalidad del registrante de aprovechar la fama de la empresa actora para promocionar sus productos, que no tienen que ver con los de la accionante. Por los fundamentos expuestos, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo (I), el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los letrados patrocinantes de las partes, actora y tercerista, en la suma de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía (r), Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado).