Sentencia Definitiva N° 315/2012

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de junio de 2012. No. 315 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LABORATORIOS CLAUSEN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 424/10). RESULTANDO : I) Que con fecha 20 de julio de 2010 compareció la parte actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 2 de octubre de 2009, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “CLAUTER”, solicitada bajo expediente Nº 375083 a favor de ZODIAC INTERNATIONAL CO. de Panamá, para distinguir los artículos comprendidos de la clase internacional Nº 5 (fs. 26 AA). Expresa que es titular de la marca CLAUSEN (Acta Nº 406.934) para distinguir productos de la clase internacional Nº 5. Entiende que la concesión de la marca cuyo registro se impugna le ocasiona graves perjuicios, generando confundibilidad y vulnerando lo establecido en los artículos 5 (Nral. 6) y 6 de la Ley de Marcas Nº 17.011. Agrega que, CLAUSEN es una marca notoria, de reconocido prestigio, registrada desde 1990, y la marca SPRAY CLAUSEN (Acta 164.047) está registrada desde 1901, por lo que cuenta con una antigüedad de por lo menos 109 años, gozando de gran prestigio en nuestra plaza. Establece que la sociedad accionante cuenta con múltiples registros y solicitudes que incluyen el término CLAUSEN, el cual también forma parte de la denominación social y del nombre comercial del laboratorio, líder en nuestro medio. También es titular de la referida marca en Argentina, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nigeria, Panamá, Paraguay, El Salvador, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, Costa Rica y Marca Comunitaria. En su mérito, supera el concepto exigido por la norma de “notoriedad restringida”, dejando en evidencia el intento de aproximación por parte de ZODIAC INTERNATIONAL CO. con su signo CLAUTER, de gozar de un prestigio y reputación, inversión y mérito que son exclusivos de la compareciente en base a su signo marcario CLAUSEN. Establece que su representada comercializa diferentes productos de venta libre en farmacias, lo cual impone un riguroso criterio al efectuar el análisis de confundibilidad, dado que existen también posibilidades de confusión indirecta. Se agravia también porque, a su juicio, es claro el intento de aproximación e imitación del signo marcario de su propiedad por parte de la marca CLAUTER en contravención de lo establecido en los artículos 6 bis, 8, 10, 10 bis y 10 ter del Convenio de París. En definitiva, solicita el amparo de la demanda anulatoria. II) A fs. 18 comparece el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda. Expresa que parece poco probable que se verifique la hipótesis de confundibilidad esgrimida entre las marcas en pugna. Agrega que, desde el punto de vista fonético, poseen las claras diferencias exigidas por la ley; sumado a que los consumidores de los artículos comprendidos en la clase internacional 5 son cuidadosos al momento de adquirir esta clase de productos, circunstancia que aleja aún más la posibilidad de confusión. En definitiva, solicita se desestime la demanda. III) Abierto el juicio a prueba por el término legal a fs. 28, se produjo la que obra certificada a fs. 38. IV) Alegaron las partes por su orden a fs. 40 y 47, respectivamente. V) Oída la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 292/2011 de fs. 50 a 50 v.), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, la actora agotó la vía administrativa y accionó de nulidad en plazo, por lo que corresponde adentrarse en el análisis de mérito (arts. 317 y 319 de la Constitución de la República y los arts. 4 y 9 de la Ley 15.869).- II) En autos la actora promueve la nulidad de la resolución de fecha 2/10/2009 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca CLAUTER, solicitada bajo expediente No. 375083 a favor de ZODIAC INTERNATIONAL CO. de PANAMÁ, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 5 (fs. 26 A.A.).- La volición enjuiciada le fue noticiada a la pretensora con fecha 21/10/2009 (fs. 26 ibídem), impugnándola en tiempo y forma mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 3/11/2009 (fs. 27/30, 33 y ss. Ib.).- La denegatoria ficta de los medios impugnativos movilizados ocurrió el 22/5/2010, entablándose la demanda anulatoria el 20/7/2010 (nota de cargo a fs. 16 del ppal.) en plazo.- III) Que, las alegaciones vertidas por las partes emergen ampliamente descritas en el Capítulo de Resultandos, al cual habrá de remitirse la Corporación “brevitatis causae”.- IV) Que el Tribunal contando con la voluntad unánime de sus miembros, sin compartir lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo (I), acogerá la pretensión anulatoria ejercitada y, en su mérito, anulará el acto administrativo objetado en base a los siguientes fundamentos.- V) La similitud gráfica y fonética entre la marca concedida “CLAUTER” y la que es propiedad de la actora pre-registrada y que constituye su nombre comercial “CLAUSEN” (art. 67 de la Ley 17.011), es evidente, importando lo que se ha denominado “confundibilidad ortográfica” y “confundibilidad auditiva”. A ello se agrega, a favor de la pretensión de la firma accionante, la probada notoriedad de su marca en nuestro medio (fs. 42/56 A.A., fs. 30 del ppal.), lo que merece el amparo que otorga el registro, irrogando la nulidad relativa del signo cuyo registro aquí se impugna (art. 5, num. 6, Ley 17.011).- Ambas marcas -denominativas- no contienen otro elemento diferenciador, como ser un diseño, que contribuya a la distinción.- Resulta relevante considerar, que uno y otro signo fueron solicitados para distinguir productos dentro de la clase sin limitación (fs. 1 y 6 A.A.), por lo que, considerando la importancia de los productos comprendidos en la clase 5º, el riesgo de confusión en el consumidor debe valorarse en forma estricta, dado el bien jurídico “salud” eventualmente afectado.- La clase internacional 5° refiere a: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.- Ciertamente es una clase muy sensible, ya que abarca productos muy específicos de salud, donde es importante que el consumidor no incurra en confusión, ya que está en juego su salud y el producto farmacéutico que busca. Así es que se propugna por la dogmática en la materia, un criterio severo de comparación entre los signos para evitar graves consecuencias en la salud humana, derivadas de errores o negligencias (Cfe. Diego Chijane: “Derecho de Marcas”, B de F 2007, pág. 372).- Esta sensibilidad queda mitigada cuando se trata de artículos que requieran una orden médica o sean adquiridos únicamente a través de un profesional idóneo en farmacia o con receta médica. En estos casos el conocimiento del profesional permite distinguir las más sutiles diferencias entre las marcas y darle al consumidor el producto que está buscando. Además de esto algunos autores entienden que “…a pesar de tener una dolencia al realizar el acto de consumo, es una persona poco proclive a ser descuidada en las cuestiones de salud, siendo un sujeto razonablemente observador y circunspecto” (Op. Cit., pág. 369).- VI) Los términos CLAUTER y CLAUSEN tienen la misma raíz fonética y la misma cantidad de letras comprenden ambos signos distintivos, lo que a la hora de leerlas pueden traslucir una misma sensación o reacción del consumidor e impresión fonética.- El hecho que tenga un sufijo diferente, no logra atenuar las semejanzas que se obtienen con la misma estructuración de las vocales en la palabra y por tener el mismo prefijo raíz.- VII) Beatriz Bugallo Montaño parafraseando acerca de las marcas farmacéuticas, expresa que: “ La índole de los productos es tema de reflexión en esta materia. Para un sector, hay menor posibilidad de error o confusión pues son profesionales los que recetan los productos que deberán consumirse. Por el contrario. Otro sector considera que la convivencia de productos farmacéuticos con sus marcas es más delicada y peligrosa que la de los otros productos, por su gran incidencia en la salud pública que determina la necesidad de una protección más eficaz del público destinatario; por lo tanto, la comparación deberá ser más rigurosa. El paciente es consumidor de un producto que, generalmente, no elige. El destinatario será el médico, el farmacéutico, los enfermeros que retiran y dan los medicamentos a los pacientes, que tienen capacitación profesional, de diverso grado para comprender los productos farmacéuticos y respecto de quienes debe perfilarse el destinatario del mensaje marcario del producto farmacéutico” (Bugallo Montaño, Beatriz; en “Propiedad Intelectual”, FCU, 2006 pág. 137; el subrayado no está en el original).- En otros términos, la Corporación, en Sent. 649/09, ha sostenido que: “Teniendo en debida estimación las pautas referidas, se concluye que nos encontramos ante una situación calificada por la doctrina como de “confundibilidad ortográfica” y “confundibilidad auditiva” (Lamas, Mario: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, págs. 233/235). La primera eventualidad de confusión citada se verifica al diferenciarse ambas marcas consideradas por una sola letra, presentando una composición de indudable similitud; y la segunda, porque no fluye con la suficiente claridad que las letras diferentes componentes de las marcas suenen diferente, y que sirva ello para disipar todo riesgo de confusión . Con referencia la cuestión analizada, expresa Gutiérrez Carrau que en materia de productos farmacéuticos, el Dr. Rippe distinguió tres posibles criterios o tendencias a la hora de apreciar la posibilidad de confundibilidad marcaria (“La Propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 322): a) un criterio riguroso o severo, en razón de que los productos de que se trate puedan afectar la salud y poner en peligro la vida humana; b) un criterio benévolo, basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; c) un criterio que el Tribunal ha definido como intermedio desde que combina los anteriores. Por lo que se aplicará un criterio “benévolo” si se pretende distinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta; y un criterio riguroso en caso contrario (autor y obra citados, págs. 359/360 y sentencias Nros. 615/98 y 257/01, entre otras). Por lo tanto, en aplicación de tales líneas de pensamiento, cabe aplicar el citado criterio riguroso o severo, toda vez que no se acreditó que la venta de los productos protegidos sólo sea posible bajo receta médica; resultando entonces de fundamental trascendencia que se verifiquen la originalidad y novedad requerida por el art. 6º de la Ley 17.011” (el subrayado pertenece a este redactor).- VIII) Refuerza, aún más, el acogimiento de la pretensión anulatoria ejercitada, la actitud asumida procesalmente por la demandada, por cuanto en oportunidad de contestar el accionamiento admitió -sin cortapisa alguna- que: “ Desde el punto de vista formal, cabe destacar que los recursos de revocación y jerárquico, aún no han sido resueltos, según surge de los antecedentes relativos al acto que se impugna, que en fotocopia autenticada se presentarán” (fs. 18 vta. de autos). Dicha postura es refrendada por las actuaciones administrativas agregadas al proceso que culminan con la evacuación y contestación -por parte del beneficiario del acto- de los recursos administrativos interpuestos (fs. 61/65 A.A.).- Es así que, el órgano público reconoce explícitamente el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido atribuido, cuyo incumplimiento el legislador sancionó mediante la presunción de ilegitimidad en favor del interesado (art. 6 de la Ley 15.869 en la redacción dada por el art. 41 de la Ley 17.292).- En diversas ocasiones la Corporación ha relevado la presunción -preceptiva- legal, una vez verificada las condicionantes que le acceden (vide: Sentencias 813/2011, 175/2011, 323/2009, 18/2008, 214/2005, 702/2004, entre otras). Ante ello, no correspondía a la actora demostrar que el signo marcario cuya registración resiste ciertamente es confundible con la marca pre-registrada de que es titular. Sin perjuicio de señalar la demandante acreditó en la etapa probatoria la notoriedad de su marca (vide: CONSIDERANDO V del presente pronunciamiento), concebida ésta como enseña GUTIÉRREZ CARRAU: “ Por “notoria” se entiende aquella marca que en plaza o internacionalmente (y por tanto, conocida en nuestro país) haya sido muy difundida y promocionada, a nivel masivo (notoriedad amplia) o a nivel del ramo específico (notoriedad restringida)” (Gutiérrez Carrau, Juan Manuel; “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, U.M., 3ª Edición, Montevideo, 2009, pág. 31).- Como toda presunción simple, libera a su beneficiario ab initio de la carga probatoria de sus dichos, invirtiéndose ésta, debiendo la Administración desplegar los medios probatorios hábiles y conducentes como única vía idónea para desvanecer el beneficio legal al que accedió la empresa demandante.- Considera el Colegiado que la demandada debió acreditar, en la especie, que los signos en pugna podían coexistir en el mercado puesto que no generaban -ni se corría riesgo potencial de generar- confusión en el público consumidor; sin embargo nada de ello aconteció en el sub examine (a guisa de ejemplo: por exigencia de receta médica para la comercialización de los productos protegidos).- Empero, la labor probatoria se ciñó a las resultancias de autos, aquella emergente de los Antecedentes Administrativos (fs. 35 y 37 del ppal.), ineficiente para desterrar los extremos constitutivos de la pretensión de nulidad.- Tal cual lo indica DURÁN MARTÍNEZ a propósito de la presunción simple en favor del actor: “… puede ser decisiva en aquellos juicios que dependen de la prueba de los hechos que fundaron el acto impugnado. En estos casos, es la Administración la que debe probar que los hechos existieron, y si no lo hace el acto deber ser anulado por ausencia de motivos” (Durán Martínez, Augusto; en CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FCU, 2007, pág. 226).- IX) Por último, no puede soslayarse que, la Administración solicitó dar noticia del pleito al tercero beneficiario del acto resistido “ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (petitorio 2 a fs. 19/19 vta., del ppal.), medida a la cual el Tribunal accedió y concretó (decreto No. 7094/2010 a fs. 21, fs. 23 Ib.), sin haberse registrado en alguna estación procesal la comparecencia de la persona jurídica que gozaba de un interés directo en el mantenimiento de la volición.- La inexistencia de actuación de la firma ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION en la instancia jurisdiccional -quien sí defendió su solicitud marcaria en vía administrativa (fs. 19/22, 61/65 A.A.)- para defender el obrar administrativo, consolida aún más, la inviabilidad registral del signo cuyo amparo pretendió e inadecuadamente obtuvo a través de la actuación ilegítima del órgano público (vide: Sentencia 611/2011 en similar orientación jurisprudencial).- Por lo expuesto, las disposiciones legales citadas, los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República y, apartándose de lo dictaminado por la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo Interina, el Tribunal, FALLA : Acógese la demanda incoada y, en su mérito, anúlase el acto administrativo enjuiciado. Sin sanción procesal específica.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $20.000 (pesos uruguayos veinte mil).- Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón, Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Tobía (r.), Dr. Marquisio (Sec. Letrado).