Sentencia Definitiva N° 1027/2011

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de noviembre de 2011. No. 1.027 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR CA (T.V. SUR) con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 74/09). RESULTANDO : 1) El 20 de Febrero de 2009 se presentó Fabiana Mateos, en representación de LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR C.A., para demandar la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del 14 de Abril de 2008, por la que se desestimó el registro de la marca “TELESUR”, Acta N° 376.226, para proteger los servicios de la Clase Internacional 41. Dicho acto de desestimación se fundó en la oposición que hiciera la empresa CRISOLUR S.A., ya que la marca de la actora entraba en riesgo de confusión indirecta con su marca “TELESUR”, Acta N° 316.162, inscripta en la Clase Internacional 38, que si bien son diferentes pueden considerarse concurrentes. La actora considera que hay inexistencia de confusión porque las clases no son concurrentes. La 38 distingue los servicios de telecomunicaciones, que son un servicio técnico de comunicación a distancia. En cambio la 41 refiere a servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales, servicios que tienen un contenido muy diferente a los de CRISOLUR. Para el caso se debió tener en cuenta el principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la ley 17.011, que establece que la propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere con relación a los productos y servicios para los que hubiera sido solicitada. Por lo tanto, diferentes comerciantes, que operan con productos diferentes, pueden utilizar una misma marca. Para finalizar señala que los consumidores en juego son consumidores muy atentos, lo que disminuye el riesgo de confusión, más allá de que los productos sean tan distintos que no permitan una confusión en la práctica (un call center con un canal de Televisión). 2) A fs. 31 contestó la demandada señalando que el artículo 6 de la ley de marcas dispone que las marcas que se inscriban deben ser diferentes de las marcas que protejan servicios iguales o concurrentes, por lo que el principio de especialidad del art. 11 no resulta aplicable al caso de autos. A mayor similitud de servicios, mayor diferencia debe haber entre las marcas competidoras y entre la formación y el esparcimiento y las telecomunicaciones hay gran afinidad y concurrencia. Los servicios no están desvinculados, sino que llegan al consumidor como una única presentación, por más atento que sea este. 3) A fs. 42, CRISOLUR SA, representada por Eduardo Lapenne dedujo tercería coadyuvante, sin efectuar precisiones. 4) Abierta la causa a prueba produjeron la suya (la que obra certificada a fs. 56) y alegaron por su orden las partes, luego se oyó a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, la que aconseja anular el acto impugnado. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la temporaneidad de la pretensión anulatoria. Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en condiciones de ingresar al aspecto sustancial del caso planteado. II) Que en autos se demanda la nulidad de la Resolución dictada por el Director de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de abril de 2008 que desestimó el registro de la marca “TELESUR”, a la firma accionante, solicitada bajo Acta Nº 376.226, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 41 (AA fs. 22). III) La parte actora se agravia en los términos desarrollados en el correspondiente capítulo de Resultandos, a los que cabe remitirse por razones de brevedad. Sintéticamente considera que la resolución impugnada es ilegítima pues no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la pre-registrada ante la falta de identidad de servicios y la consecuente aplicación del principio de especialidad. IV) Que conforme surge del estudio de los antecedentes administrativos agregados, la empresa actora solicitó el registro de la marca TELESUR para identificar y proteger todos los servicios de la Clase Internacional Nº 41 (AA fs. 1). Dicha petición determinó la oposición de la empresa CRISOLUR S.A. -oposición de parte-, al registro de la citada marca, en mérito al prerregistro de su propiedad, TELESUR Acta Nº 316.162 para cubrir todos los productos de la clase internacional Nº 38 (AA fs. 6 a 7). Tal oposición fue objeto de amparo por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, al dictar el acto impugnado desestimando el registro de la marca TELESUR peticionada por la parte actora. El fundamento invocado por la demandada radicó en que en el caso se produciría riesgo de confusión indirecta, puesto que la marca solicitada y la opositora, distinguen las clases internacionales 38 y 41, que pueden ser consideradas concurrentes. V) Que en relación a la cuestión sustantiva planteada en autos, el Tribunal por unanimidad y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, irá a una decisión anulatoria por entender de recibo los agravios de la parte actora. Recientemente, este Tribunal tuvo oportunidad de expedirse en dos expedientes (Fichas Nº 73 y 75/2009) planteados entre las mismas partes en los que se accionaba de nulidad contra dos resoluciones de la DNPI que desestimaron el registro de la marca “NOTICIAS TELESUR” y “NOTICIERO TELESUR” para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 41, peticionados por la actora (Sentencias Nº 872 y 906/2011). Los argumentos sustentados por las partes litigantes en los expedientes aludidos y en los presentes son prácticamente idénticos y los fundamentos expuestos por el Tribunal en las Sentencias Nº 872 y 906/2011, son trasladables en la causa y se consideran parte integrante de esta resolución. VI) Resulta de indudable aplicación el principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la Ley Nº 17.011 según el cual la propiedad exclusiva de la marca se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada. Y, si bien no puede dejarse de señalar que lo anterior tiene una importante y justificada excepción, desde que no resulta aplicable el principio de especialidad cuando concurren circunstancias que demuestran la posibilidad de confusión de unos productos con otros (Cf. BERTONE, Luis. E., CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2, pág. 97 y ss); no es menos cierto que en el presente caso dichos extremos no tienen lugar. En efecto, la marca prerregistrada “TELESUR” está inscripta en la clase internacional Nº 38 que comprende los servicios de telecomunicaciones, mientras que la marca desestimada “TELESUR” lo es para la clase internacional Nº 41 referida a Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Los servicios que protegen ambas clases si bien pueden encontrarse relacionados, ya que por medio de telecomunicaciones se pueden trasmitir los servicios o productos a los que refiere la clase Nº 41, no resultan concurrentes. Además, los giros empresariales de la accionante y del titular de la marca prerregistrada no se superponen ni actúan en ámbitos similares. La empresa actora es una red de televisión con sede en Venezuela que presta servicios de información, formación y recreación para promover la integración de Latinoamérica; mientras que CRISOLUR S.A. presta servicios de call-center. VII) En consecuencia, es posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el registro, pues no se generaría confusión para los posibles consumidores, tanto respecto de los productos o servicios protegidos, como de su origen. A lo que cabe agregar que el público adquirente de ese tipo de productos o servicios usualmente presta una especial atención en su compra y son difícilmente engañables, atento a su selectividad (Cf. Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas”, pág. 191/192). Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase el acto impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $U 20.000 (pesos uruguayos diecisiete mil) Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Monserrat, Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).