Sentencia Definitiva N° 968/2011

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de noviembre de 2011. No. 968 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR C.A. (T.V. SUR) con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad”. (Ficha No. 76/09). RESULTANDO : 1) El 20 de febrero de 2009, “La Nueva Televisión del Sur C.A. (T.V. SUR)” se presentó a demandar la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del 14 de Abril de 2008, por la que se desestimó el registro de la marca “TELESUR NOTICIAS”, Acta N° 376.240, para distinguir los productos comprendidos dentro de la Clase Internacional 41. La negativa se debió a la oposición de la firma CRISOLUR, en tanto se daría un riesgo de confusión indirecta con su marca “TELESUR”, Acta 316.162, registrada con exclusividad en la Clase Internacional 38. La Clase 38 comprende esencialmente a los servicios de telecomunicaciones, mientras que la 41 refieren a los servicios de “educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales”, por lo que la primera refiere a servicios de carácter técnico de transmisión y la segunda a la formación y educación de individuos. Ante la diferencia notoria señala la actora que debe primar el principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la ley 17.011, por lo que una marca similar puede coexistir siempre que distinga productos y servicios diferentes. Para el caso, los servicios de una y otra proveedora nunca podrían confundirse, ya que además de abarcar ámbitos diferentes, el consumidor medio de los mismos es un consumidor atento y selectivo. Así, no cabe posibilidad de confusión indirecta entre servicios de call center y servicios de difusión de la cultura latinoamericana. 2) A fs. 25 contestó la demandada y expresó que el art. 11 no es aplicable al caso y se debe estar a lo dispuesto en el art. 6, que dispone que la protección del registro alcanza a servicios y productos iguales o concurrentes. Cuanto mayor sea la similitud del símbolo, más hay que investigar si los servicios son concurrentes, y en el caso, la marca no solo es la misma, sino que los servicios son casi iguales ya que llegan al consumidor como una única prestación, por más atento que sea este. 3) Deducida tercería coadyuvante por parte de “CRISOLUR SA” a fs. 36, se abrió la causa a prueba, produjeron la suya (la que obra certificada a fs. 50) y alegaron por su orden las partes, oyéndose luego a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo, la que aconseja anular el acto impugnado. CONSIDERANDO : I ) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la temporaneidad de la pretensión anulatoria. Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en condiciones de ingresar al aspecto sustancial del caso planteado. II) Que en autos se demanda la nulidad de la Resolución dictada por el director de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de abril de 2008 que desestimó el registro de la marca “TELESUR NOTICIAS”, a la firma accionante, solicitada bajo Acta Nº 376.240, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 41 (AA fs. 29). III) La parte actora se agravia en los términos desarrollados en el correspondiente capítulo de Resultandos, a los que cabe remitirse por razones de brevedad. Sintéticamente considera que la resolución impugnada es ilegítima pues no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la pre-registrada ante la falta de identidad de servicios y la consecuente aplicación del principio de especialidad. IV) Que conforme surge del estudio de los antecedentes administrativos agregados, la empresa actora solicitó el registro de la marca TELESUR NOTICIAS para identificar y proteger todos los servicios de la Clase Internacional Nº 41 (AA fs. 3 vta). Dicha petición determinó la oposición de la empresa CRISOLUR S.A. -oposición de parte-, al registro de la citada marca, en mérito al prerregistro de su propiedad, TELESUR Acta Nº 316.162 para cubrir todos los productos de la clase internacional Nº 38 (AA fs. 4 a 7). Tal oposición fue objeto de amparo por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, al dictar el acto impugnado desestimando el registro de la marca TELESUR NOTICIAS peticionada por la parte actora. El fundamento invocado por la demandada radicó en que en el caso se produciría riesgo de confusión indirecta, puesto que la marca solicitada y la opositora, distinguen las clases internacionales 38 y 41, que pueden ser consideradas concurrentes. V) Que en relación a la cuestión sustantiva planteada en autos, el Tribunal por unanimidad y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, irá a una decisión anulatoria por entender de recibo los agravios de la parte actora. Recientemente, este Tribunal tuvo oportunidad de expedirse en dos expedientes (Fichas Nº 73 y 75/2009) planteados entre las mismas partes en los que se accionaba de nulidad contra dos resoluciones de la DNPI que desestimaron el registro de la marca “NOTICIAS TELESUR” y “NOTICIERO TELESUR” para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 41, peticionados por la actora (Sentencias Nº 872 y 906/2011). Los argumentos sustentados por las partes litigantes en los expedientes aludidos y en los presentes son prácticamente idénticos y los fundamentos expuestos por el Tribunal en las Sentencias Nº 872 y 906/2011, son trasladables en la causa y se consideran parte integrante de esta resolución. VI) Resulta de indudable aplicación el principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la Ley Nº 17.011 según el cual la propiedad exclusiva de la marca se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada. Y, si bien no puede dejarse de señalar que lo anterior tiene una importante y justificada excepción, desde que no resulta aplicable el principio de especialidad cuando concurren circunstancias que demuestran la posibilidad de confusión de unos productos con otros (Cf. BERTONE, Luis. E. CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2, pág. 97 y ss); no es menos cierto que en el presente caso dichos extremos no tienen lugar. En efecto, la marca prerregistrada “TELESUR” está inscripta en la clase internacional Nº 38 que comprende los servicios de telecomunicaciones, mientras que la marca desestimada “TELESUR NOTICIAS” lo es para la clase internacional Nº 41 referida a Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Los servicios que protegen ambas clases si bien pueden encontrarse relacionados, ya que por medio de telecomunicaciones se pueden trasmitir los servicios o productos a los que refiere la clase Nº 41, no resultan concurrentes. Además, los giros empresariales de la accionante y del titular de la marca prerregistrada no se superponen ni actúan en ámbitos similares. La empresa actora es una red de televisión con sede en Venezuela que presta servicios de información, formación y recreación para promover la integración de Latinoamérica; mientras que CRISOLUR S.A. presta servicios de call-center. VII) En consecuencia, es posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el registro, pues no se generaría confusión para los posibles consumidores, tanto respecto de los productos o servicios protegidos, como de su origen. A lo que cabe agregar que el público adquirente de ese tipo de productos o servicios usualmente presta una especial atención en su compra y son difícilmente engañables, atento a su selectividad (Cf. Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas”, pág. 191/192). Por tales fundamentos, el Tribunal FALLA : Ampárase la demanda y, en su mérito, anúlase el acto impugnado; sin especial condenación.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $U 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Monserrat, Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).