Sentencia Definitiva N° 960/2011

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de noviembre de 2011. No. 960 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MERIAL LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 397/05). RESULTANDO : I- Se procesa en autos demanda de nulidad contra la Resolución emitida el 30 de julio de 2004 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que dispuso la anulación de la patente de invención N° 13.370, solicitada bajo Acta N° 22.794 por la firma MAY & BAKER LIMITED, de Inglaterra, “derivados del n-fenilpirazol” (fs. 495 AA). Luego de detallar los aspectos relativos al agotamiento de la vía administrativa y su legitimación procesal, el demandante expresa que la resolución de fecha 12 de enero de 1993 que concedió el registro de la patente denominada “Derivados de N-Fenilpirazol” a la firma May & Baker Ltd. Creó a favor de la misma un derecho subjetivo a dicha patente de invención, tratándose de un acto administrativo de concesión que goza de la presunción de legitimidad y la afectación o vulneración de dicho derecho adquirido -a resultas de la petición de un tercero de anulación de dicho Derecho de Patente- debía respetar todos y cada uno de los principios sustanciales y formales de legalidad, estabilidad de los actos, de defensa, verdad material. Indica que la Administración soslayó la regla esencial de debido proceso “audi alteram partem”, en tanto se ha dictado el acto administrativo del 30 de julio de 2004 que dispone la anulación de la patente N° 13.370, sin que su titular ni su parte hayan tenido acceso a la totalidad de las actuaciones, sin que se haya tenido acceso a los fundamentos técnicos en los que reposó el dictado de la decisión, sin haber tenido acceso a los informes conclusivos de la causa y sin haber tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a dichos informes conclusivos ni producir elementos o pruebas y sin que se haya otorgado la vista previa que se solicitara a la Administración. Afirma que se padeció error por la oficina Europea de Patentes al consignar como fecha de publicación de la patente portuguesa PT 83971 el 1º de enero de 1987, siendo la fecha correcta de publicación el 30 de diciembre de 1987, efectuada en el Boletim Da Propriedade Industrial N° 6. Por tanto, la Patente referida no constituye un adelantamiento de novedad de la patente uruguaya N° 13.370, en tanto la fecha correcta de publicación de la patente portuguesa resulta en varios meses posterior a la fecha en que fue depositada la solicitud británica cuyo derecho de prioridad reivindicó la patente uruguaya (12.6.1987). Luego de controvertir aspectos técnicos respecto a la solicitud uruguaya y las europeas, manifiesta que la consulta por parte de los Examinadores de la DNPI al expediente EP295117B1, en particular de la reivindicación N° 2, demuestra que los procedimientos de preparación para el Fipronil, han sido considerados patentables por la EPO. II- Que, conferido el correspondiente traslado de la demanda, esta fue contestada a fs. 44 a 45 por el representante de la parte demandada bregando por su rechazo en virtud de que su mandante ha procedido conforme a derecho. Señala que del Informe de División patentes se desprende la conveniencia de anular la concesión oportunamente otorgada, en mérito a que la solicitud portuguesa afecta la novedad de las reivindicaciones originales, en base a las cuales se concedió el registro de la Patente de Invención. Alega que el informe efectuado por la Oficina Europea de patentes de la solicitud EP 0967206 equivalente a la solicitud nacional en cuestión, señala la solicitud portuguesa PT 83.971, como antecedente inhibitorio de la novedad del objeto de la misma, por lo que la patente nacional carece del requisito de novedad. III- Que a fs. 71 a 89 comparece Compañía Cibeles S.A. evacuando el traslado conferido por decreto N° 6927/2005 de fs. 47, manifestando que el procedimiento de anulación está regulado por la Ley de Patentes N° 17.164 y su Decreto reglamentario N° 11/000 y no por el Decreto 500/991 que rige el procedimiento administrativo común. Expresa que se han cumplido todas las instancias procedimentales preceptuadas por la normativa vigente. Señala que su representada reclamó la anulación de la patente N° 13.370, basada en la falta de cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su concesión, ajustándose en cuanto al derecho de fondo a la Ley N° 10.089 que regía a la fecha de concesión de la patente. Afirma que ante tal reclamo, la DNPI cumplió con la instancia procedimental de conferir traslado al titular y a la licenciataria de la patente, quienes tuvieron la oportunidad procesal de contestar la anulación y acompañar o solicitar el diligenciamiento de la prueba correspondiente. Indica que consultada la base de datos europea, se verificó que continúa el antecedente inhibitorio (PT 83971). Expresa que las consideraciones técnicas vertidas se centran en cuestiones ajenas al tema de la novedad de la invención. Concluye que, más allá del cuestionamiento referido a la novedad de la invención, debe tenerse presente que la patente adolece de vicios como consecuencia de que no se dio cumplimiento a las condiciones y requisitos de patentabilidad. IV) Que se abrió el juicio a prueba (fs. 101), habiéndose diligenciado la que surge certificada a fs. 238 V- Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 260 a 270 vta. y 297, respectivamente) alegando de bien probado el tercerista a fs. 279 a 294. VI- Que, conferida vista a la Sra. Procuradora del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 922/10 de fs. 331 a 332), se citó a las partes para sentencia (fs. 334), la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos, para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto (arts. 4 y 9 de la ley 15.869). II) Tal como surge de los Resultandos previamente reseñados, se demanda la anulación de la Resolución dictada con fecha 30 de julio de 2004 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la que se dispuso la anulación de la patente de invención Nro. 13.370 solicitada por la firma MAY & BAKER LIMITED, “derivados de n- fenilpirazol” (Antecedents Administrativos, fs. 495). III) También emergen de aquellas citadas resultancias las respectivas alegaciones de las partes, a las que corresponde remitirse “brevitatis causae”. IV) Liminarmente corresponde que el Tribunal se expida acerca de la legitimación causal de la actora, la que, si bien no fue cuestionada en estas actuaciones, debe ser analizada en tanto de las actuaciones administrativas aportadas al proceso surge que la titular de la patente es una firma distinta de la compareciente.- Sin embargo, conforme los dichos de ésta -los que no han sido controvertidos- (ver asimismo informe de fs. 10 de los Antecedentes Administrativos, carpeta rosada), por resolución de la DNPI del 3 de marzo de 2004 se autorizó la inscripción de Licencia de la Patente en estudio, a su favor. En virtud de ello, cabe concluir que la demandante se encuentra legitimada para incoar la presente acción de nulidad. V) En segundo término, respecto de los agravios de índole formal expresados por la accionante -los cuales tienen relación con la supuesta vulneración del principio del debido proceso-, se entienden los mismos de rechazo en tanto el procedimiento seguido para la tramitación de la solicitud de anulación de la patente cumplió íntegramente con lo previsto por la ley 17.164 y su decreto reglamentario Nro. 11/000, habiéndose otorgado a la actora las garantías procedimentales correspondientes. VI) Ingresándose al fondo de la cuestión debatida, se arriba a la conclusión de que la resolución impugnada, mediante la cual se resolvió la anulación de la Patente de Invención Nro. 13.370 es inválida por error o falsedad de sus motivos. En efecto: surge de los antecedentes agregados a la causa que la decisión adoptada por la DNPI de anular la patente uruguaya Nro. 13.370 se fundó exclusivamente en la falta de novedad de las reivindicaciones contenidas en la misma, en mérito a la existencia de un antecedente portugués de fecha 1º de enero de 1987, el cual resulta previo a la prioridad británica de fecha 12 de junio de 1987 invocada en la solicitud nacional. En tal virtud, resulta claro que en caso de probarse la falsedad, el error o la inexistencia de dicho motivo, ello determinaría la invalidez de la resolución impugnada, justamente por verificarse falso, erróneo o inexistente el motivo invocado para su dictado. Pues bien: del certificado expedido por el Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal que luce a fs. 106 de autos y ha sido ratificado por la propia División Patentes de la Administración demandada en sendos informes emitidos en vía recursiva (los cuales se encuentran agregados a fs. 7 a 10 de la carpeta de prueba de color rosada), corresponde entender probado que la fecha de publicación de la solicitud portuguesa PT 83.971 fue la de 30 de diciembre de 1987 y no la de 1º de enero del mismo año.- Por lo tanto, la referida solicitud portuguesa no constituía un antecedente de la solicitud nacional, cuya prioridad databa del 12 de junio de 1987, y en consecuencia, no obstaba a la novedad de la reivindicación uruguaya. En tal sentido, en el primero de los informes a los que se hizo referencia, la División Patentes señala: “La solicitud portuguesa PT 83.971, que fuera considerada como antecedente inhibitorio de la novedad de la UY 22.794 fue publicada con fecha posterior a la prioridad reclamada por la solicitud uruguaya. Por tanto, no podría ser considerada como antecedente y no afectaría su patentabilidad” (fs. 7 ibídem). En consecuencia, emerge de la prueba reunida en autos que el motivo invocado en su momento por la Administración para anular la patente uruguaya Nro. 13.370 es inexistente o si se quiere erróneo, lo cual conduce irremisiblemente a la invalidez de la resolución adoptada y resistida. En efecto, como lo destaca CAJARVILLE. “Si los hechos operantes como supuesto normativo o motivos del acto administrativo no existen o no son como la Administración pretende el acto está viciado por inexistencia de los motivos” (“Dos Estudios de Derecho Administrativo”, pág. 86). Correspondiendo adicionar que la propia Administración admitió como válido, luego de dictado el acto, el argumento central de la actora de que la publicación de la patente portuguesa es posterior y no anterior a la prioridad de la patente uruguaya, aconsejando la revocación parcial del acto recurrido y aquí impugnado (Antecdts. Admtvs., fs. 10- 12).- Lo que constituye entonces un reconocimiento por parte de la Administración de un error que afecta irremediablemente la veracidad de los hechos considerados y fundantes del acto administrativo resistido. Lo expuesto no obsta a que la Administración reformule el acto, pudiendo anular o mantener la patente concedida, atendiendo a distintas reivindicaciones contenidas en aquélla, pero diferentes a la carencia de novedad fundada en la pre-existencia de la patente portuguesa citada supra. Por los expuestos fundamentos y de conformidad con los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda, y, en ese mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin condenación procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $U 23.000 (pesos uruguayos veintitrés mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Monserrat (r.), Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dra. Sassón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).