Sentencia Definitiva N° 305/2011

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de abril de 2011. No. 305 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PENINO Y CORONA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 147/08). RESULTANDO : I) Que con fecha 7 de marzo de 2008 comparecieron Nelson Ariel y Diana PENINO GUARDIA, en representación de la empresa accionante, promoviendo demanda anulatoria contra la Resolución de fecha 10 de abril de 2007, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la cual se concedió el registro de la marca “SKI COLA” (mixta) por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “COLA”, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. N° 32, a la firma KARIN M. ENS de Uruguay. Considera que debe procederse a la anulación de la concesión procesada en mérito a que en la emergencia no se cumplen con las condiciones de novedad y distintividad de la marca a registrar según establece el art. 6° de la Ley N° 17.011, pues la concedida se asemeja a la pre registrada por la empresa accionante “SKI PENINO y CORONA” (denominativa) y “SKI” (etq. mixta) que protegen las Clases Nos. 29, 30 y 31. Afirma que si bien las marcas en pugna presentan un diseño gráfico particular, debe relegarse a un segundo plano pues el elemento denominativo en ambas es idéntico. Dentro del conjunto, el elemento de mayor relevancia, y por ende el que recala en la memoria del consumidor, es el denominativo “SKI”, por lo que el análisis de confundibilidad no puede desconocer tal circunstancia. Entiende que la marca concedida incorpora un elemento diferente (“COLA”), pero éste resulta genérico para la clase de productos que pretende distinguir. Considera que la peligrosa semejanza de las marcas, tratándose de productos estrechamente vinculados y por ende dirigidos al mismo público consumidor, provocará sin duda alguna la confusión en el público poco atento. Enfrentado a ambas marcas el consumidor podrá entender que se trata de un nuevo producto de la empresa accionante o que los productos se encuentran de alguna forma vinculados. II) Al evacuar el traslado de la demanda, el Ministerio de Industria controvirtió la ausencia de los requisitos de novedad y distintividad exigidos por la Ley marcaria en la emergencia. En este sentido, manifestó que en el cotejo de la marca pre registrada “SKI PENINO y CORONA” es acompañada de un esquiador en un paisaje montañoso y la solicitada “SKI COLA” tiene una etiqueta con letras especiales en la que se reivindican los colores azul, celeste, rojo, gris y blanco. Asegura que de la impresión que generan los conjuntos no surge la posibilidad de confusión. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 67 y alegaron las partes por su orden a fs. 69 a 72 y 75, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 324/2010 de fs. 78), aconsejó el rechazo de la demanda; se llamó para sentencia pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes (art. 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. II) Se procesa en autos, el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10 de abril de 2007, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “SKI COLA” (Acta No. 347.111), sin derechos privativos sobre el término “COLA”, a favor de la firma KARIN M. ENS de Uruguay, para distinguir “gaseosas y bebidas no alcohólicas de sabor cola” pertenecientes a la clase internacional N° 32. La actora, impugna el registro, en base a la existencia de su marca pre-registrada “SKI Penino y Corona” en las clases 29, 30 y 31, acta N° 316.025 (A.A., fs. 17 y 21, Carpeta “A”). III) Los argumentos sustentados por las partes, se encuentran explicitados en el capítulo de RESULTANDOS de este pronunciamiento definitivo, al cual corresponde remitirse “brevitatis causae”. IV) Por dictamen No. 324/10, la Procuraduría del Estado aconsejó la confirmación del acto administrativo impugnado; y en lo sustancial dijo: “Las marcas que realmente están en pugna son la prerregistrada “SKI PENINO Y CORONA” con una presentación gráfica peculiar (ver fs. 24), con la denominación “SKI COLA” (fs. 28 AA). La pre-registrada no es SKI como dice el actor sino “SKI Penino y Corona” y por tanto las diferencias tanto gráficas como fonéticas son por demás evidentes”. V) El Tribunal, por unanimidad de sus miembros y compartiendo el dictamen del Sr. Procurador del Estado, confirmará la resolución impugnada; y ello, por las razones que se explicitarán seguidamente. VI) Análisis de la marcas en conflicto. En primer lugar, cabe precisar -como lo señala el Sr. Procurador del Estado en su dictamen a fs. 78 vto-, que las marcas que se encuentran en pugna son: por un lado, “SKI PENINO y CORONA” y, por otro, “SKI COLA”. Es decir que, si bien el accionante alude a que su marca pre- registrada es “SKI”, en puridad la marca de la que es titular del registro es “SKI PENINO y CORONA”. A juicio del Tribunal, de la comparación de ambas marcas, se advierte que se está frente a dos marcas claramente diferenciables, tanto desde el punto de vista gráfico, como conceptual y fonético, lo que habilita su coexistencia en el registro como en el mercado. VII) Las diferencias gráficas. Emerge del formulario de solicitud de las marcas en pugna (fs. 18 y 24 A.A. Letra “A”) la existencia de inequívocas diferencias entre cada una de las marcas analizadas, lo que se ajusta a la previsión normativa del art. 6 de la ley 17.011; de este modo, si el observador se detiene en las diferencias que presentan los logos utilizados, se aventa cualquier posibilidad de confusión. Así, mientras en el signo solicitado aparecen las palabras “SKI COLA”, ambas ligeramente inclinadas de abajo hacia arriba, sobre un fondo con variados colores (celeste, azul, rojo, gris y blanco), en la marca pre-registrada aparece el término “SKI” prácticamente incrustado en el dibujo (en el que se observa a una esquiadora descendiendo de una montaña) y debajo del dibujo lucen las palabras “PENINO y CORONA”. VIII) Las diferencias ortográficas. Si bien es cierto que los elementos denominativos suelen predominar aún en los signos mixtos, de todos modos, en este caso existen trascendentes diferencias también en el aspecto ortográfico, ya que aunque el vocablo “SKI” se repite en ambas marcas, los restantes términos “COLA” y “PENINO y CORONA” son sustancialmente diferentes. Por la misma razón, también existen diferencias claras en el plano fonético, todo lo cual impide la posibilidad de confusión. Como se ha sostenido reiteradamente por la Sede, “las marcas deben ser consideradas en su integridad y, no desmembrándolas en partes componentes a los efectos de su análisis, el cual debe involucrar, además, un cotejo sucesivo y pre-reflexivo; todo ello conduce a concluir que existen claras diferencias gramaticales y fonéticas, más allá de la presencia de un término común” (Cfme. sentencia No. 417/2010). IX) Principio de especialidad. Es preciso señalar que, en el caso de autos, se trata de marcas destinadas a proteger productos que responden a clases internacionales diferentes, que refieren a tipos razonablemente diferenciables entre sí. A saber: Por un lado, la accionante, posee registrada su marca mixta “SKI PENINO y CORONA” (Acta N° 316.025, fs. 24), en las clases: N° 29 (Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles); N° 30 (Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo); y, la N° 31 (Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta). Por su parte, la solicitante de la inscripción de la marca “SKI COLA”, peticionó el registro de su marca, en la clase internacional N° 32 (fs. 28). Lo mencionado anteriormente, conlleva directamente a considerar el principio de especialidad recibido por el art. 11 de la Ley No. 17.011; especialidad, que es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los productos designados en la solicitud de registro, porque como ya lo ha expresado el Tribunal en otro pronunciamiento definitivo anterior, una marca no otorga normalmente un monopolio legal absoluto, sino circunscrito a un determinado sector económico, acotado por la universalmente aceptada regla de la especialidad (Sent. 417/2010). En otras palabras, la marca no puede registrarse para proteger indiscriminadamente cualquier mercadería y/o servicio: la marca sólo protege los artículos para los que ha sido registrada; y el titular no puede, en principio, oponerse al registro de una marca semejante, destinada a distinguir artículos distintos. Y, si bien no puede dejarse de señalar que lo anterior tiene una importante y justificada excepción, desde que no resulta aplicable el principio de especialidad cuando concurren circunstancias que demuestran la posibilidad de confusión de unos productos con otros (Cf. BERTONE, Luis. E. – CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2”, pág. 97 y ss.); no es menos cierto que en el presente caso dichos extremos no tienen lugar. En definitiva, los agravios de la actora no son de recibo, pues lo diseños y el conjunto en general de las marcas en conflicto, están bien diferenciados. A criterio de la Corporación, la solicitud es novedosa, no tiende a inducir en error al público consumidor y tampoco se configuran los extremos que habilitan el quiebre del principio de especialidad que rige en el derecho marcario. En consecuencia, analizada la demanda integralmente, resulta claro, que el acto enjuiciado es ajustado a Derecho, correspondiendo entonces su confirmación. Por los fundamentos expuestos, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y en virtud de lo establecido en el art. 309 de la Constitución de la República y los artículos 22 a 25 de la Ley 15.524, el Tribunal, por unanimidad de sus miembros. FALLA : Desestímase la demanda incoada; y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Monserrat, Dr. Lombardi, Dr. Preza (r.), Dr. Harriague, Dra. Sassón Dr. Marquisio (Sec. Letrado).