Sentencia Definitiva N° 1041/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de diciembre de 2010. No. 1.041 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 721/08). RESULTANDO : I) Que con fecha 12 de setiembre de 2008, compareció la Dra. Virginia CERVIERI, en representación de la sociedad accionante promoviendo demanda anulatoria contra la Resolución dictada por la DNPI de fecha 16 de abril de 2007, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “GREEN” para distinguir los productos de la Clase Int. Nº 34, sin derechos privativos sobre el término “GREEN”. Afirma que con dicha marca busca proteger determinados productos de la clase internacional 34, a saber: “Tabaco en bruto o manufacturado, incluyendo cigarrillos, cigarrillos, tabaco para liar cigarrillos propios, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco rapé, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos de fumadores, incluyendo papel de cigarrillos y tubos, filtros de cigarrillo, latas de tabaco, estuches de cigarrillos y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o bañados con éstos; pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores, fósforos”. Se agravia del acto impugnado en cuanto concedió el registro sin derechos privativos sobre el término “GREEN” por considerar que encuadra dentro de algunas de las hipótesis de nulidades absolutas que surgen de los numerales 9, 10 y 11 del artículo 4º de la Ley 17.011. Sostiene que la marca solicitada no describe la naturaleza de los productos incluidos en la clase en cuestión, tampoco existe un género de productos de la clase 34 denominado GREEN, y menos aún indica tal término la especie de un producto incluida en tal clase, ni ha pasado al uso general. II) La demandada en su contestación expresa, que desde el punto de vista formal el acto fue recurrido en tiempo y forma, el último de los cuales continúa el trámite dado que la actora todavía no ha acreditado la personería invocada (art. 24, Decreto 500/991). En cuanto al fondo señala que la marca en cuestión únicamente es registrable en los términos del art. 7 de la Ley 17.011 de 25/9/1998, que establece: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10º), 11º) y 12º) del artículo 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Concluye que sin la limitante referida, el signo en cuestión no es registrable, considerando, fundamentalmente, los artículos que integran la referida clase. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 51 y alegaron las partes por su orden a fs. 53 a 54 vto. y 61. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen Nº 1107/09 de fs. 64), aconsejó la confirmación del acto atacado; se llamó para sentencia y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que en autos se procesa l a demanda de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 2007, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GREEN” (mixta), para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional 34 por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 35 v. de autos). Los agravios de la actora, así como la contestación del Ministerio demandado, constan in extenso en el correspondiente capítulo de Resultandos, al que cabe remitirse a fin de evitar innecesarias repeticiones. Sustancialmente la accionante impugna la denegatoria al uso privativo del término “GREEN” en los productos de la clase solicitada, invocando el art. 4º de la ley 17.011, y aduce que la marca no describe la naturaleza de tales productos, ni ha pasado al uso general. III) Que la Corporación, con sus actuales integrantes, ha tenido oportunidad de pronunciarse en época reciente en dos casos prácticamente iguales al que se procesa en autos, en los que la misma actora impugnó actos de la demandada (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) que concedían el registro de marcas para la clase internacional 34, sin derechos privativos sobre el término “green”. Tales marcas eran “G Green filters 5 class A cigarettes menthol” , y “G Green” (Sents. 256/09 y 270/09). De manera que, teniendo la presente contienda un supuesto igual al de los casos referidos, el Tribunal se permite remitir a los fundamentos expuestos en dichos fallos, los que se consideran parte integrante del presente pronunciamiento. Sin perjuicio de ello, se habrán de transcribir los argumentos medulares que sustentan esta posición. “Expresan con acierto MERLINSKI – SALAVERRY, que la capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo marcario, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas; en particular, aquéllas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4º de la Ley Nº 17.011. Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Se está frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, nos encontramos ante denominaciones que no tienen ninguna capacidad o aptitud distintiva; que no permiten diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de las cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca (Cf. Ricardo MERLINSKI – Lucía SALAVERRY: “Las Marcas en el Uruguay”, Pág. 37). Se considera entonces que, a poco que se examine con detención el término en cuestión, es posible advertir que se trata de uno propio de la lengua inglesa, pero que dada la difusión de la misma en nuestro país su contenido semántico no resulta opaco para el grueso de la población, ya que fácilmente se entiende que “GREEN” se traduce por “VERDE” al idioma castellano (art. 4 num. 12 de la Ley Nº 17.011). Y, precisamente, la circunstancia de haberse solicitado el registro de la marca mencionada para la protección de productos de la Clase Int. 34 (omissis), hace que no le asista razón a la Administración demandada cuando afirma que ese término “GREEN” es descriptivo de los productos llamados a proteger por la marca cuyo registro se concedió, y menos, cuando expresa que el mismo carece de fantasía”. IV) Más adelante, en relación al probable carácter evocativo de la marca y su incidencia en el registro, el Tribunal sostuvo: “El término “GREEN” tampoco se trata de uno de naturaleza francamente “evocativa” de todos los productos de la Clase Int. 34 que vienen de referirse, desde que a lo sumo resultaría ser evocativo -entendiéndose por tales, aquellos que únicamente “provocan en el público una idea relacionada con el producto que distinguen o con sus propiedades” (Luis E. BERTONE – Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/ 1”, Pág. 300)-, de los cigarrillos mentolados en la medida que concita cierta asociación mental en el consumidor. Pero, mayormente, el que nos ocupa, en todo caso es evocativo de cuestiones ecológicas vinculadas al medio ambiente. Demás está decir que el carácter evocativo de una marca no impide su registro; aunque no es menos cierto que, debilita el ámbito de validez de la marca, pues el titular del registro no puede impedir que otros usuarios logren resultados evocativos similares”. Asimismo, el Tribunal entendió que “…tampoco resulta posible ubicar el término “GREEN” en la previsión del numeral 10 del citado art. 4, dado que en forma alguna es pasible de entenderlo como una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos protegidos, o la clase, género o la especie a la que pertenecen. Una denominación genérica es aquel vocablo imprescindible para indicar o denominar determinado producto o servicio en general; es decir, es la designación única y necesaria del mismo, lo cual es imposible en el caso del término o vocablo de referencia. Pero además, resulta del examen detenido del vocablo cuestionado en autos, que se trata de uno no carente de “fantasía” (art. 4º num. 11, Ley Nº 17.011); entendida ésta como el atributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o, por la ausencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger (Cf. MERLINSKI – SALAVERRY: Op. Cit. Pág. 23)”. V) Por último, la Sentencia 270/09 señala una circunstancia inherente a lo actuado por la Administración, que concluye la cuestión debatida. En efecto, dicha circunstancia refiere a la conducta contradictoria de la Administración al haber concedido el registro de marcas similares a la solicitada por la actora, aunque en esos casos con derechos privativos sobre términos tales como “RED” (Acta 334.513); “BLUE” (Acta 334.307, y Acta 334.511); y hasta “GREEN” (Acta 334.512). Todo lo cual se señala como una flagrante violación al principio de igualdad consagrado por el art. 8 de la Carta. En suma, como lo hiciera en los precedentes citados, el Tribunal considera -aunque esta vez por mayoría legal- que la volición resistida no se ajusta a derecho desde que la marca solicitada y registrada “…no es una expresión genérica, descriptiva ni falta de fantasía respecto de los productos de la Clase Int. 34 llamados a distinguir o proteger” , lo que torna ilegítimo denegar el uso privativo del término distintivo del registro. Por estos fundamentos y en mayoría, el Tribunal FALLA : Amparando la demanda y, por ende, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil ). Y, oportunamente, archívese. Dra. Sassón, Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza (d.), Dr. Harriague, Dr. Monserrat. Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Preza. Discorde: Aún reconociendo el margen de opinabilidad que implican las cuestiones del Derecho Marcario, considero que la Dirección del Registro ha aplicado correctamente las normas vigentes (arts. 4 y 7 de la ley 17.011).- Aclaro que no me vinculan los precedentes jurisprudenciales del Cuerpo, que emitieron decisión respecto del vocablo “Green”, pues en aquellas sentencias, el Tribunal reconoció la originalidad y creatividad de las frases construidas -basta analizarlas en cada caso-; pero, lo que no es posible por Derecho, es asignarle derechos exclusivos a determinada empresa, en la utilización de la palabra “green”. De prosperar la pretensión anulatoria que promueve la actora, a partir de ahora, ninguna empresa en el futuro, podrá utilizar el término “green” para inscribir como marca, referida a la clase 34, ninguna frase, por ingeniosa que fuere, que incluya la palabra “green”; pues con la decisión que sustenta la mayoría del Cuerpo, que anula la Resolución de la Dirección del Registro -que, a mi modesto entender, con todo acierto negó derechos privativos a la utilización del vocablo de referencia-, al hacerlo, en cierta manera quiso corregir la Administración, errores del pasado, en precedentes marcarios que se refieren en la sentencia No. 270 de fecha 2/6/2009, de este Tribunal.