Sentencia Definitiva N° 775/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de setiembre de 2010. No. 775 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DIVINO S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 312/08). RESULTANDO : I) Que con fecha 7/4/08, compareció la accionante entablando demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10/4/2007, por la que se concedió el registro de la marca “DIVINE BY NUVO” para identificar los productos de la clase Int. 3 sin derechos exclusivos sobre “DIVINE BY”. Manifestó que es titular de los siguientes registros marcarios: “DIVINO” No. 337.125, “DIVINO” No. 338.351, “DIVINO” No. 350.995, “DIVINO” No. 305.455 y “DIVINO” No. 326.733, registró su marca en todas las clases posibles a efectos de tener la exclusividad de dicha denominación, a pesar de los costos, evitando un desprestigio de su inversión. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió las marcas detalladas ut-supra con derechos privativos sobre todos su términos, lo que supone que el término no puede estar incluido en posteriores registros marcarios a nombre de otras personas. Indicó que con fecha 20/8/04 la firma Nuvó Cosméticos S.A. solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el registro de la marca “DIVINE BY NUVO” No. 356.684 para distinguir los productos de la clase internacional 3, dicha Dirección resolvió conceder el registro solicitado, entendiendo que las marcas en pugna no poseían similitudes gráficas, fonéticas ni conceptuales, es decir que no son confundibles. Ello provocó en definitiva y en forma indirecta una modificación de los derechos oportunamente otorgados. Expresó que “DIVINE by Nuvó” importa un serio riesgo de confusión respecto de “DIVINO”, ya que la expresión medular en cuestión es gráfica y fonéticamente de gran similitud, y se protegen los mismos productos. Debe tenerse presente que lo relevante no es el conjunto sino la impresión del conjunto. La marca concedida “DIVINE by Nuvó” reproduce o imita parcialmente la marca “DIVINO” ya que incluye el único término que la compone, y lo hace en forma sustancial siendo los demás términos meramente accesorios. II) Con fecha 11/6/08, a fs. 15 compareció la Administración demandada, contestando la demanda en traslado y solicitando su desestimación. Entendió que se ha procedido en la especie conforme a derecho, que en las marcas en pugna existen diferencias exigidas por la ley de marcas, pues apreciadas en su conjunto no despiertan una misma impresión, lo que impide que puedan incurrir en riesgo de confundibilidad. Por último, dado que la sentencia puede afectar derechos de terceros, solicitó se confiriese traslado al titular del registro impugnado: NUVÓ COSMÉTICOS S.A.. III) Cumpliendo con dicha solicitud, por auto No. 5220/2008 de fecha 20/6/08, se confirió traslado al tercerista (fs. 20), quien no lo evacuó. IV) Abierto el juicio a prueba por auto No. 7315/2008, de fecha 5/9/08, se produjo la certificada a fs. 66, correspondiendo a la parte actora la producida de fs. 28 a fs. 62, y a la parte demandada la producida de fs. 63 a fs. 65. Al expediente principal se agregó por cuerda una pieza documental en 32 fojas, conteniendo los antecedentes administrativos. V) Cumpliendo con el designio legal, a continuación alegaron de bien probado las partes por su orden, haciéndolo la actora a fs. 68 y la demandada a fs. 74. VI) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 920/2009 a fs. 77 y vto.) aconsejó confirmar el acto impugnado. VII) Por auto No. 10252/2009, de fecha 17/11/09, se citó a las partes para sentencia (fs. 79), pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la ley 15.869), para el correcto accionamiento de nulidad. II) Tal como surge de los Resultandos previamente enumerados, se demanda la anulación de la resolución dictada con fecha 10/4/2007 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se concedió el registro de la marca “DIVINE BY NUVO” para identificar los productos de la clase Int. 3, sin derechos exclusivos sobre “DIVINE BY” (Antecedentes Administrativos, fs. 18 vta.). III) También emergen de aquellas resultancias citadas las respectivas alegaciones de las partes, a las que corresponde remitirse, “brevitatis causae”. IV) El Tribunal -con la modificación del criterio sustentado por alguno de sus integrantes ante casos similares por un nuevo examen de la cuestión planteada-, habrá de confirmar, con la mayoría de votos exigida legalmente, el acto resistido. En efecto, es criterio pacíficamente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de la Sede, que la confundibilidad entre marcas debe verificarse por el conjunto, en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor y atendiendo a sus semejanzas; ello es decir, que se deben apreciar “as a whole”, y no meramente cotejando semejanzas parciales.- Porque si bien es cierto que apenas la última letra del término en cuestión (“Divino” vs. “Divine”) difiere entre una y otra, no puede dejarse de considerar que el signo cuyo registro se procesa en autos incluye asimismo el nombre de su titular, la que se trata de una conocida firma internacional de cosméticos y cuya impresión de conjunto se relaciona inequívocamente para el consumidor con los llamados “productos de belleza”, propios de la clase 3. En tal sentido, el caso es similar a otro ventilado ante este Tribunal, en los que la misma empresa accionante impugnó el registro de signos tales como “Divina 21 Urufarma” y “Divina 28 Urufarma”, autorizados para designar anticonceptivos orales, y que fueron resueltos por el Cuerpo a través de la sentencia confirmatoria 240/2008; en el citado pronunciamiento, la Corporación expresó que “la actora es titular de los registros marcarios “DIVINO” que cubren las clases internacionales 1 a 42 con derechos privativos sobre todos sus términos, provocando el registro, en forma indirecta, una modificación de los derechos otorgados a su mandante sobre su marca (pero) en un caso, se trata de artículos farmacéuticos, mientras que la otra comercializa colchones y afines”, criterio trasladable a los presentes obrados, donde la puja se produce con artículos de cosmética, ajenos, notoriamente, al giro comercial de la actora. Así, el consumidor no va a asociar muebles o colchones a una crema de belleza ni a un lápiz de labios y viceversa. No pudiendo existir, entonces, y en definitiva, confundibilidad entre las marcas en pugna. Por los expuestos fundamentos, con la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, y de conformidad con lo preceptuado en los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestímase la demanda, y, en tal mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos recibidos y archívese. Dra. Sassón, Dr. Lombardi (d.), Dr. Preza, Dr. Harriague (d.), Dr. Monserrat (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Lombardi: Discordia del Dr. Harriague: Discorde: La actora funda su agravio en la confundibilidad existente entre la marca concedida y cuyo registro impugna “DIVINE BY NUVO”, otorgada a NUVO COSMÉTICOS S.A. bajo acta 356.684, por el conjunto y sin derechos privativos sobre los dos primeros términos para proteger artículos de la clase internacional Nº 3 y su signo pre-registrado en todas las clases “DIVINO”. En las sentencias 159/2006, 185/2008 de las que el suscrito fue redactor, así como en la discordia de la sentencia 240/2008 (actualmente a estudio de la revisión interpuesta), y al integrar la sentencia 164/2006, se ha sostenido el amparo de la pretensión de la actora ante impugnaciones de marcas similares por entender que existía riesgo de confusión. Resultan plenamente trasladables al caso de autos las consideraciones de la sentencia 185/2008, donde se expresaba respecto de la impugnación de la marca “DIVINA 21 URUFARMA (etq.)”: “Sabido es, que en razón de la función distintiva que debe cumplir la marca, se hace necesario que el signo cuyo registro se pretende sea claramente distinguible de los que fueron registrados con anterioridad, debiéndose excluir consecuentemente, no sólo las marcas idénticas a las ya admitidas, sino incluso aquellas que presentan con las anteriores, rasgos de “similitud confusionista”. Porque, en puridad, las marcas no se estudian y cotejan por el sólo fin de declarar si se parecen o no, sino porque a través de ese parecido pueden resultar comprometidos principios fundamentales de la vida del comercio (Cf. BERTONE, LuIs Eduardo - CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2”, Págs. 28/29).” “Y, más allá que también a su respecto a lo que debe atenderse es la semejanza de conjunto, no puede ignorarse en el casus, que en el signo cuestionado, verbalizado principalmente, y constituido por dos palabras y un número, según la descripción antes consignada, lo que se destaca en forma por demás notoria concitando sobre ello la máxima atención del público consumidor, es la expresión “ DIVINA 21 ”, en la medida que la restante palabra -que identifica a la propia firma dueña de la marca- carece de cualquier preponderancia a los efectos de este examen comparativo, por las circunstancias ya apuntadas. Es así, que de los términos que se aprecian notablemente resaltados, debe convenirse que resulta que la atención mayoritaria se la lleva la palabra DIVINA, ya que el término restante sólo atiende a una cifra numérica, que es genérica y no registrable en forma exclusiva. El Dr. Mario Lamas ha señalado con todo acierto que, “no podría concederse el registro a una marca idéntica o semejante a uno de los términos de otra previamente registrada, si el o los elementos agregados son claramente secundarios respecto del primero” (Rev. de la Propiedad Industrial, No. 11, Pág. 22). Precisamente, en estos casos excepcionales, cabe recurrir a la teoría del mot vedette , la cual señala que es el elemento protagónico el que debe ser confrontado. BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS expresan, que en apoyo de este principio, se indica que una de las finalidades de la ley marcaria es cohibir posibles confusiones que se producirán teniendo en cuenta que el consumidor atendería únicamente al elemento preponderante o decisivo de una marca compleja (Op. Cit. Págs. 48/49). Y, a poco que se ingrese al cotejo de este elemento preponderante con la única palabra que compone el signo de la parte actora, se comprobará que en puridad se trata del mismo vocablo DIVINO/A, desde que la acepción femenina del vocablo no varía las cosas y, más aún, conserva idéntico significado ideológico.” En estos autos, el registro que se procesa tampoco se distingue claramente, del pre-concedido a favor de la actora, en la misma clase. La marca “DIVINE BY NUVO”, al ser denominativa, ni siquiera cuenta con un logo que pudiera aportar a una real diferenciación entre los signos. Y respecto al punto de vista gráfico y fonético, está claro que la expresión en inglés “DIVINE”, resulta ser una locución que sortea fácilmente la “prueba de opacidad” para el consumidor medio, quien fácilmente puede penetrar su sentido, identificando que su significado es precisamente “DIVINO”. En cuanto a “BY NUVO”, cabe la misma consideración de la sentencia citada, puesto que el nombre de la dueña de la marca (en aquel caso urufarma y en este nuvó cosméticos) nada aporta a la distinción, ni quita peso al término preponderante “divine”, y respecto a la preposición “by” (cuya traducción es “de”), sólo indica la pertenencia o autoría de la empresa registrante. En suma, y puesto que el uso de la marca no es exigido en la ley para la protección de los registros concedidos, se estima que debe ampararse la demanda, por ser cierto el riesgo de confusión objeto de agravio, entre las marcas cotejadas.