Sentencia Definitiva N° 722/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 16 de setiembre de 2010. No. 722 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KRAFT FOODS URUGUAY S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 276/08). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 8/6/2007 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS (etq.)” por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que lo componen (Acta Nº 358.722), a favor de la firma Alco Mundo S.A., de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales 30 y 43. Afirma que dedujo oposición contra el registro de autos por razones de confundibilidad con el registro de la notoria marca de su propiedad “FAMOSA” (Etiq.), que distingue los productos de la clase Int. 30. Señala que el signo propiedad del compareciente es muy anterior a la solicitud de la marca “EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS” (Etiq.), por lo que la oposición deducida se ajusta a derecho porque es titular de un registro anterior con el que la marca concedida se confunde. Dice que lejos de darse las claras diferencias exigidas por la ley, las marcas enfrentadas son claramente confundibles, especialmente teniendo en cuenta que la marca ahora concedida incorpora totalmente su notoria marca, por lo que es un hecho que los consumidores puedan asociar ambos productos, creyendo que los mismos tienen un origen empresarial común. Agrega que la marca ahora concedida disminuye notoriamente el carácter distintivo de su signo, ya que resulta gráfica y fonéticamente confundible con aquél. II) El demandado en su contestación expresa, que es correcto que por la resolución impugnada se concedió el registro de la marca “EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS” por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen. Sostiene que entre las marcas en pugna EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS, y FAMOSA, existen las claras diferencias exigidas por la ley de marcas, pues apreciadas en su conjunto no despiertan una misma impresión, lo que impide que puedan incurrir en riesgo de confundibilidad para el público consumidor, en base a la existencia de suficientes diferencias gráficas, fonéticas, visuales y conceptuales. Solicitó se dé noticia del accionamiento promovido al titular de la marca concedida. III) Compareció como tercerista Alco Mundo S.A., la que manifiesta que como afirma la accionante la marca EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS (etq.), fue concedida por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, para proteger las clases internacionales 30 y 43. Dice que dicha concesión se basó en el informe de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concluyó que entre las marcas objeto del litigio, existían claras diferencias. Señala que por más esfuerzo dialéctico que realice la contraria, no existe ninguna posibilidad que la marca FAMOSA pueda ser confundida o siquiera asociada con la marca EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS. Sostiene que la marca cuya concesión fue aprobada es de carácter mixto, componiéndose de varias palabras las que forman parte de un logo en el que se destacan las formas y los diversos colores, utilizando elementos de diseño que dieron como resultado un signo totalmente original, único y diferente a cualquier otro. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 44, y alegaron las partes (fs. 46-48 y 51). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 493/2009), se llamó para sentencia y giraron los autos estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley Nº 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Se impugnó de nulidad la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de fecha 8 de junio de 2007, por la cual se concedió el registro de la marca “EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS (etq)” por el conjunto marcario y sin derechos privativos sobre los términos que la componen, a la firma ALCO MUNDO S.A., (Acta 358722), para proteger productos de la clase internacional Nº 30 según detalle y Nº 43 (fs. 15 AA).- El cuestionamiento planteado por la accionante refiere a que es propietaria de la marca “FAMOSA” que distingue productos de la Clase Int. 30 (harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, entre otros), siendo su registro muy anterior a la solicitud de la marca que se impugna, con la que afirmó se confunde y afecta su derecho de propiedad, lo que impide su coexistencia pacífica en el registro marcario.- III) En opinión de la Corporación, y sin dejar de reconocer lo opinable que siempre comporta el tema que nos ocupa, se debe desestimar la demanda y, en su mérito, confirmar el acto procesado, por entender que, con relación al signo marcario en discordia, los requisitos legales habilitantes de su registrabilidad no se han visto vulnerados (arts. 1 y 6 de la Ley Nº 17.011), y no se aprecia que exista el riesgo de confusión en que la promotora de la acción basa su pretensión. La registrada, se trata de un conjunto marcario compuesto de distintos términos donde la palabra “Famosas” es el único similar al de la marca de la actora, y la regla de principio en esos casos establece que la marca debe ser examinada como un “todo” sin descomponerla en sus elementos constitutivos (S. Rippe, La Propiedad Industrial en el Uruguay pág. 319).- Por su parte, el hecho de que presente ciertos elementos comunes, no es suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua.- Es en atención a ello que el examinante no podrá juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada integre la marca opositora, y ello por cuanto: a) la marca es indivisible; b) al adquirir un producto el consumidor actúa en función de la impresión que le produce el aspecto general; y c) porque la ley no exige que la marca sea totalmente diferente, sino que requiere que sea claramente distinta.- IV) En lo que al caso importa, realizado el examen sucesivo de las marcas en cuestión, en su conjunto (sin descomponerlas en sus elementos constitutivos), no se advierte que sean pasibles de confusión por el común de los consumidores , de tal suerte que pueda violentarse lo dispuesto por el art. 6 de la ley 17.011.- Se trata de un conjunto de términos que presentan sensibles diferencias conceptuales, que hacen posible su coexistencia en el mercado, sin riesgo de confusión en relación a los productos que protegen. Siguiendo a RIPPE, “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua.- El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible.- Es la impresión de conjunto, en su similitud, lo que provoca la confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas.....” V) Dicho de otro modo, la marca concedida “EMPANADAS RICAS Y FAMOSAS” constituye una frase con dos adjetivos, y aun cuando uno de ellos coincida con el registro de la actora “FAMOSA”, ello no implica que deba concluirse en la posibilidad de confusión, porque la marca concedida tiene un alcance claro desde el punto de vista conceptual.- Y como señala Gutiérrez Carrau “si las marcas tienen (en sus términos o dibujos) un significado claro y preciso (contenido conceptual o ideológico) los riesgos de confusión serán menores porque los signos, si bien parecidos pueden tener distinto concepto”(Manual Teórico- Practico de Marcas FCU 2ª Ed. 1998 pag. 92). El conjunto concedido se distingue por un logo, que además de incluir determinado formato y disposición de las letras, incluye un diseño (dibujo de empanada y juego de cubiertos) y determinados colores, elementos todos que la hacen claramente distinta a la de la impugnante (fs. 1 y 9 AA); además de haber sido limitado el registro al producto “empanadas”, lo que acotaría el pretendido riesgo de confusión solamente a este producto dentro de la clase; de forma tal que parece poco probable que pueda existir ese riesgo entre los productos que ofrecen, en especial cuando no se puede desconocer la situación del consumidor discriminador, en cuyo caso su inteligencia le permitirá valorar el producto que pretende adquirir.- Como se señalara en la Sentencia Nº 270/09 “ Para que un signo pueda ser adoptado como marca, la ley exige que deba ser creado por la fantasía, presentando características de especialidad y novedad. Al decir de Breuer Moreno, citado por GUTIÉRREZ CARRAU “…es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa…”. Y concluye que una denominación debe reputarse de fantasía cuando: “a) no tiene ninguna relación con el producto que distingue; o b) aún despertando la idea de la naturaleza o composición del producto, no pueda considerarse como su denominación precisa y admitida corrientemente…” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: Op. Cit., Pág. 37)”.- Cabe tener presente que “FAMOSAS/FAMOSA”, es un vocablo del idioma no meramente inventado, por lo que no puede pretenderse su uso exclusivo e ilimitado en todas las clases del nomenclátor.- Así, es aplicable al caso lo que para otro litigio expresó el Tribunal “los términos de uso común, cuando se registran como marca, pueden seguir usándose, pero para distinguir otros productos o servicios que aquellos del titular de la marca registrada…” (Sent. 164/06).- Y en el caso procesado ha sido utilizado como adjetivo dentro de un conjunto, sin gozar de derechos privativos, por lo que no se advierte que se pueda impugnar de ilegitimidad lo actuado por la Administración.- Por los expresados fundamentos y lo establecido en el art. 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado en lo que fue objeto de agravio. Sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $17.000.- (pesos uruguayos, diecisiete mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dra. Sassón (r.) Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dr. Monserrat. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).