Sentencia Definitiva N° 415/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de junio de 2010. No. 415 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 583/07). RESULTANDO : I) Que con fecha 3/9/07, compareció la accionante entablando demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 13/11/06, que desestimó el registro de la marca “CAJILLA DE CIGARRILLOS ABIERTA” No. 356.788 para proteger los productos de las clases internacionales 16 y 34. Manifestó que solicitó el registro de la marca tridimensional “CAJILLA DE CIGARRILLOS ABIERTA” para identificar los productos incluidos en las clases internacionales 16 y 34, por tratarse de una forma característica, novedosa y original para este tipo de productos. La División de Marcas entendió que la misma se encontraba comprendida en alguna de las hipótesis descriptas en el artículo 4º, numeral 11, de la ley 17.011, o sea que se trataba de un signo o diseño que no era de fantasía y que, en consecuencia, irrogaba nulidad absoluta. Agregó que afirmar que un signo carece de novedad, especialidad y distintividad, no supone otra cosa que decir que el mismo carece de aptitud para distinguir los productos de un comerciante de los de otro comerciante o porque algunos o todos tienen que usarlo, o porque algunos o todos los usan efectivamente. Esta conclusión es válida tanto para las marcas denominativas, mixtas o emblemáticas y las tridimensionales. En las marcas tridimensionales, no importa la idea que evoca para juzgar su registrabilidad de acuerdo a la clase, sino su capacidad de distinguir los productos de un comerciante respecto a los de otro. Señaló que para ser denegada una marca tridimensional al amparo del artículo 4º, numeral 11, se deberá demostrar que se trata de una forma volumétrica que ya existe en el comercio, usada sin variaciones por al menos otro comerciante para los mismos productos, o sea que no es nueva y especial y que, por ende no tiene la capacidad de distinguir los productos del solicitante respecto a los de los otros. II) Con fecha 10/3/08, a fs. 31 compareció la Administración demandada, contestando la demanda en traslado, y solicitando su desestimación. Agregó que el registro solicitado y denegado, está conformado por una forma tridimensional de una caja de cigarrillos abierta, difiriendo solo, con relación a las demás cajas de cigarrillos que se encuentra en el mercado, en la forma de apertura de la misma, lo que no le da identidad propia. Indicó que la forma de un producto puede ser registrada como marca, siempre que presente características inusuales y arbitrarias donde el producto sea identificado de esa forma. La marca solicitada carece de fantasía, no contiene ningún elemento especial, particular, arbitrario o novedoso que le permita al público consumidor distinguirla claramente de otros productos similares que se encuentran en el mercado. III) Abierto el juicio a prueba por auto No. 1478/2008, de fecha 13/3/08, se produjo la que obra certificada a fs. 63, correspondiendo a la parte actora la producida de fs. 37 a fs. 59; y a la parte demandada la producida de fs. 60 a fs. 62. Al expediente principal se agregó por cuerda piezas documentales en 32, 15 y 38 fojas, conteniendo los antecedentes administrativos. IV) Cumpliendo con el designio legal, a continuación alegaron de bien probado las partes por su orden, haciéndolo la actora a fs. 65, y la demandada a fs. 70. V) Oído el Sr. Procurado del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 523/2009 a fs. 73 y vto.) aconsejó confirmar el acto administrativo impugnado. VI) Por auto No. 6694/2009, de fecha 10/8/09, se citó a las partes para sentencia (fs. 75), pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la ley 15.869), para el correcto accionamiento de nulidad. II) Tal como surge de los Resultandos pertenecientes a este pronunciamiento que previamente se enumerasen, se demanda la anulación de la Resolución dictada con fecha 13 de noviembre de 2006 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la cual se desestimó el registro de la marca tridimensional “CAJILLA DE CIGARRILLOS ABIERTOS” (acta No. 356.788), para distinguir los artículos de la/s clase/s internacionales Nos. 16 y 34 (Antecedentes Administrativos, fs. 32 vta.). III) Las respectivas alegaciones de las partes surgen también de aquellas resultancias citadas, a las que corresponde remitirse “brevitatis causae”. IV) Esta Corporación, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, habrá de pronunciarse por la confirmación del acto administrativo resistido.- En efecto, se entiende, en primer término, que el concepto de marca tridimensional comprende signos que resulten perceptibles tanto por el sentido de la vista como del tacto, quedando comprendidos en tal calificación los envoltorios, envases, las formas especiales del producto, etc.- Esta circunstancia implica que esos elementos u objetos tengan particular capacidad distintiva; esto es, que sean identificables precisamente por su forma (cfr. BERTONE y CABANELLAS, en “Derecho de Marcas”, T. I, pág. 422). Correspondiendo analizar si la marca en cuestión cumple con los requisitos legales para su admisión en el registro, esto es, si la misma posee las notas de novedad, especialidad y distintividad requeridas; y tal apreciación debe efectuarse en función de los productos que se pretende distinguir con el signo y no de manera abstracta. En el caso de la especie, la marca desestimada fue solicitada para la protección de los productos comprendidos en las clases internacionales Nos. 16 y 34 (paquetes y contenedores para el transporte o manejo de mercaderías y tabaco y artículos para fumadores) y la única diferencia que tiene con las otras cajas de cigarrillos es la forma de apertura de la misma. A fs. 4 vta. de los Antecedentes Administrativos se observa la marca en cuestión en forma ampliada, emergiendo que la única diferencia que tiene con otras cajillas de cigarrillos es el lugar por donde la misma se abre.- Concluyéndose que la marca cuyo registro se solicitase no presenta, a través de su diseño, los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permitan distinguirla de otros productos. Al respecto, se hallan aplicables los conceptos vertidos en la Sentencia No. 203/2008 del Tribunal, donde se expresó: “En efecto, el diseño que se propone se trata de una simple representación de un envase común, de frecuente uso por empresas que fabrican productos de los comprendidos en las clases internacionales 3 y 5, que es el ámbito para el cual se solicitó la protección. Entre otros productos, dichas clases comprenden “preparaciones para blanquear, limpiar…jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello…y productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos…”. En ese terreno, el diseño propuesto no tiene aptitud distintiva puesto que, por sí solo, no permitiría distinguir productos de diferentes orígenes, teniendo aptitud para inducir en error a los potenciales consumidores de los productos contenidos en ese envase. De manera que no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, el uso monopólico de una marca como la solicitada por la actora (Cfr. MERLINSKI y SALAVERRI “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 137)”. Por los expuestos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y de conformidad con lo preceptuado en los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Desestímsdr la demanda, y, en tal mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la arte actora en la suma de $ 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Sassón (d.), Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dr. Monserrat (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia de la Dra. Sassón. Discorde. Se demanda la nulidad de la Resolución de la DNPI del 7 de Noviembre de 2006, por la cual se desestimó el registro de la marca tridimensional (etq) “CAJILLA DE CIGARRILLOS ABIERTA”, acta Nº 356.790, para distinguir los productos de la Clase Internacional Nº 16 y 34 (fs. 29 vto. AA A). Entiendo que esta marca tridimensional tal como está planteada permite distinguir una marca por sobre las otras. No se puede pretender, como lo postula la demandada, que la caja o cajilla piramidal presentada no contenga en su diseño elementos que permitan al consumidor distinguirlo de iguales productos existentes en el mercado.- Lo que se pretende registrar es una caja de cigarrillos que, dado los productos que contiene, necesariamente tiene que tener determinado formato, tamaño y peso, ya que es necesario que el producto se venda con la mayor protección posible para evitar cualquier tipo de sabotaje que lo haga aún más nocivo para la salud del consumidor, circunstancia ésta que dificulta o limita, cualquier hipótesis de creatividad o novedad. En este caso, se modifica la forma de apertura respecto al común de las demás, pues se abre por el costado más corto del prisma.- La marca presentada constituye una verdadera novedad, justamente porque se aparta de lo común y corriente. Si bien es cierto que el sistema de apertura “de costado” no es ajeno al mundo de las marcas tridimensionales pues así se abren los encendedores tipo ZIPPO, sin embargo, esa forma de apertura es innovadora en el rubro cajillas de cigarrillos. No admitir este recurso novedoso, sería tanto como no admitir una impresión diferente en una caja de cigarros, alegando que todas las cajas son iguales, y por ende, no hay distinción. En definitiva, la marca solicitada cumple con los requisitos que establece la Ley Marcaria para habilitar su inscripción en el registro, por lo que se debe anular la resolución impugnada.-