Sentencia Definitiva N° 394/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de junio de 2010. No. 394 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 584/07). RESULTANDO : I) Que, con fecha 3/9/07, comparece la representante de la actora, solicitando la anulación de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) el 7/11/06, por la cual desestimó el registro de la marca “(etq.)” solicitada por al actora bajo acta Nº 356.789, para distinguir artículos comprendidos en las clases internacionales Nos. 16 y 34 (fs. 29 vto. AA p A). Expresó que su mandante solicitó el registro de la marca tridimensional “cajilla de cigarrillos abierta” por tratarse de una forma característica, novedosa y original para este tipo de productos en las clases internacionales 16 y 34. Explicó que la Administración denegó la solicitud al amparo del art. 4, numeral 11, de la ley 17.011, sin embargo ésta debió demostrar -y no sólo afirmar- que se trata de una forma volumétrica que ya existe en el comercio, usada sin variaciones por al menos otro comerciante para los mismos productos, o sea, que no es nueva y especial y que, por ende, no tiene capacidad de distinguir los productos del solicitante respecto de los de los otros. Sostuvo que no se reivindican derechos sobre la “cajilla de cigarro” per se, sino que simplemente sobre su forma especial, que difiere a todas las demás cajillas que existen en el mercado y tampoco es una forma necesaria. Tiene características por demás novedosas y atractivas para el público consumidor, el cual, al enfrentarse a una cajilla con el diseño que se solicita, notará sus características sobresalientes, y automáticamente la asociará con su representada. Concluye que la marca es distintiva de los productos, no existe nada en el mercado que se le asemeje, y si se afirma que existe, se debe probar, y esa Administración no lo hizo. No es necesario para registrar una marca, que sus características sean caprichosas o arbitrarias, tal como menciona la Dra. Justo en su dictamen. Cita distintos antecedentes administrativos, en especial lo dictaminado por la Dra. Dartayete en relación al registro de la marca tridimensional concedida bajo acta Nº 332.596 a la empresa Zippo, para proteger productos de la clase Nº 34, entre los cuales se incluyen los encendedores, por considerarlo enteramente aplicable al caso. II) A fs. 24-25, contesta el traslado conferido la representante del demandado, expresando que el registro de forma tridimensional de una caja de cigarrillos abierta, sólo difiere con relación a las formas de cajas de cigarrillos que se encuentran en el mercado, con la forma de apertura de la misma, lo que no le da identidad propia. La solicitada carece de fantasía y no contiene ningún elemento especial, particular, arbitrario o novedoso que le permita al público consumidor distinguirla de otros productos similares que se encuentran actualmente en el mercado. En suma, entendió que la marca denegada no presenta las características de novedad, originalidad y especialidad que preceptúa la normativa vigente, por lo que la demanda debe ser rechazada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 70. IV) Alegaron las partes por su orden a fs. 72-74 y 77. V) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen Nº 486/2009 fs.80), quien aconsejó confirmar el acto administrativo procesado. VI) Finalmente se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la ley 15869) para el correcto accionamiento de la nulidad. III) Tal como surge de los Resultandos pormenorizados con precedencia, se impetra la anulación de la resolución dictada el 7 de noviembre de 2006 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), por la cual se desestimó el registro de la marca “(etq)” solicitada por la actora bajo acta Nro. 356.790 para distinguir artículos comprendidos en las clases internacionales Nros. 16 y 34 (Antecedentes Administrativos pieza A, fs. 29 y vta.). IV) También de aquellas resultancias citadas se extraen las respectivas alegaciones de las partes, a las que corresponde remitirse “brevitatis causae”. V) El Tribunal -contándose con la mayoría de sus votos concordantes-, habrá de confirmar el acto administrativo que resultase resistido. En primer término, corresponde señalar que el concepto de marca tridimensional comprende signos que resulten perceptibles tanto por el sentido de la vista como el del tacto, quedando comprendidos en dicha calificación los envoltorios, envases, las formas especiales del producto, etc.- Y esta circunstancia implica que esos elementos u objetos tengan particular capacidad distintiva; esto es, que sean identificables precisamente por su forma (Cfr. Bertone y Cabanellas en “Derecho de Marcas”, T. I, pág. 422). La parte actora promovió la solicitud de registro de la marca tridimensional (Antecdts. Admtvs., pieza A fs. 14), oponiéndose de oficio la División Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial; ésta entendió que la marca en cuestión estaba comprendida en las nulidades establecidas en el art. 4º, Num. 11, de la ley 17.011 (Antecdts. Admtvs., fs. 23).- Y la citada oposición fue compartida por la Dirección nombrada, la que concluyó, en informe del 12 de setiembre de 2006 (antecdts. Admtvs., pieza A fs. 29) que la marca solicitada no contiene en su diseño elemento alguno que permita al consumidor distinguirlo de iguales productos existentes en el mercado, por lo que carece de la distintividad necesaria para cumplir con su función marcaria. VI) Corresponde examinar si la marca en cuestión cumple con los requisitos legales para su admisión en el registro, esto es, si la marca posee las notas de novedad, especialidad y distintividad requeridas por la norma; y tal apreciación debe efectuarse en función de los productos que se pretende distinguir con el signo y no de manera abstracta. En el caso de la especie, la marca desestimada fue solicitada para la protección de los productos comprendidos en las clases internacionales Nos. 16 y 34 (paquetes y contenedores para el transporte o manejo de mercaderías y tabaco y artículos para fumadores), y la única diferencia que presenta con las otras cajas de cigarrillos es la forma de apertura de la misma (a fs. 4 vta. de los Antecdts. Admtvs. pieza A) se observa la marca en forma ampliada, de la que surge que la única diferencia que tiene con otras cajillas es el lugar donde se abre. Concluyendo este Cuerpo, en mayoría, que la marca solicitada no aporta a través de su diseño los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permitan distinguirla de otros productos.- A ese respecto, son trasladables los argumentos expuestos en la sentencia del Tribunal Nro. 203/2008, donde se manifestó: “En efecto, el diseño que se propone se trata de una simple representación de un envase común, de frecuente uso por empresas que fabrican productos de los comprendidos en las clases internacionales 3 y 5, que es el ámbito para el cual se solicitó la protección”…..” En ese terreno, el diseño propuesto no tiene aptitud distintiva puesto que, por sí solo, no permitiría distinguir productos de diferentes orígenes, teniendo aptitud para inducir en error a los potenciales consumidores de los productos contenidos en ese envase. De manera que no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, el uso monopólico de una marca como la solicitada por la actora (Cfr. MERLINSKI-SALAVERRI “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 37)”. Por los expuestos fundamentos, con la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo y de conformidad con lo preceptuado por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Desestímase la demanda incoada, y, en tal mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $U 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Dra. Sassón (d.), Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dr. Harriague, Dr. Monserrat (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia de la Dra. Sassón. Discorde. Se demanda la nulidad de la Resolución de la DNPI del 7 de Noviembre de 2006, por la cual se desestimó el registro de la marca tridimensional (etq) “CAJILLA DE CIGARRILLOS ABIERTA”, acta Nº 356.790, para distinguir los productos de la Clase Internacional Nº 16 y 34 (fs. 29 vto. AA A). Entiendo que esta marca tridimensional tal como está planteada permite distinguir una marca por sobre las otras. No se puede pretender, como lo postula la demandada, que la caja o cajilla piramidal presentada no contenga en su diseño elementos que permitan al consumidor distinguirlo de iguales productos existentes en el mercado.- Lo que se pretende registrar es una caja de cigarrillos que, dado los productos que contiene, necesariamente tiene que tener determinado formato, tamaño y peso, ya que es necesario que el producto se venda con la mayor protección posible para evitar cualquier tipo de sabotaje que lo haga aún más nocivo para la salud del consumidor, circunstancia ésta que dificulta o limita, cualquier hipótesis de creatividad o novedad. En este caso, se modifica la forma de apertura respecto al común de las demás, pues se abre por el costado más corto del prisma.- La marca presentada constituye una verdadera novedad, justamente porque se aparta de lo común y corriente. Si bien es cierto que el sistema de apertura “de costado” no es ajeno al mundo de las marcas tridimensionales pues así se abren los encendedores tipo ZIPPO, sin embargo, esa forma de apertura es innovadora en el rubro cajillas de cigarrillos. No admitir este recurso novedoso, sería tanto como no admitir una impresión diferente en una caja de cigarros, alegando que todas las cajas son iguales, y por ende, no hay distinción. En definitiva, la marca solicitada cumple con los requisitos que establece la Ley Marcaria para habilitar su inscripción en el registro, por lo que se debe anular la resolución impugnada.-