Sentencia Definitiva N° 178/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de marzo de 2010. No. 178 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DISTRIFAR SRL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 332/07). RESULTANDO : I) Que a fs. 4 compareció la Dra. Natalia Guasco Perrone, en nombre y representación de Distrifar S.R.L., demandando la nulidad de la resolución de fecha 1º de marzo de 2006, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “Blanquita”(etq) por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “BLANQUITA” a favor de la firma MABELUZ S.A. de Uruguay, solicitada bajo Acta No. 351.331 para distinguir los artículos comprendidos en la clase int. 3. Indicó que la Administración con la resolución impugnada, desconoció una resolución firme anterior que había desestimado la marca “Blanquita” denominativa, por resolución del 8 de octubre de 2003 solicitada por la empresa “Homero Garat e Hijo S.R.L.”, con domicilio en Bvar. Rodó 156, Rosario, Colonia. Señaló que la empresa Mabeluz S.A. utilizando otra Sociedad del mismo grupo empresarial, solicitó el registro del mismo signo, pero con elementos gráficos, y la Administración por el acto impugnado desconoce su firme resolución administrativa anterior. Expresó que los componentes denominativos de los signos comparados: “Bianca-Blanquita, son de casi absoluta identidad fonética, conceptual y gráfica, identidad que no desaparece por los elementos gráficos insertados. Agregó que resulta curioso que en la marca, hoy impugnada, solo se reivindican derechos sobre el término “Blanquita”, no así, sobre los componentes gráficos. Concluyó que la Administración, sin explicación de clase alguna, ha dictado un acto administrativo contrario a uno ya firme, omitiendo pronunciarse respecto a lo no reivindicado por Mabeluz de derechos sobre los componentes gráficos del signo solicitado, y el cambio de criterio sin que mediare argumentación al respecto, viola el principio de igualdad. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 16 Rossana Papaterra, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Manifestó que las sociedades que promovieron ambas solicitudes son distintas, así como también son distintos los signos cuyo registro se solicitó: uno es exclusivamente denominativo y otro mixto. Que entre las dos marcas en pugna BIANCA y BLANQUITA se dan las claras diferencias exigidas por la normativa marcaria que habilitan su coexistencia pacífica. Desde el punto de vista conceptual e ideológico y fonético, no existe similitud alguna. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba se produjo la que luce certificada a fs. 35. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 37/41 y 43). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado, aconsejó la anulación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos, para que pueda entrarse al análisis de fondo del asunto (Arts. 4 y 9 ley 15.869). II) Tal como surge de los Resultandos previamente enumerados, se demanda la nulidad de la Resolución dictada con fecha 1º de marzo de 2006 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se concedió el registro de la marca “BLANQUITA” (etq.) por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “BLANQUITA” a MABELUZ S.A., para distinguir artículos comprendidos en la clase internacional No. 3 (acta No. 351.331) (Antecedentes Administrativos, fs. 31 vta.). III) También se extraen de aquellas resultancias las respectivas alegaciones de los contendientes, a las que corresponde remitirse “brevitatis causae”. IV) De acuerdo con los antecedentes administrativos aportados, la firma DISTRIFAR S.A. es titular de la marca denominativa “BIANCA” que protege los productos comprendidos en la clase internacional Nro. 3 (Antecedentes Administrativos, fs. 22). Por su parte, la firma HOMERO GARAT E HIJO S.R.L. solicitó el registro de la marca denominativa “BLANQUITA” para los productos de la clase internacional No. 3, solicitud que fue desestimada por resolución de la DNPI del l8 de octubre de 2003 por considerarla confundible con la prerregistrada “BIANCA” para los mismos productos (Antecdts. Admtvs., fs. 20). Con posterioridad compareció la firma MABELUZ S.A. y solicitó el registro mixto de la marca BLANQUITA para los mismos productos, registro que fue concedido a través de la volición impugnada. V) Con el criterio conforme de la mayoría de los integrantes de este Tribunal, habrá de anularse el acto administrativo atacado.- En efecto, se entiende que entre las marcas en pugna “BIANCA” y “BLANQUITA” no se dan las claras diferencias exigidas por la normativa marcaria que habiliten su coexistencia pacífica en el mercado (art. 6º de la ley 17.011). Si bien la marca “BLANQUITA” es mixta, el elemento figurativo o gráfico es de escasa entidad y la grafía de la gota en los productos de la clase internacional No. 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería), es muy común y no presenta novedad para la descripción de este tipo de productos. En suma, estima la mayoría del Cuerpo que la confundibilidad entre ambos signos marcarios es clara, no siendo suficiente el elemento gráfico citado como para descartar la identidad conceptual.- Siendo éste el criterio seguido por la DNPI cuando desestimó el registro por resolución del 8 de octubre de 2003; en tal ocasión, la Asesoría Técnica -por dictamen del 22 de setiembre de 2003 (fs, 19 vta.)-, entendió que: “… entre las marcas en pugna no existen claras diferencias, sino más bien una casi identidad fonética, ortográfica y conceptual, siendo el que se pretende el diminutivo del prerregistrado, por lo que se produciría una inevitable confusión en el mercado y en el registro”. Por lo expuesto, estando en presencia de palabra de muy fácil traducción, correspondería desestimar el registro en trámite” (Antecdts. Admtvs., fs. 19 vta.). Por los expuestos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y de conformidad con lo preceptuado por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría FALLA : Anúlase el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 22.000 (veintidós mil pesos uruguayos). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Dra. Sassón, Dr. Lombardi, Dr. Preza (d.), Dr. Harriague, Dr. Monserrat (r.). Dra. Gianarelli (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Preza. Discorde por los siguientes fundamentos: En cuestiones marcarias, asigno mucha importancia, al aspecto fonético y una cosa es decir “Bianca”, en italiano, que decir “Blanquita” en español; para mí, no hay riesgo de confundibilidad.