Sentencia Definitiva N° 39/2010

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de febrero de 2010. No. 39 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “EQUIPO S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 962/06). RESULTANDO : I) Que a fs. 9 compareció la Dra. Fabiana Mateos, por EQUIPO S.A., demandando la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 4 de agosto de 2005 por la que se concedió el registro de la marca “URUGAS” (Etq), a la firma LUIS APARDIAN, de Uruguay, solicitada bajo Acta No. 352.911, para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional No. 6, 35, 37 y 39. Indicó que su mandante es propietario de las marcas “URUGAS” No. 342.136, 342.137 y 342.141, concedidas e incluso renovadas con anterioridad a la marca que da motivo a estas actuaciones. Señaló que la marca concedida disminuye notoriamente el carácter distintivo de los signos de su mandante ya que resultan idénticos a aquellas, aún distinguiendo productos/servicios incluidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, las marcas resultan confundibles al ser idénticas, circunstancia esta que, inevitablemente, hará incurrir en confusión al consumidor. Citó en su apoyo el dictamen No. 1253/2000 del Dr. Alberto Gestalt de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 2000, dictada en el expediente de la solicitud de la marca LEGACY Acta No. 276.564, destacando que la circunstancia que estemos ante signos que distinguen diferentes clases del Nomenclátor, no disminuye el riesgo de confusión. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado. II) Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 35 el Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda. Afirmó que la marca concedida posee la suficiente distintividad como para ser concedida como marca, y se solicitó para proteger clases internacionales distintas a la marca cuya titularidad es el actor, resultando pertinente aplicar el principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la ley 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 42), se produjo la que luce certificada a fs. 56. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 58/61 y 63). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó por dictamen No. 83/09 la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio, y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos, para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto (arts. 4 y 9 de la ley 15.869). II) Tal como surge de los Resultandos pertenecientes a este pronunciamiento previamente enumerados, se demanda la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (acta 352.911) de fecha 4 de agosto de 2005, por la cual se concedió el registro de la marca “URUGAS” (Etq) a la firma Luis Apardian de Uruguay, para proteger productos de las clases internacionales Nros. 6, 35, 37 y 39 (Antecedentes Administrativos, fs. 40). III) Contándose con la mayoría de votos conformes de los integrantes de la Sala, habrá de confirmarse el acto administrativo atacado. Entendiéndose que nos encontramos ante un caso en que es aplicable el principio de especialidad consagrado en el art. 11 de la ley marcaria (Nro. 17.011). En anterior pronunciamiento, el Cuerpo ha expresado: “La especialidad es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro, o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada” (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas”, pág. 55). O sea: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos (sent. 477/06). De los productos incluidos en las clases 6, 35, 37 y 39 y 1, 4, 7, 9, 11, los productos protegidos en las cuatro primeramente mencionadas no están vinculados, ni puede entendérselos complementarios con los productos protegidos por las clases en donde la parte actora ha registrado su marca. Como ya lo expresase el Cuerpo en anterior pronunciamiento (sent. 351/2007), relacionando las excepciones al principio de especialidad: “Por su propio carácter de excepción y por la finalidad que persigue y el fundamento sobre el que reposa, debe limitarse su aplicación a aquellos bienes o servicios susceptibles de fácil confusión. Debe tratarse de productos o servicios tan similares que induzcan naturalmente en confusión…”, extremo que no se da en la especie, pues del cotejo de los productos incluidos en las Clases 35 y 36 no se advierte similitud en grado tal que implique quebrantar el principio de especialidad (ver, entre otras, sentencias 33/2007 y 724/2006)”. Y, en verdad, analizando las clases internacionales concedidas y las prerregistradas, no se halla vinculación alguna que induzca en confusión a un consumidor relevante específico.- Por lo demás, corresponde relevar que la marca concedida en último término es mixta y la registrada precedentemente, denominativa. Por los expuestos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, y de conformidad con lo preceptuado por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Desestimando la demanda, y, en tal mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin condenación procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $U 16.000 (pesos uruguayos dieciséis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Dra. Sassón, Dr. Lombardi, Dr. Preza (d.), Dr. Harriague, Dr. Monserrat (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Discordia del Dr. Preza. Discorde: No tengo el honor de compartir los votos precedentes, el presente es un ejemplo paradigmático para significar que no siempre, el principio de especialidad dirime la cuestión; en el “casus” no estamos frente a una hipótesis de confusión directa (ya que los productos o servicios son distintos) sino que corresponde determinar si estamos frente a productos o servicios vinculados. Y como lo señala en su voto, el Dr. Lombardi, éste es el planteo de la actora, en cuanto afirma que existe vinculación entre los productos protegidos por la marca de su mandante y con los concedidos especialmente con los servicios de las clases 35, 37 y 39; y me detengo específicamente en la clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina. Entonces, si la parte actora se propusiere realizar publicidad sobre algunos de los productos amparados por el Registro y que son de su propiedad (clases 1, 4, 7, 9, 11 y 34), se vería obligada a negociar con Luis Apardián de Uruguay; es tan amplio el elenco de productos y servicios incluidos en cada una de esas clases que las colisiones se producirán inexorablemente en el uso de la misma marca, para productos y servicios que guardan entre sí afinidades en el Mercado, creando confusión entre los consumidores y fomentando situaciones de competencia desleal . Confirmar esta resolución impugnada es tan cuestionable como pretender amparar la pretensión de la compañía Montevideo Refrescos S.A., titular de la marca “COCA-COLA” que tuviere la intención de inscribir esa marca en la clase internacional No. 8 -Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, etc.-. Entonces, más allá del principio de especialidad y sus alcances, con relación a las clases internacionales, por qué el registro no exige mayor imaginación a los confeccionantes de las marcas?...El Idioma Español es muy rico en cuanto a posibilidades denominativas. Y como toda controversia marcaria, es opinable y está bien que lo sea.