Sentencia Definitiva N° 552/2009

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 24 de setiembre de 2009. No. 552 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: ACCOR con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 906/06). RESULTANDO : I) Que, con fecha 24/10/06, comparece el representante de la actora solicitando la anulación del acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, del 23/12/05, que concedió el registro de la marca “ODONTO TICKET” (denominativa), acta 337.059, a Álvaro Edgardo Olivera González de Uruguay, por el conjunto sin derechos privativos para distinguir productos y servicios de las clases internacionales Nos. 36 s/d y 44 s/d (fs. 95 AA p. C). Señala que la empresa representada es de notoriedad nacional y mundial, así como lo son sus marcas, las que constituyen una “familia de marcas”, concepto acogido y protegido por doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. Entiende que las marcas de su propiedad, son notorias y conocidas no sólo en el ramo, sino por el público en general y por los propios asesores letrados de la DNPI y por este Tribunal en sentencias Nos. 169/2002 y 476/2006. Menciona que la característica común de su familia de marcas, llamada “mot vedette” por esta Corporación en la sentencia referida, es la expresión “TICKET”, la que ha adquirido una especial significación. Y así, explica que las marcas de ACCOR, más allá de su carácter de conjunto marcario distintivo, poseen, respecto de sus elementos comunes, considerados en forma aislada, significación secundaria o “secondary meaning”; “es decir, que aún el significado primario de los eventuales términos comunes que, considerados en forma aislada, componen las marcas de mi parte, se ha perdido, asociándose en forma indisoluble, a los servicios prestados por ACCOR.” Alega que el acto que concedió el registro ODONTO TICKET es contrario a derecho. Colide directamente con la familia de marcas notorias propiedad de su mandante, dado que ideológicamente transmite la misma idea que las marcas prerregistradas de ACCOR, se trata de un vale de servicio. Al igual que los ofrecidos por la actora. Gráficamente el conjunto solicitado está compuesto en la misma forma que las marcas prerregistradas de ACCOR: dos términos, siendo uno el “mot vedette” de las marcas ACCOR. Además la marca solicitada cubre idénticos servicios que las marcas de ACCOR y está dirigida a identificar servicios que se ofrecen en idénticos canales de comercio. Expresa que el conjunto marcario a examen, viola diversas disposiciones prohibitivas de nuestra legislación marcaria, a saber: artículos 6 y 10 bis del Convenio de París, artículo 16 del ADPIC aprobado por Ley 16.671, artículo 9, numeral 4, del Protocolo de Armonización de Normas sobre propiedad Intelectual del Mercosur aprobado por Ley 17.052, incisos 6 y 7 del artículo 5 de la Ley 17.011. Sostiene que la marca cuyo registro se impugna, y las de la familia de marcas de su representada, no son claramente diferentes en absoluto. Entiende que la marca solicitada, cubre idénticos servicios a los brindados por ACCOR. Los aspectos gráficos y fonéticos que se plantean entre la solicitada y las de su mandante, son mínimos y no alcanzan a configurar el requisito impuesto por el art. 6 de la ley marcaria, haciéndola similar y confundible con las marcas notorias de ACCOR. Estima que el signo adoptado por Álvaro Olivera González, hace presumir el propósito de verificar competencia desleal, lo que queda en evidencia al utilizar un signo cuasi-idéntico a los de la familia de marcas de la actora. Es indudable que quien solicita la marca ODONTO TICKET, en Uruguay, conocía o debía conocer las marcas de ACCOR S.A. II) A fs. 50-52, contesta el traslado conferido el demandado, abogando por el rechazo de la demanda. Expresa que en el caso que nos ocupa, es claro que la expresión TICKET ha pasado al uso general, por lo que se entiende que no puede ser apropiada en exclusividad por la empresa ACCOR. Agrega que la marca se integra además con el término ODONTO, denominación que no está contenida en ninguna de las marcas reseñadas por la empresa ACCOR, por lo que la marca solicitada cumple en su totalidad con el art. 6 de la ley 17.011. Indica que debe considerarse que las marcas de ACCOR le fueron concedidas en nuestro país de acuerdo a lo previsto en el art. 7 de la ley 17.011, por lo que no es posible que su concesión impida que otras personas puedan dar uso a dichos términos. De hecho, los registros nacionales de ACCOR coexisten con otros registros de diferentes titulares que contienen la expresión “Ticket” dentro de las mismas clases internacionales, y sus términos son de uso común para los servicios de que se trata, por lo que no podría arrogarse más derechos que los que tiene. Señala que también es importante considerar que la marca fue solicitada para identificar seguro odontológico (clase 36) y servicios odontológicos (clase 44), no siendo en ningún caso los servicios solicitados por la empresa ACCOR, y en todo caso tendrían similitud de clases sólo con respecto a la clase 36. Hizo notar, que las marcas de ACCOR son mixtas, teniendo suficientes caracteres que le permiten distintividad en el mercado. Concluyó que los signos en cuestión presentan diferencias suficientes ya que tienen distinta configuración auditiva, literal e ideológica, y que conforman conjuntos diferentes, únicos e inescindibles siendo la impresión de conjunto también diversa. Además, los consumidores de estos servicios son atentos, o al menos tiene la atención de un buen padre de familia en virtud de la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 85. IV) Alegaron de bien probado las partes por su orden, a fs. 87-108 la actora, y a fs. 111 la demandada. V) Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen Nº 455/2008, fs. 114), quien aconsejó anular el acto administrativo cuestionado; y se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que se demanda la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 23 de diciembre de 2005, que concedió el registro de la marca ODONTO TICKET (denominativa) por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la integran, a favor de Álvaro Edgardo Olivera González -solicitada bajo Acta Nº 337.059-, para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales Nos. 36 s/d y 44 s/d (AA Pieza “C” fs. 95). En sede de agravios, tal como in extenso se consigna en los Resultandos, la actora aduce ser titular de numerosos registros que conforman una “familia de marcas” en las que se utiliza el término TICKET, por lo que la cuestionada en autos induce a confusión, lesionando sus derechos marcarios. III) Que el tema en debate ya ha sido objeto de varios pronunciamientos del Tribunal, algunos recaídos en procesos seguidos entre las mismas partes y por muy similares motivos (Sents. 169/02; 476/06; 230/07; 273/08; y la muy reciente 536/09). Si bien los últimos fallos fueron pronunciados en mayoría, con sendas discordias, en esta oportunidad vuelve a conformarse la misma situación. Y siendo los argumentos en uno y otro sentido los mismos expresados en esas sentencias, razones de buen sentido aconsejan remitir a los extensos fundamentos de esos fallos, a fin de evitar innecesarias reiteraciones. Por los expuestos fundamentos, el Tribunal, en mayoría FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Harriague, Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza (d.), Dra. Sassón (d.), Dr. Monserrat. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Preza. DISCORDE: Idéntico criterio sostuve en mi discordia, recaída en la causa identificada con la Fa. 154/04, en la cual por mayoría se dictó la sent. No. 273/2008, en términos que a mayor abundamiento, ahora reitero: “En autos, se pretende el registro de la marca MEDICAL TICKETS. Comparto los argumentos vertidos por el tercerista (fs. 40 de autos) en referencia a que el término MEDICAL, responde a MÉDICO, indicando claramente el origen del servicio que se ofrece, mientras que las marcas que pretendió proteger ACCOR, tratan sobre rubros ABSOLUTAMENTE DIFERENTES, como ser ALIMENTACIÓN, RESTAURANTE, CANASTA, COMBUSTIBLE. El tercerista refiere además -y me parece de indudable importancia- que ACCOR procedió luego del registro de la marca MEDICAL TICKET, al registro de la marca TICKET SALUD, extremo NO NEGADO por los actores en etapas procesales posteriores, y en especial en sus alegatos. En los referidos alegatos señalan a fs. 66 vta. de autos, que ACCOR es titular del registro de la marca TICKET SALUD, concedida por registro No. 343.021 (el número de registro es posterior al registro de la marca MEDICAL TICKET); y ello confirma el motivo por el cual no fue incluido en la demanda. En consecuencia, ACCOR una vez que advirtió el registro de la marca MEDICAL TICKET, procedió al registro de TICKET SALUD, pero en una fecha posterior a la presentación de la demanda. Frente a tales extremos, entiendo que entre las marcas MEDICAL TICKET, y las prerregistradas TICKET ALIMENTACIÓN, TICKET RESTAURANT, TICKET CANASTA, TICKET SERVICE, TICKET COMBUSTIBLE, CESTA TICKET, atento a la naturaleza del servicio que prestan, no son confundibles y pueden coexistir en el registro marcario. Distinto hubiese sido el caso, si ACCOR, al momento de agraviarse del acto, en vía recursiva (fs. 3 a 20 rojo A.A.) o en la anulatoria, hubiere esgrimido el REGISTRO ANTERIOR DE TICKET SALUD, extremo que como fue observado, fue posterior en el tiempo. No soslayo la notoriedad e importancia de los registros de ACCOR, pero no puede irrogarse derechos privativos sobre el término TICKET. Mas cuando la marca que se registra, tiene las características de novedad y fantasía, que evitan la confusión con otras previamente registradas, atendiendo a lo notoriamente deferente del “servicio” que pretenden impartir. En definitiva, considero que el principio de especialidad -art. 11 de la Ley No. 17.011 de 25/09/1998- es lo que dirime el diferendo a favor de la Administración, pues la marca “Medical-Tickets” refiere a un rubro totalmente diferente a las “clases” a las cuales se vinculan las marcas propiedad de la empresa actora. Por estos fundamentos, considero que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial actuó conforme a Derecho y obviamente no hay mérito para anular.” Discordia de la Dra. Sassón. DISCORDE: Conforme me pronuncié en asuntos prácticamente idénticos al que nos ocupa, entiendo se debe confirmar el acto impugnado, por lo que me remito “in totum” a lo expuesto en mi discordia en el Expediente individualizado con la Fª No. 154/04.