Sentencia Definitiva N° 433/2009

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de agosto de 2009. No. 433 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA-COLA COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 238/07). RESULTANDO : I) Que a fs. 15 compareció Fabiana Mateos en representación de The Coca-Cola Company, demandando la nulidad de la resolución dictada por el Encargado de la División Marcas, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la que se concede el registro de la marca DASANI BALANCE para la clase internacional No. 32 por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término: BALANCE. Señaló que la concesión del registro de la marca sin derechos privativos sobre el término BALANCE lo lesionan en tanto debilita su marca y permite su uso a terceros a quienes se les allana el camino para valerse del prestigio de la marca de su mandante. Afirmó que el término BALANCE no resulta genérico y tampoco constituye un término descriptivo del producto que habrá de identificar. Destacó que la solicitud de registro no fue cuestionada por terceros interesados. En definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado. II) Que, conferido el correspondiente traslado, compareció a fs. 21 el Ministerio de Economía y Finanzas, contestando la demanda. Expresó que es claro que el término BALANCE es una denominación que expresa una cualidad o un atributo propio del producto, como expresamente lo prevé el numeral 9 del art. 4 de la ley 17.011. La denominación BALANCE es una denominación que ha pasado al uso general, careciendo de fantasía, novedad o especialidad. El término BALANCE que significa equilibro o armonía identifica el producto que pretende proteger, es una denominación técnica, comercial o vulgar, una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos a que pertenecen. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que abierto el juicio a prueba (fs. 24), se produjo la que luce certificada a fs. 32. IV) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 34/37 y 39/40). V) Que, conferida vista al Sr. Procurador del Estado, aconsejó por Dictamen No. 231/2008 la confirmación del acto impugnado. VI) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con los presupuestos respectivos, para que pueda entrarse al análisis del fondo del asunto (arts. 4 y 9 ley 15.869). II) Se pide en autos, la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de junio de 2.006 -Acta No. 364.331- por la cual se concedió el registro de la marca “DASANI BALANCE” para la clase internacional No. 32, por el conjunto sin derechos privativos sobre el término BALANCE.- III) Los argumentos que sustentan las partes, se encuentran explicitados en el capítulo RESULTANDOS, al cual corresponde remitirse “brevitatis causae”.- IV) El Procurador del Estado, en su dictamen obrante a fs. 42 y 42 vto. sostuvo en lo sustancial: “El término “BALANCE” es además un término de uso general que carece de fantasía u originalidad, por lo tanto estuvo correcta la Administración en aplicar al caso el art. 7 de la ley 17.011”.- La mentada norma preceptúa: “Los signos que se encuentran comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la presente ley, podrán sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. Así las cosas, corresponde analizar si el término BALANCE se encuentra comprendido en las prohibiciones del art. 4to. de la Ley; veamos entonces el significado de la palabra: La misma presenta dos acepciones; la primera de ellas representa “movimiento que hace un cuerpo, inclinándose ya a un lado, ya a otro” (Cf. Diccionario de la Real academia Española); la segunda evoca también la idea de equilibrio. Pues bien, la clase 32, cuyo registro se pretende proteger con la decisión impugnada, refiere a cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas, así como jugos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas. El sustantivo “balance” referido al agua, expresa una cualidad o atributo del producto. La palabra “balance” cuyo significado en el idioma inglés representa equilibrio, evoca la idea de una composición balanceada, equilibrada. Y si bien el término no es privativo de los productos pertenecientes a la clase internacional 32, la concesión de la marca, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, se perfila, a juicio de la mayoría de los Señores Ministros que acuerdan la presente, se ajusta a las previsiones de la ley de Marcas. Adviértase que como lo destacara el Cuerpo en sentencia No. 219/08, la obtención del registro de la marca, con exclusividad absoluta por el conjunto, puede crear dificultades en el Mercado, ya que aquellas empresas que desearen utilizar tales componentes en la conformación de otras marcas, no podrían hacerlo, si no se dispusiere que la palabra cuestionada, fuera sin derechos privativos; expresada esta idea de otra forma: El acogimiento de la pretensión anulatoria que se deduce en la especie, significaría atribuirle a la empresa demandante, el uso exclusivo sobre el término “balance” con el consiguiente perjuicio para eventuales competidoras. Además, como lo destaca en su voto, la Sra. Ministra Mariela Sassón “en los últimos años hemos asistido a una suerte de invasión o moda de productos que buscan lograr una armonía corporal y una sensación de bienestar mental al consumirlos. En esos términos tenemos yogurts y leches saborizadas y añadidas en ingredientes supuestamente saludables y que mejoran la calidad de vida. Jugos que añaden vitaminas, minerales y oligoelementos y bebidas energéticas, para rendir mejor en el deporte, etc.- Dentro de esa clase de productos, se inserta el de la empresa actora: Un agua adicionada de elementos que permitan un balance de nutrientes para lograr un beneficio corporal y mental. En esas circunstancias el término BALANCE adquiere una característica descriptiva sobre el producto, lo que, a tenor del art. 4 de la ley 17.011, impide su registro con alcance exclusivo”.- A ello se añade la circunstancia que la demandante no acredita la pública notoriedad, que le permita evadir la prohibición del art. 4to. de la Ley. V) En síntesis, a juicio de la Sala, en mayoría, corresponde concluir que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha realizado una correcta aplicación de las disposiciones vigentes, ante lo cual corresponde desestimar la pretensión anulatoria. Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, art. 4to. de la ley 17.011 y arts. 24-25 del Decreto- Ley No. 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada; y en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Harriague (d.), Dr. Lombardi, Dr. Preza (r.), Dra. Sassón, Dr. Monserrat. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Harriague. DISCORDE: Se impugna la resolución de la DNPI del 5/6/06, por la cual se concedió a la actora el registro de la marca denominativa “DASANI BALANCE” (acta 364.331), sin derechos privativos sobre la expresión “BALANCE”, para proteger productos de la clase internacional 32 (fs. 76 AA). Los argumentos de la Administración para denegar los derechos privativos sobre la expresión “BALANCE” consisten en que tal registro vulneraría el art. 4, numerales 9, 10, 11 y 12, prohibición que sólo se salva, con el registro sin exclusividad, conforme lo establece el art. 7 de la ley 17.011. En la especie, continuaré con el criterio ya adoptado en varias situaciones similares, en particular el contenido en la sentencia de la que fui redactor Nº 281/08. En efecto, entiendo que la cualidad “balance” (entendido como equilibrio, o en inglés equilibrarse, balancearse) no es un atributo que el consumidor de los productos incluidos en la clase 32 (refresco, aguas); asocie necesariamente e inescindiblemente con esos productos, sino que puede ser una característica referida también a otros productos o servicios. Tal como dicen Merlinski y Salaberry, la ley refiere a aquellos calificativos que guarden una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresen una característica propia, inseparable o inherente al referido producto, tan inescindible del mismo que termine por asociarlo con éste. Mas cuando el calificativo puede ser aplicado a varios productos o servicios de muy diversa naturaleza, la prohibición legal desaparece. (“Las Marcas en el Uruguay” pág 18-19.) Considero que el calificativo que obstó a la concesión de la marca con derechos totales, es de aquellos que pueden ser aplicados a cualquier producto. En consecuencia, no encuentro impedimento para el registro de la marca con derechos privativos por su titular de todos los términos que la componen; imponiéndose entonces la anulación de la resolución impugnada. En consecuencia, y remitiéndome en su totalidad a lo argumentado en la sentencia 281/08 (que en mayoría dispuso la anulación del acto), voto por la anulación del acto impugnado.