Sentencia Definitiva N° 314/2009

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de junio de 2009. No. 314 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE – CONAPROLE con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 876/06). RESULTANDO : I) Que con fecha 12/12/06, compareció la parte actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 24/7/06, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se revoca la Resolución de fecha 25/11/05, que desestimaba la solicitud del registro de la marca “COLE MANÍA” a nombre de Pepsico Inc., y en su lugar concedió el registro de la misma. La parte actora se agravia de la Resolución en cuestión, por cuanto entre la marca concedida COLE MANÍA y la de su propiedad COLET, existen semejanzas gráficas, fonéticas y evocativas, que impiden la coexistencia pacífica en el registro marcario. Expresa que al apreciar la marca, el consumidor, la asociará a la notoria marca CONAPROLE, pensando que se trata de una nueva línea, ya que el consumidor medio es mucho menos exigente y selectivo, siendo, por ende, mayor aún el riesgo de confusión. Finalmente manifiesta que la Administración deberá tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las mismas, no estando ésta obligada por los precedentes administrativos, sin perjuicio de que éstos no presentan las características del caso concreto. II) A fs. 16 a 17 vto., comparece la parte demandada, evacuando el traslado conferido, manifestando que si se observan ambas marcas desde el punto de vista fonético, auditivo, gramatical y ortográfico, se concluye que las mismas son claramente distintas y, por ende, diferenciables, puesto que la palabra COLET es un nombre de fantasía sin significado, mientras que si bien la palabra COLE también lo es, ésta se asocia al diminutivo de Colegio. Agrega que no proviene de la misma raíz, por lo que no se puede concluir que se trata de una misma familia de palabras. Finalmente manifiesta que las mismas no resultan confundibles en lo más mínimo. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 27, alegando las partes por su orden a fs. 29 y fs. 32, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 296/08 de fs. 35), aconsejó la confirmación del acto administrativo cuestionado; se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se cumplió en la especie, con los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la ley Nº 15.869), para el correcto accionamiento de la acción de nulidad.- Como antecedente del presente caso, cabe consignar que ante la solicitud realizada por PEPSICO INC. el 4.3.2004 para el registro de la marca “COLE MANÍA”, CONAPROLE dedujo oposición por entender que era confundible con la marca prerregistrada “COLET”.- La D.N.P.I., desestimó el registro y ante los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por PEPSICO INC., la Administración por Resolución de fecha 24.7.06 dictada en el expediente Nº 353.306, revocó “la resolución de 25 de noviembre de 2005 que desestima la solicitud de registro de la marca “COLE MANÍA” para proteger las clases Ints. 29 y 30, por la firma PEPSICO INC. de EE.UU.” y “Concedió en su lugar” dicho registro (fs. 9 vto. AA).- Notificada la opositora Conaprole el 21.8.06 (fs. 9 v. AA), promovió la presente acción de nulidad con fecha 13.10.06 (art. 36 Ley 15.524).- II) En cuanto al fondo, el Tribunal, en mayoría, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de confirmar el acto impugnado.- El tema en discusión está centrado en las semejanzas gráficas, fonéticas y evocativas, entre las marcas COLET y COLE MANÍA, que la accionante entiende impiden su coexistencia pacífica en el registro marcario.- Realizado el examen sucesivo de las marcas en cuestión, en su conjunto (sin descomponerlas en sus elementos constitutivos), no se advierte que sean pasibles de confusión por el común de los consumidores , de tal suerte que pueda violentarse lo dispuesto por el art. 6 de la ley 17.011.- Ambos términos, presentan sensibles diferencias gramaticales, fonéticas y aún conceptuales, que hacen posible su coexistencia en el mercado, sin riesgo de confusión en relación a los productos que protegen. Es trasladable al caso lo expuesto por RIPPE, al describir la “primera regla” elaborada por la doctrina y la jurisprudencia para apreciar la posibilidad de confusión entre marcas en pugna (“LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL URUGUAY ”, págs. 319 y sigts.), “que las marcas deben apreciarse en su conjunto y que no es válido descomponerlas en sus elementos constitutivos.- El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua.- El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: a) la marca es indivisible.- Es la impresión de conjunto, en su similitud, lo que provoca la confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas.....”. IV) En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la marca concedida contiene una desinencia que agrega la necesaria originalidad frente a la marca de la accionante.- Es más, conforme lo señala la demandada en su contestación respecto a que desde el punto de vista “ fonético, auditivo, gramatical y ortográfico, concluimos que las mismas son claramente distintas y por ende “diferenciables” puesto que COLET es una palabra de fantasía sin significado y COLE también lo es, pero se corresponde en el lenguaje popular con el diminutivo de “colegio””.- Y en cuanto al análisis fonético de ambos términos, así como la actora reconoce que la marca de su propiedad es pronunciada comúnmente en el medio acentuándola al final “COLÉ”, también debe admitirse que al pronunciar el conjunto “COLE MANÍA”, el primero de los vocablo se acentúa en la letra “O”.- Por lo que aún fonéticamente, las palabras pronunciadas “cole” y “colé”, resultan distinguibles.- V) Por lo dicho, no se puede concluir tampoco, que ambos términos configuren la denominada “familia de palabras”, y que por las características comunes de ambas se pueda hacer creer, razonablemente, a los consumidores que un producto es derivación del otro, que poseen un origen común o que entre los operadores median conexiones económicas u organizativas (cf. AREAN LALIN, Manuel “La protección de los signos distintivos en el comercio”, Rev. Prop. Industrial Nº 5 año 1996 pág.12).- Se reitera, se trata de términos de fantasía, que a pesar de las semejanzas en algunas de sus letras, revela claras diferencias a las que alude la ley, de forma tal que parece poco probable que pueda existir riesgo de confusión entre los productos que ofrecen, en especial cuando no se puede desconocer la situación del consumidor discriminador, en cuyo caso su inteligencia le permitirá valorar el producto que pretende adquirir.- Por lo expuesto, y lo dispuesto en los arts. 309 y 310 de la Constitución; 22, 28 y 38 del D.L. Nº 15.524 y con el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestímase la demanda, y en su mérito, confírmase el acto impugnado; sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Harriague, Dr. Lombardi (d.), Dr. Preza, Dra. Sassón (r.), Dr. Monserrat. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi. DISCORDE porque, a mi juicio es compartible el planteo que efectúa la actora, titular de la marca COLET registrada para varias clases internacionales, entre las cuales las referidas en el acto procesado. Entiendo que entre las marcas en pugna no se verifican las claras diferencias que exige la normativa marcaria. Por el contrario, entiendo que la confundibilidad deriva del hecho de que, desde el punto de vista fonético, COLET se pronuncia COLÉ, por lo que la marca cuestionada aparece como una variante de la matriz COLET. En tal sentido coincido con el informe de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emitido el 17 de noviembre de 2005, donde se establece que: “…si bien no son marcas idénticas, y que existe un elemento común que tampoco es idéntico; sin embargo este elemento es prácticamente idéntico pues en el medio o contexto social que sirve especialmente en terreno marcario para apreciar la semejanza, Colet se pronuncia cole o colé, y desde esta perspectiva, cole manía aparece como una variante de la matriz Colet o Colé”. Agrega el informante que la marca cuestionada puede ser “…visualizada como una marca que enfatiza la reacción del público respecto de una marca conocida, Colet” (AA fs. 19 v.). Por otra parte, la posición aquí sostenida es conteste con la formulada en mayoría en la sentencia 215/08 redactada por este firmante, en causa seguida entre las mismas partes en relación a la marca SAINTCOLET.