Sentencia Definitiva N° 175/2009

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de abril de 2009. No. 175 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “SAXE S.R.L. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 981/06). RESULTANDO : I) Que Natalia Guasco Perrone, en representación de SAXE S. R. L. promovió demanda de nulidad (fs. 4-15), contra la Resolución de fecha 11/01/05, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Acta 320.306), por la cual se concedió el registro de la marca “AXE”, a la firma UNILEVER N.V. de Holanda, para distinguir artículos de la clase Int. 5. Expresó que la autoridad administrativa incurrió en error, en tanto el hecho de que se haya admitido la coexistencia registral de las marcas SAXE-AXE en la clase 3, no implica que dichos signos deban convivir en todas las clases de la nomenclatura internacional. Agregó que en oportunidad de resolverse la contienda administrativa relativa a la clase int. 3, la resolución fue dictada considerándose las específicas circunstancias que enmarcaban el conflicto. Así, se consideró como factor fundamental de inconfundibilidad, el hecho de que SAXE y AXE fueran marcas notorias. Adujo que las marcas referenciadas, respecto de la clase internacional 5, carecen de notoriedad. Destacó que, por ejemplo, al público consumidor, nunca se le ofreció un producto medicinal con las mismas, por tanto, dicho supuesto factor de inconfundibilidad debe descartarse en este proceso. Analizando las reglas para el cotejo marcario, puntualizó que en la presente litis, no hay duda o incertidumbre de la posibilidad de confusión entre los signos SAXE y AXE, sino una evidente certeza, puesto que se verifica confundibilidad visual, auditiva y semántica. Citando doctrina y jurisprudencia del Tribunal concluyó que en el presente caso debe adoptarse un criterio severo de comparación, atendiendo a que la marca SAXE y el signo AXE no identifican productos indicados bajo receta médica. Precisó que la clara similitud entre los signos en cuestión, evidencia la existencia de riesgo confusorio, al menos en su concepto amplio, supuesto éste reconocido bajo la denominación “riesgo de asociación”. Añadió que esta figura jurídica aparece expresamente recogida en el artículo 11 del Protocolo de Armonización de normas de Propiedad Intelectual del MERCOSUR, ratificado por nuestro país, mediante la Ley 17.052 de 14 de diciembre de 1998. Manifestó que ha de tenerse presente que el término SAXE constituye el nombre comercial de la actora y forma parte de la razón social SAXE S. R. L. Agregó que conforme al art. 5, numeral 6º, de la Ley 17.011, son nulos relativamente aquellos signos “...que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial”. Sobre el punto, transcribió la discordia del Sr. Ministro Dr. Mercant en la sentencia Nº 255 de 23/05/05, quien expresó que si bien es cierto que existen sentencias que sostienen lo contrario, debe anularse el acto pues entre ambas marcas no existen las claras y necesarias diferencias que permitan su coexistencia. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda. II) La Administración demandada, contestó el traslado conferido (fs. 18-20), y señaló que el acto impugnado refleja el fiel cumplimento del espíritu de las disposiciones que regulan la materia. Sostuvo que en la especie, las marcas son suficientemente disímiles e inconfundibles para el público consumidor. Destacó que si bien se trata de productos de consumo masivo, en la selección de los mismos, el comprador es selectivo, atento y discriminador. Precisó que a lo expresado, se añade la notoriedad de las marcas en cuestión (SAXE y AXE), ambas con tradición en el mercado, de coexistencia pacífica y claramente diferenciadas por sus consumidores. Transcribiendo párrafos de las sentencias de la Corporación, Nos. 255/2005 y 408/2004, concluyó que no le asiste razón a la accionante cuando afirma que los signos no presentan diferencias gráficas y fonéticas que posibiliten su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado, por cuanto en los hechos, ambos coexisten pacíficamente desde hace ya muchos años. Agregó que no es posible la “confusión entre los signos SAXE y AXE en virtud no solo de su distinción fonética -gramatical, visual y auditiva- sino también por su notoriedad y trascendencia en el mercado. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda. III) Se abrió el juicio a prueba, y se diligenció la que luce certificada a fs. 31. IV) Alegó la parte actora a fs. 33-41. V) A fs. 50-60 compareció el Dr. Juan A. Pittaluga, en representación de UNILEVER N.V., deduciendo tercería coadyuvante con el Estado. En lo medular destacó la ausencia de confundibilidad entre los signos en pugna, así como la notoriedad de la marca AXE (y también la de SAXE). Adujo que en la especie, existen las claras diferencias exigidas por la legislación vigente, como para admitirse su coexistencia en el registro, extremo que ha sido refrendado en un sinnúmero de resoluciones de los órganos administrativos, así como en varias sentencias del Cuerpo, por lo que no existe razón lógica que permita llegar a una conclusión contraria. Añadió que las decisiones de los órganos citados fueron dictadas atendiendo exclusivamente al resultado del cotejo de las marcas en cuestión y no en consideración a los productos o servicios que las mismas distinguían; por tanto no existe motivo alguno para que el criterio sea variado en esta oportunidad. Manifestó que los signos distintivos, son confundibles o no, similares o no, y esto con prescindencia de los productos o servicios para los cuales haya sido solicitado su registro; y que la distinción que pretende marcar la actora en estos autos, resulta además de ilógica, absolutamente ilegal. La Ley no prevé que las marcas sujetas a cotejo serán más o menos confundibles según las clases internacionales que pretendan distinguir. Solicitó se confirme la resolución impugnada. VI) Alegó la tercerista a fs. 65-71 y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fs. 74. VII) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por Dictamen Nº 56/2008, fs. 77 y vto. VIII) Se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas, para habilitar la acción de nulidad. II) Se impugna en autos, la Resolución de fecha 11/01/05, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - Acta Nº 320.306- por la cual se concedió el registro de la marca "AXE" a la firma UNILEVER N. V. de Holanda, para proteger productos de la clase Int. 5 (fs. 61 vto. de los A. A.). III) Argumentos de la parte actora. Expresó la demandante en su libelo accionatorio (fs. 4-15) que la autoridad administrativa, incurrió en error, puesto que, el hecho que se haya admitido la coexistencia registral de las marcas SAXE-AXE, en la clase 3, no implica que dichos signos deban convivir en todas las clases de la nomenclatura internacional. Agregó la accionante que, en oportunidad de resolverse la contienda administrativa, relativa a la clase int. 3, la resolución fue dictada, teniendo en cuenta las específicas circunstancias que enmarcaban el conflicto; así, se consideró como factor fundamental de inconfundibilidad, el hecho de que SAXE y AXE fueran marcas notorias. Adujo la demandante que las marcas referenciadas, respecto de la clase internacional 5, carecen de notoriedad. Destacó asimismo que por ejemplo, al público consumidor nunca se le ofreció un producto medicinal con esas marcas; por lo tanto dicho supuesto de confundibilidad, debe descartarse en este proceso. Puntualizó la actora, que aplicándose en la especie las reglas para el cotejo marcario, no existe duda respecto a que es posible la confusión entre ambos signos marcarios; más aún, existe certeza de tal confundibilidad, pues la misma es visual, auditiva y semántica. La accionante cita doctrina y jurisprudencia de este Tribunal, que avalaría su postura interpretativa y concluye que en el presente caso, debe adoptarse un criterio comparativo severo, teniéndose en cuenta, de modo fundamental y determinante, que ambos signos marcarios no identifican productos que se prescriben con receta médica. Que en la especie existe "riesgo de asociación" atento a la similitud gráfica y fonética de los signos en cuestión. Añadió la demandante que esta figura jurídica -“riesgo de asociación”- aparece expresamente prevista en el art. 11 del Protocolo de Armonización de normas de la Propiedad Intelectual del MERCOSUR, ratificado por nuestro país, mediante la ley 17.052 de 14 de diciembre de 1998. Manifestó también que ha de tenerse presente que el término SAXE constituye el nombre comercial de la empresa accionante y forma parte de la razón social SAXE S.R.L., agregando que, conforme al art. 5, numeral 6º, de la ley 17.011, son nulos relativamente, aquellos signos "...que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial". Con relación a este punto, transcribe la discordia del Sr. Ministro Dr. Mercant, en la sentencia Nº 255 de 23/05/05, en la cual expresa dicho Magistrado que "si bien es cierto que existen sentencias que sostienen lo contrario, debe anularse el acto, pues entre ambas marcas no existen las claras y necesarias diferencias que permitan su coexistencia". IV) Argumentos de la parte demandada. Compareció a fs. 18 y sigs. en estos autos, el Ministerio demandado y señaló que el acto impugnado, refleja el fiel cumplimiento del espíritu de las disposiciones que rigen la materia; sostuvo que en la especie, las marcas son suficientemente disímiles e inconfundibles para el público consumidor. Destacó el Organismo Estatal que si bien se trata de productos de consumo masivo, al momento de elegir, el comprador es selectivo, atento y discriminador. A ello se suma, la notoriedad de las marcas en cuestión (SAXE y AXE), ambas con tradición en el Mercado, de coexistencia pacífica y claramente distinguibles por los consumidores. Concluyó la parte demandada que no es posible tal confusión, en virtud de que no sólo existe diferencia fonética, gramatical, y visual, sino también por su notoriedad y trascendencia en el Mercado. V) A fs. 50 y sigs. en esta causa, compareció UNILEVER N.V. y dedujo tercería coadyuvante con el órgano estatal demandado; sostuvo la ausencia de confundibilidad entre los signos en pugna, así como la notoriedad de la marca AXE y también la de SAXE. Adujo la tercerista que en la especie existen las claras diferencias, exigidas por la legislación vigente, que permiten admitir su coexistencia en el Registro, extremo que ha sido refrendado en un sinnúmero de resoluciones de los órganos administrativos, así como en reiteradas sentencias del Cuerpo, ante lo cual no existe razón para arribar a una conclusión diferente. Precisó la compareciente, que las decisiones de los órganos citados, fueron dictadas atendiendo exclusivamente al resultado derivado del cotejo de las marcas en cuestión y no en consideración de las características de los productos o servicios que las mismas distinguen; por tanto, considera que no existe motivo alguno para que el criterio sea modificado, en esta oportunidad. Adujo finalmente que la "distinción" que pretende señalar la actora en este proceso, resulta además de ilógica, ilegal y ello porque la Ley no prevé que las marcas sujetas a cotejo, sean más o menos confundibles, de acuerdo a las clases internacionales que pretendan distinguir. VI) A fs. 77 y vto., compareció el Procurador del Estado y por dictamen Nº 56/2008, aconsejó la confirmación del acto administrativo impugnado. VII) Los antecedentes. La firma UNILEVER N.V. solicitó el registro de la marca "AXE" (denominativa), para proteger artículos de la clase Int. 5 (ver fs. 43 de los A.A.), registro al que se opuso la actora, por ser titular de la marca "SAXE", para distinguir las clases Int. 5, 9, 14, 24, 34 a 35. Fundó su oposición en las claras semejanzas entre las marcas en pugna, que las tornan peligrosamente confundibles por parte del público consumidor. Añadió también que SAXE es la denominación social y el nombre comercial de la actora (vide fs. 50 a 51 de los A. A.). Ahora bien, este Tribunal, con anterior integración, dictó la sentencia Nº 255/05 de 23/05/05; en dicha causa, la accionante demandaba la nulidad de la resolución dictada por la DNPI, que concedió el registro de la marca "AXE", también a la firma UNILEVER N.V. para proteger servicios de la clase 41. En esa oportunidad, el Cuerpo expresó: "Aún reconociendo lo opinable de la cuestión, como se demuestra por jurisprudencia dispar en casos parecidos, tanto en la faz administrativa como en esta vía contencioso anulatoria (ver citas de las actora, fs. 13 vta. a 15; y de la tercerista coadyuvante, fs. 166 a 168), el Tribunal comparte en lo sustancial la posibilidad de coexistencia de ambas marcas en el registro, sin riesgo de confusión. Porque a la existencia de diferencias ortográficas y fonéticas, que señalan los informes de la Asesoría Técnica y de la Asesoría Letrada de la DNPI, así como de la Asesoría Jurídica del Ministerio, cabe agregar el argumento -plenamente válido- de que tanto la marca "SAXE" en el país, como la marca "AXE" a nivel internacional, tienen una notoriedad de una y otra, que minimiza la posibilidad de confusión por parte del consumidor". Al dictarse esta sentencia, figura voto discorde del Dr. Manuel Mercant, cuya argumentación será objeto de análisis más adelante en la presente fundamentación. Emerge también de estos antecedentes, que la DNPI concedió la marca "AXE" a la firma UNILEVER N.V., para proteger artículos de la clase Int. 3, acto que fue atacado de nulidad y sobre el cual recayó la sentencia Nº 408/2004 de 21/07/04, que desestimó la pretensión anulatoria. VIII) Una vez más, la Corporación asiste a una controversia marcaria, en un ámbito que no se caracteriza por la unanimidad de opiniones; por el contrario esa esencial opinabilidad de la materia marcaria, justifica la diversidad de enfoques, que se trasunta en la existencia de opiniones legítimas y contradictorias, aún en sede jurisdiccional. Así las cosas, al momento de dictarse la presente, se comprueba que todos los miembros naturales del Cuerpo consideran que, entre las marcas "AXE" y "SAXE" no existen suficientes diferencias gráficas ni fonéticas, cuando la cuestión es analizada respecto a la clase Int. 5, esto es, productos farmacéuticos y/o medicinales, en un ámbito en el cual, como lo propugna el Catedrático Sigbert Rippe, el criterio de evaluación respecto a la eventual confundibilidad del consumidor medio, debe ser severo. En su obra de doctrina específica -"El problema de la Confundibilidad en materia de marcas de fábrica", ps. 322-323-, dice este Profesor: "Hay una categoría de productos que presenta dificultades especiales, causa de juicios contradictorios por su naturaleza y su sistema actual de identificación: los productos farmacéuticos y medicinales. En su apreciación se manifiestan tres tendencias: 1) Un criterio benévolo, porque el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional y porque por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; 2) Un criterio benévolo si se pretende distinguir productos cuya venta solo es posible bajo receta; y un criterio riguroso, en caso contrario. 3) Un criterio severo, porque dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana, riesgos que pueden derivarse de la confusión de los productos en su empleo, si se distinguen con marcas similares y sus efectos son distintos" (Cf. ob. cit.). IX) Ya, en un caso anterior -sent. Nº 255 de fecha 23 de mayo de 2005-, el Sr. Ministro, Dr. Manuel Mercant, sostuvo en su voto discorde: "Si bien en otros fallos me he plegado a la posición mayoritaria que ha sostenido la posibilidad de coexistencia de ambas marcas, un nuevo examen del tema me lleva ahora a la posición contraria"; y agrega más adelante este jurista: "En otros fallos y ante situaciones similares, el Tribunal ha sostenido -tal como lo señala la accionante- que las similitudes entre ambas marcas impiden su coexistencia. Así, en sentencia Nº 631/00 se consideró que "KLINEX" y "KLEENEX" no podían subsistir con "KLIN" por existir evidentes similitudes. En la sentencia Nº 598/99 se sostuvo que "Fortaz" y "Fortax Szabo" presentaba similitudes fonéticas y gráficas que admitían su confundibilidad; así como también "Dispagent" con "Disper Gen" (Sent. Nº 353/00). Todo ello demuestra lo opinable que puede ser el tema y las variaciones de criterios que la Administración y aún la Sala, han tenido cuando se trata de enfrentar o comparar vocablos similares. Si bien es cierto que existen sentencias que sostienen lo contrario, entiendo que el acto debe ser anulado, por cuanto he llegado a la conclusión que entre ambas marcas no existen claras y necesarias diferencias que permitan su coexistencia". X) Los transcriptos conceptos coinciden con la opinión unánime de los Sres. Ministros convocados a adoptar posición en la especie. Así, en su fundamentado voto, sostiene el Sr. Ministro, Dr. Ricardo Harriague: "En el caso que nos ocupa, no podrá acudirse al criterio benévolo, varias veces adoptado por el Cuerpo (Cf. Sentencias Nos. 507/96, 537/98 y 615/98) ya que nada se invocó y menos aún probó que se necesite receta para expedir los medicamentos, es más, no sabemos a qué medicamentos o productos farmacéuticos refiere (ver solicitud de fs. 43 A. A.). De lo anterior resulta que se trata de marcas que tienen similar connotación, que protegen indiscriminadamente productos de la Clase Int. 5, lo que podría generar claro riesgo de confusión. Más aún cuando las dos marcas son denominativas. En suma: no existen las claras diferencias que exilien la posibilidad de confusión, tal como lo requiere la norma: art. 6 de la ley 17.011 (Cf. Sentencia Nº 448/05)". Y en homenaje al principio de transparencia, que caracteriza a los actos administrativos y jurisdiccionales de este órgano jurisdiccional colegiado, se transcribe en lo medular, el voto del Sr. Ministro Dr. Jaime Monserrat, por su elocuencia. En el cual argumenta: "Si bien es cierto que este Tribunal se ha pronunciado en anteriores ocasiones por la inexistencia de confundibilidad entre los signos en pugna (Sentencias Nº 408/2004 y 255/2005) no puede soslayarse que: a) Se trataba de anteriores integraciones de la Sala, ninguno de cuyos miembros forma parte hoy día de la misma. b) Se cuestionaba la coexistencia de los signos "AXE" y "SAXE" en las clases internacionales Nº 3 y 41, donde los riesgos de confusión son de menor gravedad que en la clase int. Nº 5. c) En la clase int. Nº 3, puede sostenerse la notoriedad de la marca "AXE" (básicamente por su conocida línea de desodorantes). No así en la clase int. Nº 5, donde no puede decirse que la marca "AXE" sea notoria. Por lo tanto, entendemos que los conceptos vertidos en los fallos citados no son enteramente trasladables al presente caso, en el que a nuestro entender debería ampararse la demanda, en virtud de la confundibilidad entre los signos previamente señalada". XI) En síntesis, en un proceso plenamente garantista, como sin duda lo es el Sistema uruguayo, en el cual el precedente jurisprudencial no es obligatorio , en una materia esencialmente opinable, como lo es el Derecho Marcario, ámbito en el cual, la solución que se asigna al caso, en sede jurisdiccional, depende en gran medida de la naturaleza de los productos o servicios incluidos en cada clase internacional, no puede sorprender a nadie que los criterios del decisor varíen de acuerdo a las características de cada una de esas clases y siempre, con el objetivo de contemplar el interés del consumidor medio el cual no puede quedar expuesto a riesgos ciertos de confusión ante marcas similares, de igual o idéntica expresión fonética y gráfica. Por todo ello, el Tribunal, por la unanimidad de sus miembros naturales, en función de las razones precedentemente consignadas, arriba este fallo, con la certeza razonable y razonada, que el criterio aplicable en la especie es justo y contempla el marco legal y normativo internacional, que regulan la materia. Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en los arts. 309 de la Constitución, art. 6 quinquies del Convenio de París y art. 6 de la ley 17.011, el Tribunal, FALLA: Acógese la demanda incoada; y en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la cantidad de $ 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. Dr. Harriague, Dr. Lombardi, Dr. Preza (r,), Dra. Sassón, Dr. Monserrat. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).