Sentencia Definitiva N° 100/2009

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2009. No. 100 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos, caratulados: “FATE S.A.I.C.I. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 260/06). RESULTANDO : I) Que con fecha 03/03/06, compareció la actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 20/06/05, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se concede el registro de la marca “FATE EXIMIA AR-620” sin derechos privativos sobre el término EXIMIA, para distinguir productos de la clase internacional 12. La parte actora se agravia de la Resolución en cuestión, por cuanto la misma violenta y lesiona sus derechos de propiedad industrial, debilitando su marca y permitiendo el uso a terceros. Expresa que no se trata de una marca ni genérica ni descriptiva, por tanto resulta plenamente registrable. Finalmente manifiesta que el registro de la marca no fue cuestionada por terceros interesados, lo que implica un tácito reconocimiento por parte de la competencia. II) A fs. 17 a 18, comparece la demandada, evacuando el traslado conferido, manifestando que el acto se dictó conforme lo dispone la normativa aplicable. Expresa que la palabra EXIMIA que integra la marca, es un adjetivo y como tal ingresa en los supuestos prohibidos por la norma (art. 4, numerales 9, 10 y 11 de la Ley 17.011). Finalmente señala que en aplicación del art. 7 de la norma marcaria, la Administración procedió al registro de la marca sin derechos privativos sobre la palabra EXIMIA. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 43, alegando solo la parte actora a fs. 45 a 47. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 114/2008; de fs. 53), aconsejó la confirmación del acto procesado; se llamó para sentencia pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, por mayoría legal y, sin compartir la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria parcial ejercitada, en mérito a los fundamentos que se explicitarán. II.1.- Se impugna de nulidad la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de fecha 20 de junio de 2005, en cuanto concedió a la firma FATE S.A.I.C.I. el registro de la marca “FATE EXIMIA AR-620” solicitada bajo Acta No. 358.501, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional 12, “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, excepto “FATE” y “AR-620” (art. 7, Ley 17.011 de 25.09.98)” (AA, fs. 41). II.2.- Dicha volición fue útilmente recurrida (Revocación y Jerárquico, en subsidio) por FATE S.A.I.C.I. (AA, “A”: fs. 4/6), y previo dictamen de la Asesoría Letrada - Sector Recursos (AA, “A”: fs. 6vto./7), la DNPI por Resolución de fecha 8 de mayo de 2006 (AA, fs. 7vto.1), confirmó la resolución impugnada. Y, sin que a posteriori se hubiera pronunciado en tiempo y forma el Superior respecto del recurso Jerárquico deducido en subsidio, operó la consiguiente denegatoria ficta (arts. 5 y 6 de la Ley No. 15.869, en la redacción dada por el art. 41 de la Ley No. 17.292). III) En autos, la accionante impugnó de nulidad (parcial) la Resolución de la DNPI de fecha 20 de junio de 2005 en tanto la misma otorgó el registro impetrado pero, sin derechos privativos sobre el término “EXIMIA”; que forma parte de un conjunto, a saber: “FATE EXIMIA AR- 620”; por considerar que aquel término, que significa: ÓPTIMO, SUPERIOR, califica el producto. Consecuentemente, se entendió que es de aplicación el art. 4º, nums. 9, 10 y 11 de la Ley No. 17.011, y sólo procedía autorizar el registro solicitado, sin derechos privativos sobre el término EXIMIA, como lo establece el art. 7 de la ley marcaria. IV) A juicio del Tribunal (en la mayoría enunciada), le asiste razón a la demandante en sede de nulidad. IV.1.- Liminarmente, debe precisarse que a partir del dictado por la DNPI de la Resolución de fecha 20 de junio de 2005 citada, la discordia quedó reducida a la pretensión de la accionante de que también el término “EXIMIA” sea objeto de registro, con derechos privativos. En efecto, la Administración, por esta última resolución, fincó el otorgamiento del registro de la marca “FATE EXIMIA AR-620” con las limitaciones antes apuntadas, por entender que el término “EXIMIA” ingresaba en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la Ley No. 17.011 (art. 7, Ley No. 17.011); extremo éste, que vino recién a conocerse en plenitud al contestarse la demanda de autos, a fs. 22. IV.2.- Es opinión de la Corporación que, con relación al signo marcario objeto de la discordia, los requisitos legales habilitantes de su registrabilidad no se han visto vulnerados (arts. 1 y 6, Ley No. 17.011). El análisis detenido del conjunto -que no debe ser confundido con sus elementos integrantes- arroja las improntas de novedad, distintividad y especialidad suficientes y razonables, habilitantes de su registro. Ello, porque indudablemente se está frente a una creación, una locución dotada de ingenio y personalidad cierta que le permite distinguirse de otra (s), y a la vez identificar -aún secundaria o evocativamente- un producto en particular porque no puede resultar extraño que de alguna manera refiera o se conecte con el producto cuya distinción se pretende. Así, y más allá que lícito resulta postular respecto de la marca que nos ocupa una aplicación presidida por un criterio de razonabilidad, de los extremos prohibitivos contenidos en los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la Ley 17.011, lo cierto y concreto es que la invocada trasgresión a los preceptos contenidos en los mencionados numerales del art. 4º referido, no fue tal. Aún cuando es evidente que la Administración accionada más allá del conjunto ingresa al análisis aislado de las palabras que conforman la marca a fin de conferir o no, sobre las mismas, derechos privativos y, reconociéndose también por el Tribunal que el término “EXIMIA” a estar al diccionario de la Real Academia Española, admite los significados de “muy ilustre” o “excelso”, constituyéndose por ello en un vocablo que adjetiva, califica, (extremo éste expresamente argumentado como obstativo, en vía administrativa por la DNPI); se entiende que debe tenerse presente que la prohibición prevenida en la disposición legal del numeral 9º, sólo impide registrar como marca las denominaciones que expresen cualidades o atributos propios del producto o servicio. Como bien se señala por MERLINSKI y SALAVERRY, la ley se está refiriendo a aquellos calificativos que guarden una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresen una característica propia, inseparable o inherente al referido producto; una característica de tal modo inescindible del mismo que termine por asociarlo con el producto mismo. Por el contrario, cuando el calificativo puede ser aplicado a una pluralidad de productos o servicios de muy diversa naturaleza, esa prohibición legal desaparece (Ricardo MERLINSKI - Lucía SALAVERRY: “Las Marcas en el Uruguay” pág. 18/19). Precisamente, el término “EXIMIA” integrante del conjunto marcario que nos ocupa, no se inscribe entre los casos que vienen de considerarse precedentemente. Porque es por demás claro que ello no acontece ya que tratándose de los productos comprendidos en la Clase Int. 12 (“vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; vehículos de control remoto (que no sean de juguete); cepos para coches ”), el citado término no resulta ser una denominación técnica, comercial o vulgar, que se relacione directamente con los productos que protege, ni se emplee para expresar cualidades o atributos propios, necesarios, de los mismos. Tampoco, es posible afirmar que el vocablo en cuestión (EXIMIA) constituya una denominación genérica de los productos de la clase Int. 12, es decir, se traduzca en una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen (num. 10). Y, menos aún, que dicho término se haya vuelto la designación general, usual, de los productos llamados a distinguir o proteger (num. 11). V) Por último, no resulta un dato menor, que siendo de la esencia de toda marca distinguir un producto de otro y, por ende, jugar un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo; en el casus, la presente solicitud de registro de la marca “FATE EXIMIA AR- 620” no haya generado cuestionamiento de especie alguno por parte de terceros. Por los expresados fundamentos, sin perjuicio de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría legal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando parcialmente el acto administrativo impugnado de nulidad; en cuanto concedió el registro de la marca “FATE EXIMIA AR-620” sin derechos privativos sobre el término “EXIMIA”. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios fictos del abogado de la parte actora en la suma de $17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Harriague (r.), Dr. Lombardi, Dr. Preza (d.), Dra. Sassón (d.), Dr. Monserrat. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Preza. Discorde: Si bien se puede reiterar lo que siempre se ha señalado: Que en materia de Derecho Marcario, todo es opinable , considero, con el Procurador del Estado, que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha actuado correctamente en la especie, por los siguientes fundamentos: 1) Admitió la inscripción de la marca “Fate eximia” sin derechos privativos respecto del adjetivo “eximia”, para proteger productos de la clase internacional 12, esta clase, como lo señala el Dr. Harriague en su voto, la misma comprende vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, vehículos de control remoto, etc. 2) A mi modesto entender, actuó bien la Administración, pues si acogemos la pretensión anulatoria y la marca es inscripta en el Registro, en la forma solicitada, ello impedirá en el futuro que si comparece una empresa competidora y pretende inscribir esta Marca: p. ej. “Volkswagen - Eximio, al tener derechos privativos sobre el adjetivo “eximio” la empresa “Fate S.A.I.C.I.” el accionante no podría ya, utilizar ese adjetivo que, según el Diccionario de la Real Academia Española, edic. 2.001 significa: “Muy ilustre, excelso”. En consecuencia, ninguna empresa fabricante de motores para lanchas o motos de agua, podría utilizar el adjetivo “eximio” en la confección de sus marcas . Y esto fue lo que quiso evitar la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a mi juicio, con todo acierto. Por tanto, con el Procurador del Estado, confirmo. Discordia Dra. Sassón: Discorde: A mi juicio no existe mérito suficiente para admitir la pretensión de nulidad de la Resolución de la DNPI que concedió el registro de la marca Fate EXIMIA para las clases internacionales 12 por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, excepto FATE.- En efecto, estimo que dicho acto es legítimo y no corresponde sea anulado.- El art. 4º de la ley 17.011 en su inciso 9º prohibe el registro de las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se cumplan para expresar cualidades o atributos de los servicios o productos.- Y precisamente “eximia” es un adjetivo vulgar, que como tal califica la cualidad o atributo de un producto, sin que sea necesario determinar si se relaciona o no con aquel que en este caso protege, porque por su generalidad puede referirse a cualquier clase de producto en la medida que lo que destaca es su excelencia.- De admitir el registro en forma privativa de la actora de ese término, se estaría vedando su uso por terceros que, con todo derecho, podrían usarlo legítimamente por tratarse de un término vulgar que califica un producto o servicio.-