Sentencia Definitiva N° 24/2009

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de febrero de 2009. No. 24 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CAJA DE AHORRO Y SEGURO SOCIEDAD ANÓNIMA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 312/03). RESULTANDO : I) Que a fs. 10 comparece Mario Daniel Lamas, en representación de la Caja de Ahorro y Seguro Sociedad Anónima, promoviendo acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 15 de enero de 2002, por la que concedió el registro de la marca “X CAIXA ECONÓMICA FEDERAL”, Acta No. 307.045 a favor de la Caixa Económica Federal de Brasil, por el conjunto y sin derechos privativo sobre los términos que la componen, excepto “X”, para proteger productos de la Clase Int. 36. Expresa que la resolución impugnada afecta directamente los derechos marcarios de su mandante, vulnerando sus intereses comerciales y económicos por tratarse de un signo directamente confundible con los prerregistrados por la “Caja de Ahorro y Seguro S.A.” ante la D.N.P.I., los que forman una familia marcaria que gira en torno a un signo “vedette” que es la expresión “LA CAJA”. Agrega que la marca cuestionada viola lo dispuesto por los arts. 6, 14 y 23 de la Ley 17.011, ya que son gráfica, ortográfica e ideológicamente confundibles, lo que impide su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. Sostiene que atendiendo al aspecto conceptual, la traducción del término de origen portugués que integra el registro de la contraria “CAIXA”, resulta idéntico al de su mandante. Manifiesta que su mandante tiene derecho de exclusividad sobre la denominación “Caja” lo que implica la prohibición de su uso o registro por terceros no autorizados y el hecho de que ambos signos sean mixtos y vayan acompañados de distintos diseños no enerva la peligrosa similitud ortográfica, fonética e ideológica, que despierta el cotejo de ambos conjuntos. Concluye afirmando que el acto administrativo que habilitó la coexistencia de un signo distintivo casi idéntico al prerregistrado por su mandante, promueve la confusión, tanto en el registro como en el mercado de dos marcas destinadas a distinguir un mismo servicio. En definitiva, no se verifican, en la especie, las claras diferencias exigidas por la legislación marcaria, vulnerándose la normativa vigente, y por ello se atenta contra los derechos subjetivos de su mandante y contra el legítimo interés del consumidor medio uruguayo. II) Conferido traslado de la demanda, a fs. 16, se presenta la Administración y expresa que la acción de nulidad debe ser rechazada en atención a que su mandante ha actuado conforme a derecho. Funda su decisión en que la marca cuestionada, además de cumplir con lo dispuesto por el art. 1º de la Ley 17.011, presenta las claras diferencias que requiere el art. 6º. Expresó, también, que la sustanciación del trámite fue correcta, otorgándole a la actora las garantías del debido proceso. En definitiva, pide se rechace la demanda. III) A fs. 26 se abrió la causa a prueba, certificándose la producida por ambas partes a fs. 43. Alegaron por su orden, la actora a fs. 45/46 vto. y la demandada a fs. 49. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No. 601/04 de fs. 52), la Sala dictó Sentencia declarando que la acción de nulidad no pudo ejercitarse válidamente, por la falta del correcto agotamiento de la vía administrativa (Sentencia No. 200/05 de fs. 57/58). V) Se presentó recurso de revisión y previa sustanciación, se dictó la Sentencia No. 198/07 que acogió el recurso de revisión planteado por la parte actora. VI) Se dio vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo a fin de que se expidiera sobre el tema de fondo planteado (dictamen No. 614/07 de fs. 99). Y se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y compartiendo el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, tras el análisis detenido del sub causa se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria movilizada, en mérito a los fundamentos que se explicitarán. II.1.- Se impugna la Resolución dictada el 15 de enero de 2002 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto concedió el registro de la marca “X CAIXA ECONOMICA FEDERAL” (etq.), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, excepto “X”, (art. 7 de la Ley Nº 17.011 de 25/9/98), a favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de Brasil, solicitada bajo Acta Nº 307.045, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 36 (AA fs. 261). II.2.- Formulada la correspondiente solicitud de registro de la marca mixta premencionada (AA fs. 27/27vto. y 28/40), se concretó la oposición “de parte”, por la firma Caja de Ahorro y Seguro S.A., fundada en los registros anteriores de las marcas: “LA CAJA EXPRESS” Nº 294.197; “LA CAJA DIRECTA” Nº 294.198; “LA CAJA LÍNEA DIRECTA” Nº 294.199; “LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO” Nº 294.200 y “LA CAJA” Nº 294.201, todas ellas para la Clase Int. 36 (AA fs. 46/57). Luego, esa oposición fue desestimada por el acto en causa, de conformidad con el dictamen Nº 50/02 de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. (AA fs. 259/260). II.3.- Dicha volición fue útilmente impugnada por Caja de Ahorro y Seguro S.A. mediante la interposición de los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio (AA 4, 5 y 6/10). Tras expedirse su Asesoría Letrada – Sector Recursos por Dictamen Nº 450/02 (fs. 17/19), la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó Resolución de fecha 19 de setiembre de 2002, manteniendo su previa Resolución de 15 de enero de 2002, recurrida (AA fs. 20). Finalmente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería -actuando en ejercicio de atribuciones delegadas-, de consuno con la opinión de su Asesoría Jurídica (AA fs. 22/23), por Resolución de fecha 6 de mayo de 2003, confirmó el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2002 (AA fs. 24). La demanda anulatoria fue incoada en tiempo y forma el día 30 de mayo de 2003 (fs. 10/13 y 14). III) En opinión del Tribunal, no obstante reconocerse la complejidad connatural a este tipo de cuestiones que hacen a la similitud confusionista entre signos marcarios, en el ocurrente innegablemente operan razones de fuste para aventar la configuración de un supuesto de confundibilidad como fuera invocado por la accionante. Sabido es, que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado útiles reglas de apreciación que habilitan al juzgador a sistematizar el análisis de cada situación en particular. Así, es posible anotar que: a) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas” pág. 87 y ss.). Precisamente, el cotejo de conjunto, sucesivo y “pre- reflexivo” de los signos marcarios en pugna, permite concluir la existencia de notorias diferencias, fundamentalmente de orden gráfico, fonético e ideológico, que dicen acerca de la posibilidad de su coexistencia pacífica en el registro y mercado nacional. En efecto, y más allá de que como se expresara antes, en el análisis que se realiza a fin de detectar la posibilidad de confundibilidad entre dos o más marcas no se puede ingresar a la consideración de una parte o partes de las mismas para su comparación pues, lo que realmente interesa es la de su totalidad, igualmente, las marcas que nos ocupa desde el punto de vista gráfico, fonético, y aún ideológico, se diferencian abiertamente. Véase que el conjunto conformado por la marca cuyo registro fuera concedido por el acto administrativo del 15 de enero de 2002: “X CAIXA ECONOMICA FEDERAL”, con relación a los propios de las diferentes marcas concedidas a la accionante: “LA CAJA EXPRESS”, “LA CAJA DIRECTA”, “LA CAJA LÍNEA DIRECTA”, “LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO” y “LA CAJA”, constitutivos de la porción denominativa de estas marcas de naturaleza mixta, presentan redacciones claramente diferenciadas, al extremo que el elemento común que se postula como obstativo por la demandante, se halla escrito en diferentes idiomas: “CAIXA” – “CAJA” lo cual a la vista y oído del público consumidor, siempre ubicándonos en una impresión de conjunto, sucesivo y “pre-reflexivo” (en el sentido de aprehensión espontánea de los signos) a relevarse, se constituye en un elemento que sin dudas coadyuva incluso, a la distinción de esos signos marcarios; tornándolos claramente distinguibles o de fácil diferenciación, diluyendo en opinión de la Corporación cualquier riesgo de confusión ortográfica-fonética. Menos aun es posible confundir gráficamente estos signos marcarios que nos ocupa, tratándose de marcas MIXTAS -en que están presentes elementos verbales y figurativos-, siendo que las respectivas etiquetas aparecen realmente inconfundibles a partir de la presentación de diseños sensiblemente diferentes tanto en su diagramado, tipo de letra utilizado, así como en la manera de distribución de los colores que las componen; tal como surge de fs. 27vto., 49vto., 51vto., 52vto. y 53vto. de los Antecedentes Administrativos agregados. Precisamente, por todo ello, considera el Tribunal que debe desplazarse en el casus la aplicación mecánica de la teoría del “mot vedette” en la evaluación de un elemento supuestamente central del signo marcario, con olvido de que éste ha sido elegido como tal en función de una pluralidad de componentes. Calificada doctrina ha sostenido con acierto, que si bien el caso de mot vedette propiamente dicho puede llegar a constituir un indicio importante, de manera alguna constituye una regla absoluta (Cf. Luis Eduardo BERTONE – Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas 2”, Págs. 49 y ss.). Y, si como fuera dicho precedentemente, el cotejo marcario debe hacerse entre los conjuntos, ya que la existencia de partículas iguales o semejantes en las marcas de referencia no restringe el cotejo a las otras partes, va de suyo que la confundibilidad ideológica postulada por la parte actora no puede prosperar. Ello, porque es por demás evidente que la idea que evoca o despierta en la persona que la aprecia, la marca “X CAIXA ECONOMICA FEDERAL” no es la misma que aquella que provocan las marcas cuyo registro pertenece a la impugnante: “LA CAJA EXPRESS”, LA CAJA DIRECTA”, “LA CAJA LÍNEA DIRECTA”, “LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO” y “LA CAJA”. Incluso, entiende el Tribunal -siguiendo prestigiosa doctrina-, que cuando las marcas tienen contenido ideológico reconocible por el consumidor, las mismas son más difícilmente confundibles que las marcas que carecen de él (Cf. Mario D. LAMAS: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Pág. 238). Todo lo cual permite convenir que, la marca cuyo registro fue otorgado en la impugnada satisface el requisito esencial de originalidad y novedad que exige el art. 6 de la Ley Nº 17.011, en la medida que no es posible detectar a su respecto similitud o parecido con otra u otras marcas ya existentes, pasibles de ser apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi”), que son las que se graban en la memoria del consumidor (Cf. Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: Op. Cit. pág. 93). Y, en este último aspecto, debe consignarse, además, que en lo que hace a la cuestión de: “¿Para quién debe resultar clara la confundibilidad?”, indudablemente hay que referirse a la clase de público que resultará comprador de estos productos de la Clase Int. 36, postulándose la existencia de un consumidor discriminador. Es claro que la clase de público estará de ordinario condicionada por la clase de producto que va a adquirir, y la lógica de lo razonable indica que la persona requirente de un servicio de la especialidad que involucra la clase internacional referida, seguramente habrá de conducirse con especial atención respecto de la marca del mismo y origen del producto; extremo que contribuye aún más a diluir el riesgo confusionista invocado. Finalmente, si atento a lo informado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a fs. 34, es posible concluir que la palabra “CAJA” es de uso común en la Clase Int. 36, indudablemente nos encontraríamos ante un conflicto de marcas “ débiles”; y sabido es que las marcas que contienen un elemento de tal naturaleza deben tolerar la convivencia con otras que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio razonablemente benévolo; todo lo cual también contribuye a prestigiar la solución anunciada (Cf. BERTONE – CABANELLAS de las CUEVAS: Op. Cit., Pág. 93). Por los expresados fundamentos, lo establecido en el art. 309 de la Constitución de la República y, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $17.000 (pesos uruguayos, diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Harriague (r,), Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dra. Sassón, Dr. Monserrat. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).