Sentencia Definitiva N° 682/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de diciembre de 2008. No. 682 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “VANS INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 745/05). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 10/11/2003 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó el registro de la marca “etq.” (Acta Nº 339.636), a la firma Vans Inc., de Estados Unidos, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 25. Afirma que los fundamentos de la Oficina de Marcas para denegar el registro, estribaron en considerar que se solicitó una marca figurativa “consistente en la huella de un pie para proteger productos pertenecientes a la clase internacional 25”. Señala que la Administración erró en el objeto sobre el cual recaería el registro pretendido, ya que no se trata de la huella de un pie, sino el registro de un especial y particular diseño aplicado en el caso a la suela de un zapato deportivo. Dice que la marca solicitada es un diseño consistente en una sucesión de rombos con bordes biselados aplicado a la suela del calzado. Sostiene que la marca pretendida tiene suficiente novedad en tanto es un signo diferente a los otros preexistentes que identifican artículos similares, que cuenta con suficiente especialidad porque se trata de un diseño singular y único que no se relaciona con el producto al cual se aplica. Agrega que muchos son los ejemplos que pueden citarse relativos a marcas exclusivamente figurativas concedidas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, para distinguir artículos de la clase internacional Nº 25. Concluye que el signo cuyo registro fue denegado se encuentra registrado como marca en múltiples países del mundo. II) El demandado en su contestación expresa, que el signo propuesto carece de fantasía, esto es, no posee características de novedad, especialidad y distintividad. Señala que la falta de registrabilidad de un signo abarca tanto a una denominación como un gráfico. Concluye que respecto a los casos citados como ejemplo, cabe consignar, que cada país tiene sus propios mercados, realidades diferentes y en razón de ello aplican su legislación, por lo que resulta irrelevante la comparación. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 50, y alegaron las partes por su orden (fs. 52-54 y fs. 57). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 574/2007), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (art. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869) para el correcto accionamiento en sede de nulidad. II) En el ocurrente, se impugna la Resolución dictada el 10 de noviembre de 2003 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI), por la que se desestimó el registro de la marca “(Etq.)”, a la firma VANS INC., de Estados Unidos, solicitada bajo Acta Nº 339.636 para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 25 (AA, fs. 77). Formulada la correspondiente solicitud de la marca anteriormente referida (AA, fs. 2 y 7/8), se concretó oposición “de oficio” por parte de la Oficina de Marcas de la DNPI (AA, fs. 9), por entender que la marca solicitada estaba comprendida en las nulidades establecidas en el art. 4, num. 11º, de la Ley Nº 17.011. Habiéndose evacuado por VANS INC. el traslado conferido (AA, fs. 10/11) y, tras los dictámenes de la Asesoría Letrada y Asesoría Técnica - Dirección (AA, fs. 74/75 y 76), la DNPI, compartiendo el dictamen de su Asesoría Técnica, dictó finalmente el acto en causa. III) Dicha volición fue útilmente impugnada por VANS INC. mediante los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio, (AA, 81/82); siendo aquélla liminarmente confirmada por Resolución de la DNPI de fecha 5 de octubre de 2004 (AA fs. 84); y luego en vía jerárquica, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (en ejercicio de atribuciones delegadas) por Resolución de fecha 15 de abril de 2005, confirmó la Resolución de la DNPI de fecha 10 de noviembre de 2003 (AA, fs. 89). Agotada la vía administrativa, la acción anulatoria de infolios fue deducida en tiempo y forma (fs. 4/7vto. y 8). IV) Sucintamente expuestos, los agravios movilizados por la parte actora refirieron a que la marca pretendida es un diseño consistente en una sucesión de rombos con bordes biselados aplicada a la suela del calzado, y por ello los derechos que se reivindican son los exclusivamente referidos a la figura como una sucesión de rombos con bordes biselados. La misma goza de poder distintivo ya que el consumidor que se proponga adquirir un calzado deportivo podrá identificar claramente aquel que provenga de VANS INC. por el diseño de la suela. Dicha marca tiene suficiente novedad, dado que es un signo diferente a los otros preexistentes que identifican artículos similares; cuenta también con suficiente especialidad, porque se trata de un diseño singular y único; y tiene suficiente distintividad por el simple hecho de reunir los caracteres referidos. Por su parte, la Administración accionada fundamentó, esencialmente, su oposición en lo dictaminado por su Asesoría Letrada, de que el signo propuesto a registro carece de fantasía, esto es, no posee características de novedad, especialidad y distintividad (art. 4, lit. 11, de la Ley Nº 17.011). V) Tras el análisis detenido del sub causa, el Tribunal, en mayoría legal, considera que no le asiste razón a la parte demandada en punto a la denegatoria del registro de la marca requerida, en mérito a los fundamentos que se explicitarán. V.1.- En puridad, la decisión denegatoria del registro de la marca solicitado por VANS INC. se sustentó en lo que oportunamente fuera dictaminado por la Asesoría Letrada con fecha 7 de octubre de 2003, luego compartida por la Asesoría Técnica – Dirección el 16 de octubre de 2003; ello, a partir de lo consignado en el Considerando de la Resolución de la DNPI de fecha 10 de noviembre de 2003. Y, la Asesor Letrado autora del dictamen Nº 1187/03 (AA, fs. 74/75), visualizó la marca figurativa solicitada, como “la huella de un pie”, destinada a proteger productos pertenecientes a la clase internacional Nº 25, dentro de la cual se encuentran incluidos los zapatos. Y, básicamente, fincó su opinión contraria al otorgamiento del registro marcario impetrado, en la circunstancia que dentro de la Ley de Marcas existe una prohibición general de registro de signos genéricos, es decir aquellos que no sean de fantasía por no poseer las características de novedad y especialidad” (art. 4, inc. 11). V.2.- Ciertamente, no se comparte lo anterior por cuanto a poco que se repare en la “Solicitud de Registro de Marcas” obrante en los antecedentes administrativos a fs. 2 y su modificativo de fs. 7/8, podrá advertirse que la marca cuyo registro se pretende se trata de una de tipo “figurativo”, consistente en un diseño conformado por una sucesión de rombos con bordes biselados, aplicado a la suela del calzado, y no, como fuera interpretado por la DNPI, de la “huella de un pie”. Si la reproducción gráfica que el solicitante estampó en la solicitud de referencia no permitió una clara visualización de la marca “(Etq.)” cuyo registro se pretendía por VANS INC., no cabe duda que ello sí pudo realizarse en la documentación agregada luego por el interesado al evacuar la vista de la “oposición”, en respaldo de su afirmación de la recepción del mismo registro marcario peticionado, en países tales como Nicaragua, Francia, España, Italia, Suiza, Méjico y EE.UU. (AA, fs. 12/73). Aún podría recibirse en concepto de la Sala, la afirmación de que la marca figurativa en cuestión se trata, más que un mero dibujo en la suela de un zapato, de un verdadero relieve, especial, aplicado a la suela de un calzado deportivo. Pero tal circunstancia, no tendría real incidencia al momento de examinar si el signo cuyo registro se solicitaba gozaba de poder distintivo, y consecuente novedad y especialidad. Ello, porque hablando la Ley de la marca como un signo, le asiste razón a MERLINSKI – SALAVERRY cuando señalan que el signo es una cosa, es decir: un elemento material. Y, que ese elemento puede revestir múltiples y variadas formas: elemento gráfico, táctil, olfativo, auditivo (“Las Marcas en el Uruguay” Pág. 10). V.3.- Consecuentemente, en opinión del Tribunal (en mayoría legal), se le imputa erróneamente a la marca figurativa solicitada bajo Acta Nº 339.636, como argumento obstativo a su registro, la ausencia de “fantasía” y, subsecuentemente de novedad, especialidad y distintividad (art. 4 num. 11 de la Ley Nº 17.011). Pero, ello no es así. Los autores que vienen de citarse expresan que, según BREUER MORENO “…Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo; porque la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria…”. O sea, que cualquier signo o vocablo que no sea el nombre necesario, y único de un producto o servicio, es de fantasía, aun cuando pueda evocarlo. Luego, si de lo que se trata en autos es de un especial y particular diseño aplicado en la suela de un zapato deportivo, no parece posible sostener que este signo carece de las pautas exigidas por el numeral 11º del art. 4 de la Ley de Marcas. La propia descripción denota la fantasía del diseño, ya que no se trata de registrar como marca la suela de un calzado deportivo, sino de una suela determinada, caracterizada por un determinado dibujo con características innegablemente novedosas; gráfico que representa toda la parte inferior de una suela de calzado, con la parte de puntera hacia arriba, fino perfil, una banda estrecha lisa próxima a éste y el resto trazados en aproximadamente la mitad inferior por pequeños rombos separados, de doble trazo que completan nueve filas… (AA, fs. 22 y ss). En términos plenamente compartibles, MERLINSKI – SALAVERRY expresan que la “ fantasía” hace referencia a la originalidad del signo ya sea por su inexistencia anterior o por su ausencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto de los productos o servicios que pretende proteger. Es decir, que este concepto apunta a la creatividad que debe caracterizar cualquier signo que se pretenda registrar como marca; extremos éstos, que vienen a confirmar a partir de la descripción precedente, que la fantasía no le es ajena a la marca figurativa que nos ocupa. Y, todavía, si la “novedad” debe ser evaluada en términos relativos, debiendo entenderse por tal, la ausencia de utilización o registro, de ese signo como marca, obteniendo derechos de exclusividad sobre el mismo; y, no habiéndose constatado respecto del signo a registrar nada en contrario, cabe concluir que tampoco obra en este sentido una carencia de dicho requisito. También en cuanto a la “ especialidad” del signo, que exige que el mismo deba presentar caracteres peculiares, únicos y propios; la misma indudablemente se encuentra satisfecha en el casus desde que la descripción de la marca antes apuntada permite relevar esos caracteres peculiares, únicos y propios. Finalmente, siendo que la “distintividad” se traduce por una clara diferenciación visual, fonética e ideológica, con una marca anterior ya existente o en trámite de registro; no surge de autos y su agregado administrativo, que se hubiera puesto en tela de juicio dicho carácter en base a las resultancias de un registro anterior (Op. Cit. Pág. 23). En suma, la marca cuyo registro pretende la accionante cumple a cabalidad con la función distintiva que le es propia, es decir con la función básica que toda marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o producto, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado; haciéndolo, en un todo acorde con lo exigido por los arts. 1 y 6 de la Ley Nº 17.011. Por los fundamentos expuestos y, sin perjuicio de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, en mayoría legal, FALLA : Acogiéndose la demanda anulatoria incoada y, en su mérito, anulándose el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en la suma de $ 17.000.- (pesos uruguayos, diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Preza (d.), Dr. Lombardi (d.), Dr. Harriague (r.), Dra. Sassón, Dr. Monserrat. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi. DISCORDE: La firma accionante demandó la nulidad de sendos registros que le fueron desestimados por la DNPI. En el proceso seguido entre las mismas partes por causa similar -ficha 747/05- me incliné por una solución anulatoria, en tanto entendí que no se pretendía registrar una zapatilla deportiva, como argumentaba la demandada, sino un diseño determinado, aplicado a una zapatilla deportiva. No obstante, en la especie propiciaré una solución confirmatoria, puesto que la situación es diferente. En autos se pretende el registro de una suela, que si bien la accionante expresa que tiene un diseño determinado consistente en una sucesión de rombos con bordes biselados; dicho diseño no difiere de los estándares de suelas que se encuentran en el mercado. Tal diseño, que luce en la solicitud de registro (fs. 3), no presenta características particulares, y tampoco se especifican éstas en el ítem observaciones. De la prueba incorporada en vía administrativa, correspondiente a registros concedidos en el extranjero (fs. 18, 22-25,48 A.A.), sí se aprecia que la suela posee forma romboide, pero esa sola característica, sin ningún otro aditamento como puede ser el nombre de la marca, no le otorga aptitud distintiva para permitir su registro, pues carece de la nota de fantasía que reclama la norma. Como destacan MERLINSKI y SALAVERRY “La fantasía, en nuestro concepto, hace referencia a la originalidad del signo ya sea por su inexistencia anterior o por su ausencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto de los productos o servicios que pretende proteger. En eso consiste el requisito de fantasía como creatividad, que debe caracterizar a cualquier signo que se desee registrar como marca” (“Las Marcas en el Uruguay”- Marco Normativo, Ed. 2000, Pág. 23). En consecuencia, me inclino por CONFIRMAR. Discordia del Dr. Preza. Por cuanto, coincidiendo con los argumentos expuestos por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en su fundamentado dictamen y los que aduce en su discordia el Sr. Ministro Dr. Eduardo Lombardi, considero que la forma de la suela de zapato deportivo, que se pretende suscribir, no contempla los requisitos exigidos en el art. 4to., inc. 11, de la ley 17.011 y no permite al potencial adquirente, una clara distinguibilidad respecto de otros productos de diseño similar.