Sentencia Definitiva N° 578/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de noviembre de 2008. No. 578 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOUZA CRUZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 294/04). RESULTANDO : I) Que a fs. 9-11 compareció Eduardo Lapenne en representación de SOUZA CRUZ S.A., demandando la nulidad de la resolución de fecha 11/8/03, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se desestimó el registro de la marca “DERBY” Acta 311.667, solicitado por la actora para proteger productos de la clase internacional 34 (fs. 26 AA p. A). La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que a su juicio, ha sido dictado sin tener en cuenta la interconexión de este asunto con las acciones anulatorias interpuestas contra los registros opositores, lo que vulnera los derechos de su representada. Explica que la marca “DERBY INTERNACIONAL” Nº 346.569, está pendiente de resolución ante la Sede en expediente ficha 400/01; la marca “DERBY” Nº 336.832 también fue objeto de acción anulatoria, y la marca “DERBY INTERNACIONAL” Nº 311.516 se encuentra en igual situación de ilegitimidad pero por razones de economía procesal aún no se ha impugnado. Expresó, que además debe tenerse en cuenta, el registro sistemático y especulativo de marcas propiedad de su representada por Compañía Industrial de Tabacos Monte-Paz, como ser, las marcas “RITZ”, “CARLTON”, “CORONET”, “BACCART”, “ROYAL CLUB”, “DELTA”, “REGENTE”, “ELDORADO”, “COSMOS”, “CONCORDE” y “CONTINENTAL”. Sostuvo, que resolver un asunto sin esperar a definir la legitimidad de las marcas opositoras que ya habían sido objeto de impugnación, demuestra una actuación en contra de los principios generales propios de la actividad administrativa; va contra principios de economía y eficacia, dado que deberá revisarse lo resuelto una vez se defina la anulación o no de las marcas “DERBY” registradas por MONTE PAZ. Asimismo, se afectan los principios de imparcialidad e igualdad, al no aplicar los mismos criterios a todas las situaciones jurídicas análogas; en el caso, al agilitar la resolución de estos autos y por otra parte, demorar la tramitación de la anulación de “DERBY” Nº 336.832, la DNPI no hace sino priorizar un derecho sobre el otro. Historió que su representada tiene registrado el signo “DERBY CLUB” en Brasil desde 1922, y ha ido registrando las variantes figurativas del signo DERBY desde esa época; siendo hoy en Brasil, la marca de mayor venta en su mercado. La marca uruguaya fue registrada recién en 1978, cuando la marca ya era notoria en Brasil. No puede desconocerse pues, la actividad desleal de la opositora, definida ya en sentencias de la Sede números 445/03 y 417/03. En consecuencia, resulta aplicable al caso, el Protocolo de armonización de marcas del MERCOSUR (ley 17.052 art. 9), Convenio de París (ley 14.910 art. 6 bis y 6 quinquies). En suma, abogó por la anulación del acto enjuiciado. II) Que conferido el correspondiente traslado de la demanda ésta fue contestada a fs. 14-17 por la representante de la parte demandada, solicitando su rechazo y manifestando que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho, en virtud de que se funda en que el antecedente “DERBY”, registrado en la misma clase internacional a nombre de Monte Paz, es confundible con la marca solicitada por la actora. Así, precisó que el accionamiento de nulidad del antecedente “DERBY INTERNACIONAL” que denunciara la actora, no tiene efecto suspensivo de las actuaciones administrativas, y una vez firme la sentencia del TCA, la Administración deberá ajustarse a lo resuelto por el Tribunal. Expresó entonces, que comparando la solicitada con el antecedente vigente citado como obstativo, “DERBY” acta Nº 242.329, renovado por acta Nº 336.832; resulta que no presenta las claras diferencias que permitan la coexistencia pacífica de las marcas en pugna, tanto en el registro marcario como en el mercado, conforme lo exige el art. 6 de la ley 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. III) Que a fs. 23 compareció Eduardo Mezzera por COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A., solicitando se rechace la demanda; en tanto la acción de nulidad instaurada respecto del acto que confirmó el registro de la marca de su mandante “DERBY INTERNACIONAL”, no tiene efecto suspensivo, por lo que el registro se encuentra vigente y obsta al solicitado por el actor y que le fuera correctamente denegado por la DNPI. IV) Que abierto el juicio a prueba (fs. 27), se produjo la que luce certificada a fs. 87. V) Que alegaron de bien probado las partes, por su orden (fs. 89-90 la actora; 93-94 la tercerista y 97 la demandada). VI) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, aconsejó la confirmación del acto impugnado (Dictamen No. 557/2007). VII) Se citó a las partes para sentencia (fs. 102), la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se ha constatado el debido cumplimiento del aspecto formal (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes en el proceso. II) Contándose con la mayoría de criterios concordantes necesaria a los efectos de emitir el presente pronunciamiento, y de conformidad, asimismo, con el dictamen expresado en autos por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de confirmarse el acto administrativo procesado. Éste se encuentra configurado por la Resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial de fecha 11/8/03 que desestimó el registro de la marca “DERBY” (etq), (Acta Nro. 311.667), solicitada por “Souza Cruz S.A.”, para distinguir productos de la Clase Int. 34 (Antecedentes Administrativos “A”, fs. 26 vta./54). Y como surge también de los Resultandos de esta sentencia enumerados con precedencia, la actora fundó sus agravios en que, a su entender, la resolución atacada fue dictada sin tener presente la interconexión de este asunto con las acciones anulatorias interpuestas contra los registros opositores a nombre de “Monte Paz S.A.”, cuya resolución aún está pendiente. III) Al momento de la resolución impugnada en estas actuaciones el antecedente “DERBY INTERNACIONAL”, a nombre de Monte Paz S.A. se encontraba vigente, no obstante haber sido anulado con posterioridad por este Tribunal por sentencia 13/2006 en expediente ficha 400/01.- De tal circunstancia se infiere que la demandada actuó ajustada a derecho, pues en el momento de dictar la resolución atacada, existía un antecedente obstativo al registro, al tratarse de conjuntos marcarios que no presentaban las claras diferencias exigidas legalmente. Por otra parte, y de conformidad con lo que surge del informe de Asesoría Técnica (Antcdts. Admtvs., p. A, fs. 25), otros antecedentes similares y en la misma clase fueron considerados como obstativos para resolver la denegatoria considerada. En conclusión, la resolución procesada se ajustó a derecho al momento de ser dictada; ello, sin perjuicio de entender también que, una vez firmes las sentencias de esta Sala recaídas sobre registros obstativos impugnados, la Administración deberá ajustar su accionar a lo resuelto por el Tribunal (tal como aquélla lo reconoce). Por los expuestos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y de conformidad con los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestímase la demanda, y, en tal mérito, confírmase el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Preza, Dr. Lombardi (d.), Dr. Harriague, Dra. Sassón (d.), Dr. Monserrat (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi. Discorde por los mismos fundamentos expuestos en la sentencia No. 577, de 25 de noviembre de 2008. Discordia de la Dra. Sassón.