Sentencia Definitiva N° 577/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 25 de noviembre de 2008. No. 577 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOUZA CRUZ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad (Ficha No. 295/04). RESULTANDO : I) Que, con fecha 27/5/04, a fojas 9 compareció la accionante, entablando acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 11/8/03 , por la cual se desestimó el registro de la marca “DERBY” (Etq), Acta Nº 311.665, para identificar productos de la Clase Internacional 34, manifestando que el acto impugnado fue dictado sin considerar, en absoluto, que los signos que constituían la base de la oposición, estaban siendo en el mismo momento cuestionados, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional ante el T.C.A., por lo que la denegatoria fue resuelta exclusivamente desde el punto de vista formal, sin tener en cuenta el fondo del asunto, ni su interconexión con otras acciones, originadas en la piratería marcaria operada por la firma Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A., que registró en Uruguay marcas notorias, previamente registradas en otros países por la accionante, a saber “Continental”, Carlton”, “Ritz” y “Derby Internacional”. En efecto, se encuentran a consideración del Tribunal cuatro procesos anulatorios, dirigidos contra los actos que autorizaron el registro de las marcas antedichas a favor de Monte Paz, identificados con los números de ficha 343/00, 344/00, 345/00 y 400/01, cosa que la Administración conocía, y por lo cual resulta errático haber resuelto este expediente aisladamente, sin esperar la decisión jurisdiccional de los anteriores. Agregó que la marca de autos, así como la “DERBY” (Acta 311.667) fueron solicitadas por ella, en el entendido de que es el verdadero titular del signo, y que la prueba ofrecida en las anulatorias de las marca “DERBY” se tomaría en cuenta a la hora de resolver. Pero la Administración en lugar de unificar el tema, resolvió este litigio separadamente, negándole el registro solicitado por su legítimo titular internacional. Por pura lógica, un asunto que depende de otro, implica que primero se resuelva el principal, para luego pasar al dependiente, no obstante lo cual se invirtieron los términos afectando seriamente sus derechos. Señaló asimismo que un año antes, la D.N.P.I. había anulado el registro desleal preexistente de las marcas “DERBY” y “DERBY INTERNACIONAL”, por lo que no es posible que el mismo órgano se apresure hoy a resolver esta denegatoria sin tener en cuenta su propia posición previa, que debía determinar que las otras causas corrieran la misma suerte, puesto que los argumentos esgrimidos en este caso son exactamente los mismos que en aquéllos, es decir que Souza Cruz S.A. tiene su signo “DERBY CLUB” registrado en Brasil desde 1922, para la clase internacional 34, y desde entonces lo ha ido renovando, así como registrando sus variantes figurativas. Por otra parte, la actividad desleal de la opositora, ya fue definida como tal en las sentencias del T.C.A. 445/03 y 417/03, que acogieron las demandas formuladas por Souza Cruz S.A. en cada una de ellas por las marcas “CONTINENTAL” y “CARLTON”. II) Con fecha 26/7/2004, a fs. 14, compareció la demandada evacuando el traslado conferido, y solicitando el rechazo de la demanda incoada, en base a los siguientes argumentos. Afirmó que el signo cuyo registro fuera denegado, es confundible con el prerregistrado con el mismo término y para la misma clase internacional por Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A. Precisó además que la litispendencia del proceso anulatorio relativo a la marca “DERBY INTERNACIONAL”, no tiene efecto suspensivo de las actuaciones administrativas, por lo que sólo una vez pronunciada y firme la sentencia del T.C.A., la Administración deberá ajustarse a lo resuelto por el Tribunal. Agregó asimismo, que a tenor de lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 17.011, “para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”; y que examinados ambos grupos marcarios no se observan las diferencias gráficas y fonéticas que hagan posible su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado. En conclusión, expresó que los argumentos aportados por la actora no logran tampoco en esta instancia conmover los fundamentos de la D.N.P.I. para adoptar la manifestación de voluntad impugnada, por lo que solicitó el rechazo de la acción. III) Con fecha 9/9/2004, y en calidad de tercero coadyuvante, compareció la Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A., quien manifestó que el acto impugnado es legítimo y merece ser confirmado, haciendo suyos los fundamentos esgrimidos por la Administración demandada para desestimar la solicitud de registro incoada. IV) Abierto el juicio a prueba, mediante la providencia Nº 7153/2004, glosada a fs. 27, se produjo la que se encuentra certificada a fs. 76, haciéndolo la parte actora de fs. 28 a fs. 69, la demandada, de fs. 70 a 72, y la tercerista de fs. 73 a 75. A los autos se agregaron por cuerda cuatro legajos, en 54, 411, 120 y 137 fojas, respectivamente, conteniendo el primero de ellos los antecedentes administrativos, aportados por el M.I.E.M., y los otros tres documentación aportada por la accionante. Cumpliendo con el designio legal, con posterioridad alegaron las partes, haciéndolo la actora a fs. 78, la demandada a fs. 86, y la tercerista a fs. 83. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen N° 491/2007 a fs. 89 y sig.), aconsejó desestimar la demanda incoada. VI) Cumplido lo cual, se llamó para sentencia por auto 6587/2007, de fecha 10/9/07, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley N° 15.869), para el correcto accionamiento de la acción de nulidad. II) Contándose con la mayoría de votos conformes de la Sala y asimismo con el criterio -que se comparte-, expresado en estas actuaciones por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de confirmarse el acto administrativo que resultase impugnado. III) Tal como emerge de los Resultandos pormenorizados con precedencia, se procesa la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 11/8/03 que desestimó el registro de la marca “DERBY” (etq) (Acta Nro. 311.665), solicitada por Souza Cruz S.A. para distinguir productos de la Clase Int. 34 (Antecedentes Administrativos “A”, fs. 53 vta./543). Y como también se extrae de aquellas resultancias citadas, la actora sustentó sus agravios en que “DERBY” es una marca notoria en la República Federativa del Brasil desde 1922, habiendo sido registrada por su opositora (Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A.) en nuestro país en forma ilegítima. IV) Como se lo adelantase, este Tribunal, contando con la mayoría de votos conformes de sus integrantes, estima que corresponde que el acto administrativo impugnado debe ser confirmado, En efecto, y reiterando conceptos ya vertidos en expediente entre las mismas partes ficha 294/04, se entiende que la Resolución procesada se ajustó a derecho, pues al momento de dictarse no existía resolución obstativa de esta Sala en relación con los diferentes expedientes mencionados por la agraviada. Como surge de la sentencia de esta Corporación referida, el antecedente denominado “DERBY” se encontraba vigente al momento del dictado de la resolución atacada en estas actuaciones. Por lo que la demandada actuó legítimamente, ya que al momento del pronunciamiento de tal volición, se verificaba un antecedente impeditivo del registro, al tratarse conjuntos marcarios que no presentaban las claras diferencias exigidas legalmente.- Compartiéndose en el sentido indicado el criterio expuesto por la Asesora Letrado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien, en su informe obrante a fs. 9/10 de los Antecedentes Administrativos “A”, expresó: “ En el caso de autos, ambas marcas se denominan DERBY, término de fantasía para la clase, por lo que es de precepto impedir la coexistencia. El hecho de que se encuentre en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la nulidad de la marca propiedad del opositor, no es óbice para aplicar la norma. De pronunciarse el Tribunal acogiendo la acción de nulidad interpuesta, la Administración procederá conforme a dicho mandato, pero mientras esa sentencia no sea dictada, se está ante la obligación de pronunciarse…”. Por los expuestos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, en mayoría, FALLA : Desestímase la demanda y, en tal mérito, confírmase el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista, en la suma de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Preza, Dr. Lombardi (d.), Dr. Harriague, Dra. Sassón (d.), Dr. Monserrat (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Lombardi. Discorde: Es cierto que la legitimidad de un acto debe evaluarse al momento de su dictado; y en la especie, como lo fundamenta la Administración al contestar la demanda, existía el prerregistro obstativo, “DERBY” para la misma clase internacional a nombre de Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz. Ahora bien, Merlinski y Salaverry al referirse al valor legal del registro de una marca alude a que “La propia ley establece que el registro de una marca no es más que una presunción de propiedad de la misma por quien la inscribió (art. 9, inc. 2º)” (destacado de los autores). (“Las Marcas en el Uruguay – Marco Normativo; Edición 2000; pág. 40). Dicha disposición, legal edicta: “El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria”. Y continúan los autores: “Ipso facto cabe realizarse la siguiente pregunta: ¿se trata de una presunción absoluta o relativa? Dadas las notas que se verán a continuación estimamos que nos encontramos frente a una presunción relativa. Y ello en mérito a que: a) subsiste siempre la posibilidad de anulación de un registro marcario, promovida por un usuario anterior (art. 100); b) también subsiste la posibilidad de anulación de un registro marcario por fraude o notoriedad (arts. 21, 23 y 27)...” (destacado pertenece a los autores) (ob. cit. pág. 41). Veamos, en sentencia Nº 13/06 se anularon los actos impugnados, pues se probó la notoriedad de la marca a favor de Souza Cruz, o como resulta de otro fallo similar, se evidenció que la Compañía Monte Paz “conocía o debía conocer la existencia del registro en Brasil” (Sent. 445/03). De manera que, si bien al momento de dictarse el acto de marras, existía el antecedente obstativo de “DERBY” a favor de Compañía Monte Paz, probada como lo fue, la notoriedad en la sentencia 13/06, y en el presente, correspondía disponer la revocación del acto. En efecto, surge también en estos autos abundante prueba de la notoriedad mundial de la marca en cuestión. A fs. 80-137 de los A.A., letra “B” (Anexo 4), consta un listado completo de los registros “DERBY”, en innumerable cantidad de países. Adviértase que en muchos de dichos registros figura como propietario “British American Tobacco” (BAT), pero se especifica a fs. 31 vto. que Souza Cruz integra el grupo de empresas subsidiarias de la sociedad matriz del Grupo BAT. Todo ello, sin perjuicio del copioso material publicitario, folletería, etc. que obra en las diferentes piezas de los A.A. Por todo lo expuesto, entiendo que debe anularse el acto en proceso. Discordia de la Dra. Sassón. Discorde: Por los fundamentos expuestos en sentencias Nos. 417 y 445/03 y 13/06 y lo expuesto por el Dr. Lombardi en su discordia, a los que, por razones de brevedad y a fin de no ser reiterativa, me remito, entiendo que se debe anular el acto impugnado que desestimó la solicitud de registro de la marca “DERBY” solicitada por Souza Cruz S.A. de Brasil para la clase int. 34.- El nombre aludido se puede entender “notoriamente conocido”, por lo menos en otros países, por lo que la situación, sin duda, se enmarca en la previsión de nulidades relativas prevista en el art. 5 núm. 6º.- Por tanto, el registro a nombre de Monte Paz de la denominación “Derby” para cigarrillos, podría configurar un caso de piratería marcaria, desde que la marca registrada en nuestro país, es notoriamente conocida como de propiedad ajena, lo que claramente tenía que conocer quien la registró en nuestro país, dado la actividad similar de ambas empresas.- Verificadas estas hipótesis en el ocurrente, se hace aplicable la nulidad relativa del registro, dictada por el art. 5, Nº 7, de la ley 17.011 y la protección prevista por el art. 10 bis del convenio”.- En efecto, la actora ha cumplido con la carga que impone el art. 33 de la ley marcaria, aportando prueba de la notoriedad invocada, consistente en documentación en forma, de los registros en numerosos países, así como documentos comerciales.- La prueba aportada se debe ponderar a la luz de las reglas de la sana crítica, pudiéndose concluir que el nombre “Derby” tiene una clara difusión y reconocimiento internacional de larga data y anterior a la titularidad de la concedida acá, por lo que difícilmente una empresa que opere en el mismo rubro podría desconocer, lo que demuestra el mejor derecho de la actora.-