Sentencia Definitiva N° 494/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de octubre de 2008. No. 494 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KANIN PVT. LTD. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 632/05). RESULTANDO : I) Que con fecha 3/10/05, compareció la actora, entablando demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 13/7/05, dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, por la cual se revocó la Resolución de fecha 5/3/04, que había concedido el registro de la marca “KANGARO” a su favor. La parte actora expresa que los argumentos esgrimidos por la demandada en cuanto a la notoriedad de la marca, no pueden ser de recibo, por cuanto las empresas en pugna originariamente conformaban un solo grupo, y luego dos, pero trabajando en conjunto; por lo que la notoriedad de la marca es fruto de un esfuerzo común. Agrega que la recurrente para defender su supuesto mejor derecho, argumentó que el público consumidor uruguayo asocia la marca con su empresa; sin probar dicho extremo. Finalmente, manifiesta que ha agregado documentos de fuerte contenido probatorio que demuestran que es la legítima titular de la marca, entre ellos, un acuerdo firmado entre las familias. II) A fs. 20 a 21, comparece la demandada, evacuando el traslado conferido, manifestando que la Administración ha actuado en la especie conforme a Derecho. Expresa que con fecha 5/3/04 la Dirección General de la Propiedad Industrial había concedido el registro de la marca “Kangaro” a favor de Kanin Pvt. Ltd.; habiéndose opuesto a la misma la empresa Kangaro Industries de India, aduciendo piratería. Señala que ante ello se abrió un período de prueba, en la cual las partes en pugna presentaron la que entendieron pertinentes. Finalmente, manifiesta que la Asesoría Letrada entendió pertinente acceder a la impugnación impetrada, revocando el signo marcario concedido. III) A fs. 30 a 33 vto. comparece el tercero denunciado, Kangaro Industries (Regd. India), deduciendo tercería coadyuvante con el demandado. Expresa que la marca “Kangaro” pertenece a Kangaro Industries, siendo además su nombre comercial, y en virtud de lo previsto en el art. 5º, incs. 6 y 7 de la Ley de Marcas, arts. 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de París, corresponde se mantenga la revocación de la marca. Agrega que los hechos esgrimidos por la actora no son exactos, en especial lo que refiere al funcionamiento de las empresas y a la existencia de un acuerdo familiar, el cual está en discusión en la India por haber dejado a las socias mujeres fuera del mismo. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 49, alegando el tercerista a fs. 61 a 65 vto. y la demandada a fs. 68; no así la actora, que fue declarada rebelde por providencia 678/07 de fs. 23. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 575/2007, de fs. 71), aconsejó la confirmación del acto impugnado; se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en forma legal. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se ha constatado el debido cumplimiento del aspecto formal (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes en el proceso. II) Que el Tribunal, con el voto coincidente de sus integrantes y de conformidad con la conclusión a la que arribó el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de confirmar el acto impugnado, en cuanto estima que los agravios expuestos por el accionante no permiten llegar a una solución anulatoria. En el caso se postula la nulidad del acto de 13.7.2000 dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por el cual revocó la resolución que dispuso la concesión de la marca KANGARO Nº 347.372 a favor de la actora para proteger los productos de la clase internacional 16, por entender que su competidora Kangaro Industries (India) tenía un mejor derecho respecto del signo marcario en cuestión y que la actora cuestionó.- Dado el tenor de los agravios, el objeto del juicio se centra en determinar la legitimidad de la decisión de la Administración, al sostener el mejor derecho de Kangaro Industries (Regd), tanto en la titularidad del registro de la marca, como en el derecho de uso.- III) Y la actora no pudo acreditar ser titular del derecho que invocó emanado de un acuerdo al que habrían arribado los integrantes de su familia (padre y tres hijos) en abril 1995, luego de múltiples gestiones comenzadas en 1992, y que involucrara a las firmas Kangaro Industries, Jain Manufacturing Co. y Kanin (India).- Si bien la tercerista Kangaro Industries, no niega la existencia de ese acuerdo, sí le resta valor, eficacia, por tratarse de un acuerdo familiar referente a una división “de hecho” de los activos entre hermanos y porque no adquirió firmeza en tanto fue recurrido ante las autoridades competentes.- Extremos éstos, que la actora no pudo revertir con la prueba aportada, por lo cual, ese acuerdo invocado, no puede constituir el fundamento de los derechos invocados por la actora sobre la marca Kangaro para proteger los productos de la clase int. 16.- La profusa prueba aportada demuestra que, la marca Kangaro, que identificara a los productos de la clase int. 16, como a muchos otros artículos relacionados con la industria de la papelería y afines, data de mucho tiempo atrás y que estuvo vinculada a la familia de los principales de las empresas en pugna.- Pero ello no es suficiente para justificar su registro a nombre de la actora, cuando el quebranto entre los diversos integrantes de la familia ni siquiera fue cuestionado.- IV) Queda entonces por considerar el punto referido a la notoriedad de la marca y su uso, con la identificación de un titular determinado, argumento que la accionante pretende que no fue probado.- Y bien, tampoco se puede compartir este agravio, porque aun cuando exista prueba de que la citada marca fue registrada en diversos países, tanto la actora como la tercerista, lo cierto es que en nuestro país, los productos con tal denominación eran vendidos por la tercerista a una conocida firma importadora de plaza como lo es Santiago Aloy, con anterioridad a la solicitud registral, como se comprueba con documentación comercial y catálogo de productos.- V) En suma, y teniendo en cuenta las afirmaciones expuestas por las partes involucradas y la prueba aportada, cabe concluir que la demandada ponderó correctamente las resultancias de las actuaciones administrativas para revocar el registro, por lo que tal decisión debe ser mantenida al no resultar que el acto fuera ilegítimo o bien, existiera desviación o abuso de poder, por parte de la Administración, cuando lo dictó.- Por lo expuesto, y lo dispuesto en los arts. 309 y 310 de la Constitución; 22, 28 y 38 del D.L. Nº 15.524 y con el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado; sin especial condena procesal.- A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista en la cantidad de $15.000.- (pesos uruguayos quince mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese Dr. Preza, Dr. Lombardi, Dr. Harriague, Dra. Sassón (r.), Dr. Monserrat. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).