Sentencia Definitiva N° 492/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de octubre de 2008. No. 492 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “C&A NEDERLAND con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 160/05). RESULTANDO : I) Que con fecha 1º de abril de 2005, a fs. 7/10, compareció Eduardo Lapenne, en representación de la parte actora, promoviendo demanda de nulidad contra la resolución dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial, de fecha 25/V/04, en cuanto desestimó el registro de la marca “C&A (etq.)”, a la firma C&A NEDERLAND, de Holanda, solicitada bajo Acta No. 301.836, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 35 (A.A. fs. 34). Expresando agravios, relató que la D.N.P.I. presentó oposición a la solicitud de la marca en cuestión en base a la marca “C&a”, No. 316.408, del Sr. Jorge Chadicov, que cubre la totalidad de los servicios de la clase 35. Afirmó, en síntesis, que la D.N.P.I. desestima la solicitud tomando en cuenta el dictamen que rechaza la acción de anulación de la marca del Sr. Chadicov, lo que es absolutamente incorrecto ya que no se consideran las normas y los principios que rigen el sistema marcario. A este respecto, señaló que la marca “C&A” No. 316.408 debe ser anulada ya que es un registro especulativo que le impide ejercer sus derechos de propiedad industrial sobre su signo “C&A”, notorio a nivel mundial, que se encuentra registrado y en uso hace más de un siglo. Manifestó que, cuando una marca goza del carácter de notoria como en el caso de autos (hecho que ha sido probado y aceptado por la D.N.P.I. en el proceso de anulación), el principio de especialidad cede frente a ella para así lograr una protección más completa de la misma, ya que sus características así lo demandan, siendo de aplicación los artículos 6 bis y 8 de la Convención de París que obliga a todos los estados miembros a proteger las marcas notorias y los nombres comerciales, estos últimos sin obligación de registro. Por otro lado, indicó que la marca del Sr. Chadicov fue solicitada y concedida para toda la clase internacional 35, pero el uso de la misma está limitado a “servicios de consultoría y asesoría” (de lo que surgen las siglas C&A), por lo que su actitud de mantener el registro para la totalidad de la clase demuestra su mala fe, impidiendo al legítimo titular de la marca obtener su registro en nuestro país. Luego, argumentó que en el caso la oposición de oficio era innecesaria, máxime cuando el titular de la marca no comparece a deducir oposición. En definitiva, solicitó la anulación de la resolución impugnada. II) Que conferido el correspondiente traslado, compareció Rossana Papaterra en representación del Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería, contestando la demanda (fs. 18/20). Oponiéndose a la anulación pretendida, señaló que en el caso la D.N.P.I., ciñó su accionar a la normativa contenida en la Ley 17.011, en razón de lo cual la pretensión de la contraria deberá ser desestimada. En relación al antecedentes, expuso que, demostrada la identidad de servicios y la identidad de los signos, el acto impugnado es ajustado a derecho. Por otro lado, afirmó que el agravio referido a la oposición de oficio carece del menor sustento jurídico, ya que la misma no es una prerrogativa, sino del ejercicio de un poder deber que la normativa le confiere, siendo totalmente intrascendente la circunstancia de que el titular del antecedente no dedujera oposición. En este sentido, agregó que el antecedente que fuera invocado como obstativo de la presente solicitud, si bien fue objeto de solicitud de anulación por el actor, dicha petición fue desestimada y no provoca, como pretende el actor, la suspensión del acto administrativo. Finalmente, sostuvo que el agravio relativo a la notoriedad del signo C&A también merece su total rechazo, desde que la prueba ofrecida por el actor en el trámite recursivo, no surgió que la notoriedad de su signo trascendiera el ámbito de mercado de los productos protegidos, ni que se le haya causado un perjuicio por el titular del antecedente, por el contrario, surgió probado que este último realizó la captación de clientela con actividad y esfuerzo propios, no habiendo utilizado el prestigio, la notoriedad y la fama obtenida por el actor en terceros países. III) Que abierto el juicio a prueba por el término legal a fs. 22, se produjo la que obra certificada a fs. 38. IV) Que alegaron las partes por su orden, la parte actora a fs. 40 y la demandada a fs. 45; fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 320/2007 de fs. 48 y vta.), quien aconsejó confirmar el acto procesado. V) Que citadas las partes para sentencia, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. para sentencia (fs. 50), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que conforme las manifestaciones de las partes y los antecedentes administrativos allegados a la causa, el accionamiento deducido se dirige a la anulación del acto administrativo mediante el cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, desestimó el registro de la marca C&A (etq.) a la firma actora, solicitada bajo Acta No. 301.836, para distinguir productos de la clase Int. 35 (AA fs. 34). III) El Tribunal, por la unanimidad de sus miembros, desestimará los agravios invocados y por ende, irá a confirmar el acto en proceso. IV) La actora sostiene que la marca solicitada refiere a “servicios de venta al por menor y mayor” en tanto el uso de la marca prerregistrada está limitada a “servicios de Consultoría y Asesoría”. Sin embargo el antecedente fue otorgado para toda la clase respectiva, en tanto la actora también la solicitó en esa forma, por lo que no resulta en la especia de aplicación el principio de especialidad (Cfme. Sent. 830/2006). En virtud de ello, y al ser idéntica la marca solicitada a la prerregistrada propiedad del Sr. Chadicov, su coexistencia pacífica en el mercado no es posible, teniendo la D.N.P.I. la potestad para oponerse y desestimar las solicitudes de registro que no sean claramente diferentes de las que se hallan inscriptas o en trámite de inscripción. V) En cuanto al agravio basado en la excepción al principio de especialidad, invocado por la accionante en función de la notoriedad de su marca, corresponde señalar que este Cuerpo ha tenido oportunidad de analizar este extremo en sentencia No. 373/2006 de fecha 17 de mayo de 2006, recaída en idénticos autos (Ficha No 371/2004). La Sala sostuvo: “De acuerdo a la normativa vigente en Derecho Marcario, para que prospere la anulación de un registro, debe estarse a las previsiones del art. 27 de la ley 17.011, según las cuales el solicitante deberá probar que tiene registrada una marca que ha devenido notoria, además de acreditar la mala fe del propietario del registro que pretende anular. Emerge de autos, que tales extremos no logró acreditar el accionante en vía administrativa y que en sede jurisdiccional, no intentó probar; por el contrario, surge de esta causa y de los A.A., que “C & A” Nederland, es una marca notoria para la clase Int. 25 pero no para la clase int. 35 , categorías que protegen productos muy diversos; asimismo, no se ha acreditado la mala fe del Contador Chadicov, aspecto esencial y requisito indispensable para configurar la prueba de “competencia desleal”, según precedentes jurisprudenciales conformados por las Sentencias Nos. 593/00 y 517/03, entre otros”. “IV) El mentado art. 27 de la ley 17.011 exige que, cuando ya han transcurridos 15 años desde la fecha de concesión del registro de la marca que se pretende anular, caduca el derecho a deducir contra ella la acción de anulación del art. 20, salvo en el caso que la marca del accionante sea notoria y cuando la que se pretenda anular haya sido registrada de mala fe, donde podrá accionarse en cualquier momento.” “Luego, la Sala coincide con el criterio sustentado en la especie por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, pues en el curso de las actuaciones administrativas C&A Nederland no logró acreditar que a la fecha de registro de la marca impugnada, su propia marca fuera notoria en el país . En la sub-causa, la parte actora, luego de invocar la notoriedad de la marca, incumplió con la carga de la prueba que le impone la ley adjetiva (art. 329 del C.P.C.); menos aún logró acreditar que el Contador Chadicov haya pedido el registro de su marca, con mala fe.” “A ese respecto se ha sostenido por la doctrina especializada: “Cuando se trata de una marca notoria, en los términos del art. 6 bis del Convenio de París, el hecho de la notoriedad de la marca en el país donde se ha efectuado el registro impugnado, es suficiente para anular el registro” (Cf. Bertone-Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas 2da. edic. p. 322).” No corresponde variar el criterio adoptado en dicha oportunidad dado que la accionante no aportó ni en vía administrativa, ni en sede jurisdiccional ningún elemento probatorio diferente al examinado en dichos autos. VI) Finalmente el art. 22 de la Ley 17011 dispone “La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el art. 6 de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.”. En mérito a lo expuesto y estando en vigencia el registro de la marca C&A para los servicios de la clase internacional No. 35 a favor de Walter Jorge Chadicov, el acto impugnado es legítimo, careciendo de la relevancia que el accionante le otorga a la falta de oposición del titular del antecedente (Cfme. Sent. 830/2006). Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional y art. 11 de la ley 17.011, el Tribunal, FALLA : Confirmando el acto administrativo impugnado y consiguientemente, desestimando la demanda incoada. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Preza, Dr. Lombardi, Dr. Harriague. Dra. Sassón, Dr. Monserrat (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).