Sentencia Definitiva N° 429/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de setiembre de 2008. No. 429 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “KOREL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 86/05). RESULTANDO : I) Se procesa en autos demanda de nulidad contra la Resolución dictada el 4 de diciembre de 2003 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se desestimó el registro de la marca “JOYSPORT” a la firma KOREL S.A., de Uruguay, solicitada bajo acta No. 341.329, para distinguir los artículos de la clase internacional 18. Manifiesta que el conjunto marcario JOYSPORT, en la forma presentada y para los productos que pretende distinguir, reviste la suficiente fuerza registral para ser considerado una marca amparable por los arts. 1º y concordantes de la ley 17.011 y su decreto reglamentario, en virtud de que el signo reúne la suficiente fantasía y especialidad respecto del antecedente. Indica que las diferencias entre los conjuntos marcarios en pugna, uno mixto y otro denominativo, y las claras diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, hace presumir y permite asegurar que los consumidores de los productos de una y otra marca sabrán discernir claramente respecto del origen de éstos, lo cual bajo ninguna circunstancia podrán asociar o vincular con el mismo fabricante. Concluye que el acto resistido lesiona su legítimo derecho a obtener la protección monopólica de su creación como conjunto marcario proveniente de un uso anterior notoriamente reconocido por el consumidor. II) Que conferido el correspondiente traslado de la demanda, ésta fue contestada a fs. 15-16 por el representante de la parte demandada, solicitando su rechazo por entender que el acto impugnado se ajusta a lo dispuesto en la normativa marcaria contenida en la ley 17.011. Señala que la parte denominativa de los signos, fonéticamente son cuasi-idénticos. Concluye que la consideración expuesta determina sin lugar a dudas que los mismos no reflejan las claras diferencias que la ley reclama. III) Que a fs. 26-28 comparece JANSPORT APPAREL CORP deduciendo tercería coadyuvante con la demandada, manifestando que lo actuado por la Administración se ajusta a derecho en virtud de que el simple cotejo de las marcas apreciadas en su conjunto, evidencia que las mismas no pueden coexistir sin riesgo de confusión. IV) Que abierto el juicio a prueba las partes produjeron la que luce certificada a fs. 73. V) Que alegaron de bien probado las partes por su orden (fs. 75-78, 85 y 81-82 vta., respectivamente). VI) Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo aconsejó la confirmación del acto administrativo (Dictamen No. 377/2007 de fs. 88 y vta.). VII) Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia (fs. 69), la que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación del acto administrativo del 4 de diciembre de 2003 por el cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desestimó el registro de la marca “JOYSPORT” solicitado bajo acta Nº 341.329 por la firma actora para proteger productos de la clase Int. 18 (AA fs. 20 v.). A esa solicitud se había opuesto en su oportunidad la firma JanSport Aparell Corp. Por su marca prerregistrada “JANSPORT” (AA fs. 11 y ss.). Aduce la actora que el conjunto marcario con el cual pretende distinguir productos de la referida clase, reviste fuerza registral como para ser amparado por las normas de la ley 17.011, pues ostenta suficiente fantasía y especialidad respecto del registro antecedente. III) Que el Tribunal, en decisión unánime y concordante con el dictamen del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de desestimar el accionamiento en virtud de considerar que no son de recibo los argumentos desplegados por la actora. Prestigiosa doctrina sobre el tema, recogida asimismo por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer, obviamente exige un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (RIPPE, S. “La propiedad industrial en el Uruguay” pág. 313 y ss, particularmente pág. 322; GUTIÉRREZ CARRAU, J. M. “Manual teórico-práctico de marcas” pág. 87 y ss.; Sents. 648/96; 118/02; 663/04; y 255/05). En la especie se ha pretendido el registro de una marca de carácter denominativo (AA fs. 9), que se confronta con otra de carácter mixto (AA fs. 13), circunstancias éstas que en otras oportunidades no se ha visto como obstáculo para el registro, puesto que se admite la coexistencia de ambas especies más allá de algunas similitudes. Sin embargo, en el caso presente la acentuada similitud del elemento denominativo hace más que factible la confusión entre ambas marcas, poniendo en un segundo plano el valor de aquellas circunstancias mencionadas. Existe propiamente un riesgo de confusión entre tales marcas, más que nada por la similitud gráfica y fonética de las mismas que, en tanto remite al tipo de producto que se pretende proteger, desdibuja el perfil identificatorio dando pie a la referida confundibilidad. Debe tenerse en consideración que la clase internacional Nº 18 se compone de un elenco de productos relativamente reducido que no tienen mayor diversidad, tales como “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”. Los signos “JOYSPORT” y “JANSPORT” son muy similares en su estructura gramatical, lo que les hace gráfica y fonéticamente pasibles de ser confundidos por el consumidor del tipo de productos referentes. Máxime cuando ambos se integran por una desinencia (mot vedette , como le llama la doctrina) exactamente igual y pretenden distinguir artículos de la misma clase. Pues bien, en concepto de la Corporación, al hacerse el análisis comparativo de la prerregistrada “JANSPORT” y la rechazada “JOYSPORT” se concluye que entre ambas no se verifican las claras diferencias a que alude el art. 6 de la ley 17.011. Y ello porque se aprecia una identidad ortográfica, fonética y conceptual de tal intensidad que permite prever, razonablemente, el efecto de confusión que puede provocar en el público consumidor respecto al origen del producto. En ese marco, las preposiciones “JOY” “JAN” se manifiestan como insuficientes para dotar de particularidad y originalidad a la marca rechazada. Tales características tienen aptitud para confundir al consumidor, haciendo que desaparezca o se comprometa seriamente la función individualizadora inherente a toda marca. Las diferencias que pretende relevar la parte actora son irrelevantes, pues del simple cotejo de los signos marcarios surge la casi igualdad de los mismos, con la posibilidad de llevar al consumidor a la convicción de que se trata del mismo fabricante. No es éste un caso en el que se pueda recurrir a criterios de flexibilidad, como se mencionó ut supra cuando los registros están referidos al mismo tipo de productos, puesto que en tales hipótesis se requiere un examen más estricto a fin de evitar eventual deslealtad en la competencia comercial. En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el art. 6 de la ley 17.011, respetando el principio de no confundibilidad allí establecido, corresponde la solución desestimatoria anunciada. Por los expresados fundamentos, el Tribunal FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Preza, Dra. Battistella, Dr. Lombardi (r.), Dr. Harriague, Dra. Sassón. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).