Sentencia Sentencia N° 428/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de setiembre de 2008. No. 428 VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados “ALIJOR S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 51/05). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 19/3/2003 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se anuló el registro de la marca “LA SALTEÑA” (Acta No. 276.115), concedida a favor de la firma Alijor S.A., de Argentina, para proteger la Clase Int. 30. Afirma que en diciembre del año 1986, se firmó un contrato por Alijor S.A. y La Salteña S.A., referido a la transferencia de marcas de La Salteña S.A. a favor de Alijor S.A., en lo que respecta a productos de panificación en general, incluyendo productos de confitería y repostería, excluyendo alfajores y galletitas en todas sus variedades; reservándose la titularidad de marcas para La Salteña S.A., en lo que respecta a pastas alimenticias en general, frescas y secas, rellenas o no, en todas sus variedades, comprendiendo también empanadas rellenas, tortas pascualinas y pastelitos cocidos, fritos u horneados, hechos únicamente con la masa que produce La Salteña S.A.; y reconocimiento de propiedad común para ambas sociedades con respecto a los restantes productos de la clase 22. Dice que la mayoría de las marcas de La Salteña S.A., fueron solicitadas en nuestro país en el año 1994, para los productos de la clase internacional 30, que le correspondían conforme al acuerdo. Agrega que la actora comenzó a solicitar las suyas con fecha 8/3/1995, respecto a los productos acordados, no habiendo tenido en aquel momento, oposición de La Salteña S.A. Señala que en el año 2002, La Salteña S.A. se apartó de lo convenido, y procedió a solicitar la anulación del registro de la marca otorgada a la actora. Sostiene que si se comparan los rubros dentro de la clase por los que se solicita la marca, no coinciden con la prerregistrada, por lo que entiende de aplicación el principio de la especialidad. Concluye que se trata de una situación de competencia desleal, en la que el conocimiento de la firma La Salteña S.A. del registro y uso por parte de Alijor S.A. de la marca “LA SALTEÑA”, para productos de panificación en general en la República Argentina, es evidente. II) El demandado en su contestación expresa, que la actora solicitó bajo Acta No. 276.115, el registro de la marca “LA SALTEÑA” para distinguir los artículos o productos de la clase internacional No. 30, sin derechos privativos. Dice que dicha solicitud fue desestimada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 16/5/1997, lo que fue impugnado por la solicitante, revocándose con fecha 1º/7/1999. Señala que con fecha 30/7/2004, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial compartiendo lo dictaminado por su Asesoría Letrada, mantiene el acto impugnado de 19/3/2003 que anuló la marca LA SALTEÑA concedida a favor de Alijor S.A., lo que fue confirmado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. III) Comparece como tercerista coadyuvante con el demandado, la firma La Salteña S.A., solicitando la confirmación del acto impugnado y el rechazo de la demanda. Afirma que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y la propia Sede, sostuvieron que el contrato celebrado entre Alijor S.A. y la Salteña S.A., no se aplica en Uruguay. Sostiene que el convenio entre la Salteña S.A. y Alijor S.A. sobre transferencia de marcas, reserva de titularidad de marcas, y reconocimiento de propiedad común para ambas sociedades respecto de los restantes productos, es inoperante en nuestro país, porque las obligaciones que ambas empresas asumen lo son en la República Argentina, y todas y cada una de las marcas que se atribuyen en exclusividad o en común, son marcas registradas en dicho país. Agrega que el llamado principio de especialidad no resulta de aplicación en este caso, pues ambas marcas de la Salteña S.A. y Alijor S.A., cubren productos concurrentes. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 103, no alegó la actora a la que le fue acusada rebeldía (fs. 104-106), haciéndolo por su parte la tercerista (fs. 117-125) y el demandado (fs. 128). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 511/2007), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, conforme a la normativa vigente (Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, por unanimidad, y compartiendo la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria deducida. II.1.- Se impugna en este proceso, la Resolución dictada el 19 de marzo de 2003 por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se anuló el registro de la marca “LA SALTEÑA”, concedida bajo Acta No. 276.115, a favor de la firma ALIJOR S.A., de Argentina, para proteger la clase Int. 30 s/d (AA, “A”: fs. 80). II.2.- Dicha volición fue útilmente resistida por ALIJOR S.A., mediante la interposición de los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio (AA, “A”: fs. 47/48 y 49vto./52). II.3.- Previa expedición de su Asesoría Letrada -Sector Recursos (AA, “A”: fs. 58vto./59), por Resolución de fecha 30 de julio de 2004, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: DNPI) mantuvo su Resolución de fecha 19 de marzo de 2003 (AA, “A”: fs. 59vto.). Posteriormente, tras emitir su dictamen la Asesoría Jurídica (AA, “A”: fs. 60vto./61vto.), el Ministro de Industria, Energía y Minería -en ejercicio de atribuciones delegadas-, por Resolución de fecha 28 de octubre de 2004, confirmó la Resolución de la DNPI de fecha 19 de marzo de 2003 (AA, “A”: fs. 63). III) Emerge de los antecedentes administrativos agregados que, oportunamente, ALIJOR S.A. solicitó el registro de la marca “LA SALTEÑA”, formulada bajo Acta No. 276.115, para la Clase Int. 30, la cual le fue desestimada por Resolución de la DNPI de fecha 16 de mayo de 1997. Contra la anterior, ALIJOR S.A. dedujo los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio (AA, “A”: 10vto./11vto.). Y, por Resolución de fecha 1º de julio de 1999, la DNPI revocó su anterior decisión de fecha 16 de mayo de 1997, y concedió, en su lugar, el registro de la marca “LA SALTEÑA” a favor de la firma ALIJOR S.A., de Argentina, para proteger la Clase Int. 30 s/d, solicitada bajo Acta No. 276.115 (AA, “A”: fs. 45). Contra el registro de la marca “LA SALTEÑA” para Clase Int. 30, a favor de la firma ALIJOR S.A., se dedujo por parte de la firma LA SALTEÑA S.A. una acción de anulación (AA, “A”: fs. 65/71vto.) y, tras expedirse la Oficina Notarial (AA, “A”: fs. 77vto./78) y la Asesoría Letrada - Sector Recursos (AA, “A”: fs. 78vto./79vto.), la DNPI por Resolución de fecha 19 de marzo de 2003, anuló el registro de la marca “LA SALTEÑA”, oportunamente concedido a la firma ALIJOR S.A. IV) Luego del análisis detenido del sub causa, la Corporación, por lo fundamentos que se explicitarán seguidamente, se pronunciará por la confirmación del acto administrativo impugnado de nulidad en autos. IV.1- Liminarmente, por así haberlo invocado la parte actora en respaldo de su pretensión anulatoria, corresponde referir al contrato celebrado el 1º de diciembre de 1986 entre las firmas LA SALTEÑA S.A. y ALIJOR S.A. (AA, “A”: fs. 13/21). En puridad, un “Convenio de transferencia de marcas y titularidad común”, acordado en la República Argentina, entre dos firmas argentinas, y referido únicamente a registros argentinos de la marca “LA SALTEÑA”, por el cual se vehiculiza transferencias de marcas de LA SALTEÑA S.A. a favor de ALIJOR S.A. en general, incluyendo productos de confitería y repostería, excluyendo alfajores y galletitas en todas sus variedades; y se hace reserva de titularidad de marcas para LA SALTEÑA S.A. en todo lo que respecta a pastas alimenticias en general, frescas y secas, rellenas o no, en todas sus variedades, comprendiendo también empanadas rellenas, tortas pascualinas y pastelitos cocidos, fritos y horneados. A este respecto, la Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse en un fallo recaído en causa de similar tenor jurídico (“LA SALTEÑA S.A. c/ MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA; Acción de Nulidad (Fa. 152/02), dictado el 21 de junio de 2004 bajo la numeración 351/2004. Se expresa allí, en términos perfectamente reproducibles en la especie, que ese convenio celebrado entre LA SALTEÑA S.A. y ALIJOR S.A. sobre transferencia de marcas, reserva de titularidad de marcas y, reconocimiento de propiedad común para ambas sociedades respecto de los restantes productos, deviene inoperante en nuestro país. Porque las obligaciones que ambas empresas asumen (“…de no producir, y/o comercializar…otros productos que los asignados en este convenio en exclusividad a cada una de ellas…), lo son “…en la República Argentina…” y todas y cada una de las marcas que se atribuyen en exclusividad o en común, lo son marcas ya registradas en dicho país. Por su parte, la Oficina Notarial de la DNPI indica con toda razón en su dictamen de fecha 17 de marzo de 2003, que dicho acuerdo para ser eficaz y válido en nuestro país, tendría que tener como objeto registros marcarios uruguayos y haberse presentado para su inscripción en el Uruguay (art. 16 de la Ley No. 17.011), con los requisitos prevenidos en el art. 28 del Decreto No. 34/999. IV.2.- Ha quedado fuera de toda controversia en el ocurrente, el hecho de que LA SALTEÑA S.A. solicitó ya en el año 1994 varios registros de la marca “LA SALTEÑA” destinados a proteger productos de la Clase Int. 30; en tanto que ALIJOR S.A. recién hizo lo propio en el año 1995 (fs. 2vto. y AA, “A”: fs. 69). Siendo de consignar, que mientras la primera apuntaba con el registro de sus marcas en la Clase Int. 30 a la protección, únicamente, de: “ pastas alimenticias en general, frescas y secas, rellenas o no, en todas sus variedades, comprendiendo también empanadas rellenas, tortas pascualinas y pastelitos cocidos, fritos y horneados ”, la segunda lo hacía solo para distinguir en la misma Clase Int. 30: “ productos de panificación en general, incluyendo productos de confitería y repostería, con exclusión de galletitas en todas sus variedades”. Así las cosas, es innegable que se asiste a una pretensión de registro de dos marcas gramatical y fonéticamente idénticas, y si todavía todas están llamadas a proteger artículos o productos de la misma Clase Int. 30, la lógica de lo razonable indica que el peligro de similitud confusionista se hace presente (art. 6 de la Ley No. 17.011). BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS expresan con acierto indudable que, en razón de la función distintiva que debe cumplir la marca, se requiere que el signo sea claramente distinguible de los que ya están registrados; y que en este requisito, en cuya observancia se hallan directamente interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, se basa la exclusión no sólo de las marcas idénticas a las anteriormente admitidas, sino también de aquellas que presentan con éstas rasgos de “similitud confusionista”. De hecho, las marcas no se estudian y cotejan por el sólo fin de declarar si se parecen o no, sino porque a través de ese parecido pueden resultar comprometidos principios fundamentales de la vida del comercio; y esa similitud confusionista es la que potencia la prohibición de inscribir una nueva marca cuando ella puede provocar “directa o indirectamente” confusión con la preexistente, instalando en el público consumidor un estado de incertidumbre, ya respecto de la identificación de un producto, cuanto de su determinado origen (“Derecho de Marcas/2” Págs. 29 y ss.). Y, no parece prudente ni apropiado convocar en auxilio de la posición de la accionante el principio de “especialidad” contemplado por el art. 11 de la Ley No. 17.011. Conceptualmente el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y su titular no puede, en principio, oponerse al registro de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos. Sin embargo, enseñan los autores citados que este principio tiene una importante y justificada excepción: resulta inaplicable cuando concurren circunstancias que demuestran la posibilidad de confusión de unos productos con otros, directa o indirecta. Particularmente, en el caso que nos ocupa, el Tribunal a partir de la descripción que se hace de los productos protegidos, considera que la probabilidad de riesgo de confusión se origina esencialmente de manera indirecta, es decir, la que tiene lugar cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante. Porque, sobre este principio de especialidad prevalece el propósito general y esencial de la ley de proteger a los adquirentes evitándoles confusiones. Precisamente, debe admitirse que se acrecienta la posibilidad de confusión indirecta respecto de bienes o productos pertenecientes a una misma Clase Int., cuando la marca prerregistrada resulta ser una “marca notoria” (Cf. Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas” Págs. 170 y ss.). Siguiendo a BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS, puede convenirse que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante. Y, esa notoriedad es medida con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser todo el orbe. Porque cuando, efectivamente, la notoriedad se extiende a todos los países, se puede hablar de una marca “mundialmente notoria”, pero es perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias sólo en determinados países. De ahí que en doctrina se distinga pacíficamente los conceptos de “marca notoria”, “marca célebre” (de alto renombre) y “marca mundialmente notoria”. Debiéndose también despejar la confusión que muchas veces acaece, cuando se vincula el carácter notorio de una marca al uso de que ella se haya hecho en el territorio de referencia. Por cuanto, si bien el uso intensivo es uno de los medios para adquirir la notoriedad, ciertamente no es el único; así ciertas marcas nunca utilizadas en un territorio pueden, sin embargo, ser notorias en él (Cf. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/2” Pág. 108 y ss.). La ley prohÍbe los casos de identidad total con la marca notoria y, aún, su mera similitud, imitación o traducción; y tampoco efectúa distinción entre las clases en cuanto a la protección de la marca notoria, estableciéndose de tal manera una excepción al “principio de especialidad”. En puridad, la Ley No. 17.011 -como bien se señala por MERLINSKI – SALAVERRY- cumple con el mandato del art. 6 bis del Convenio de París, en tanto allí se establece la prohibición de registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, cuando la autoridad competente estimare ser notoriamente conocida en el país en que pretende ser registrada; es decir, que se exige la notoriedad solamente en el país en el que se pretende registrar y no en el país de origen (Cf. Ricardo MERLINSKI - Lucía SALAVERRY: “Las Marcas en el Uruguay” Pág. 28 y ss.). Por lo expuesto y, porque lo determinante de la notoriedad es su conocimiento en el país donde se produce la colisión con un tercero no autorizado de tal marca -extremo éste plasmado inclusive en el art. 16 del Acuerdo TRIPS-, el reconocimiento por parte de la empresa accionante de la notoriedad de la marca “LA SALTEÑA” propiedad de LA SALTEÑA S.A. (fs. 4), exime de mayores consideraciones. Asimismo, admite que se convoque en sustento de la legitimidad del acto en causa, la circunstancia por demás clara y evidente, que el registro de la marca pretendida por ALIJOR S.A. lesiona el nombre comercial de la empresa LA SALTEÑA S.A.; porque, precisamente, la marca “LA SALTEÑA” constituye el nombre comercial de la firma tercerista (coadyuvante). Entonces, le asiste razón a ésta cuando afirma que ello se constituye en un obstáculo más para la admisión del registro de la firma ALIJOR S.A. Debe reconocerse que el nombre comercial para la firma LA SALTEÑA S.A. una “propiedad industrial”, que como tal se encuentra protegido. Así el art. 5, num. 6º, de la Ley No. 17.011 prohíbe el registro como marca de signos que sean la reproducción, imitación o traducción total o parcial de un nombre comercial (Cf. Sent. 351/2004). Por los expresados fundamentos y, de consuno con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en $15.000 (pesos uruguayos quince mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Preza, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Harriague (r.), Dra. Sassón. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).