Sentencia Definitiva N° 413/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de agosto de 2008. No. 413 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "COLGATE PALMOLIVE COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (F. No. 368/05). RESULTANDO : I) Que a fs 7 comparece Virginia Cervieri en representación de Colgate Palmolive Company promoviendo la nulidad de la resolución del Director de la Propiedad Industrial de fecha 13 de setiembre de 2004 que denegó el registro de la marca ‘CLARIFYING TREATMENT’, solicitada por Acta No 345.807 para distinguir los artículos comprendidos en la clase int. 3 s/d. Alude a aspectos que hacen al debido agotamiento de la vía administrativa y, en cuanto al fondo expresa que la firma que representa goza de reconocimiento a nivel mundial en relación a productos de higiene bucal. Discrepa con la resolución impugnada y con el informe de la Asesoría Letrada de la DNPI en cuanto entendió que el registro solicitado se trató de un conjunto denominativo integrado por términos genéricos y descriptivos para las clases a las que se destina, carente de novedad y fantasía, por lo que resulta irregistrable, resultando alcanzada por las inhibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4º de la Ley 17.011. Manifiesta que recién por dictamen No. 132/05 la Asesoría Jurídica del MIEM realiza un estudio más profundo expresando que ‘evidentemente nos encontramos ante un término genérico y descriptivo del producto, en razón de lo cual no puede concederse el registro’. Por el contrario sostiene que traducidos los términos empleados significan ‘Clarificante tratamiento’, siendo distintivo y sugestivo, en relación al producto que protege. No haciendo referencia directa a la función de ‘blanquear’, sino que más bien se trata de un término que puede evocar varias funciones, como ser: la limpieza profunda, blanqueador, protección contra las caries y manchas, entre otras. Por último, hace mención a una actuación incoherente de la Administración respecto a las marcas que se aproximan a esa línea divisoria que hay entre las marcas evocativas y descriptivas. En definitiva, solicita se acoja la demanda y se anule el acto administrativo impugnado. II) Conferido traslado de la demanda a fs. 17 comparece la representante legal del MIEM y expresa que rechaza los agravios esgrimidos por la actora ya que en la solicitud del registro incurre en las prohibiciones establecidas en la Ley 17.011. Al respecto señala que de conformidad a lo dispuesto por el art. 4º de la Ley 17.011, el registro de las marcas está condicionado a que las mismas no sean susceptibles de ingresar en las prohibiciones establecidas en los numerales 9, 10 y 11. Los términos que aquí se trata significan o se traducen como ‘clarificante’ y ‘tratamiento’ para proteger piezas dentales, tratándose de términos carentes de novedad, distintividad y fantasía. En mérito a ello la desestimación verificada se ajusta a estricto derecho debiendo ser confirmada. III) Se abrió la causa a prueba por el término de 60 días, certificándose la producida a fs. 44. Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 45/51 y la demandada a fs. 54. IV) Oído el Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen No 456/07, glosado a fs. 57/57 vto), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley Nº 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que el Tribunal, por unanimidad, compartiendo la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria ejercitada en mérito a los fundamentos que se explicitarán. II.1.- Se impugna de nulidad la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI) de fecha 13 de setiembre de 2004, en cuanto desestimó el registro de la marca “CLARIFYING TREATMENT” a la firma COLGATE – PALMOLIVE COMPANY, de Estados Unidos, solicitada bajo Acta Nº 345.807, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional 3 s/d (AA, fs. 23vto.). II.2.- Dicha volición fue útilmente recurrida mediante la interposición de los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio, por parte de COLGATE – PALMOLIVE COMPANY (AA, fs. 2/4). Previo dictamen de la Asesoría Letrada – Sector Recursos (AA, fs. 4vto.), la DNPI por Resolución de fecha 20 de enero de 2005, mantuvo la resolución impugnada (AA, fs. 5); y, tras expedirse su Asesoría Jurídica (AA, fs. 6/7), el Ministerio de Industria, Energía y Minería por Resolución de fecha 27 de abril de 2005, desestimó el recurso Jerárquico interpuesto en subsidio (AA, fs. 8). Luego, la demanda anulatoria de fs. 7/11, resultó incoada en tiempo y forma (fs. 12). III) Los agravios formulados por la empresa accionante, sucintamente expuestos, refirieron a: a) que no entiende posible la aplicación simultánea de las hipótesis del art. 4 de la Ley Nº 17.011; b) que la marca cuyo registro fuera solicitado no se encuentra comprendida dentro de las referidas hipótesis del art. 4, ya que el conjunto “Clarifying Treatment”, que puede traducirse como “Clarificante tratamiento”, es distintivo y sugestivo en relación al producto que protege. La marca solicitada es evocativa de alguna o algunas características de la pasta dental que identifica, pero de ninguna manera descriptiva o genérica. IV) Tras el análisis detenido del sub causa, considera unánimemente este Tribunal, de consuno con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado, que no le asiste razón a la demandante en sede de nulidad, por los fundamentos que se pasarán a explicitar. IV.1.- Se trata en la especie, de una solicitud de registro de la marca “CLARIFYING TREATMENT” solicitada bajo Acta Nº 345.807, de naturaleza denominativa, para identificar artículos de la Clase Int. 3, específicamente “Pasta de Dientes”, deducida por la firma estadounidense COLGATE – PALMOLIVE COMPANY (AA, fs. 9); que padeció inicialmente la oposición de oficio por parte del Dpto. de Marcas de la DNPI, al amparo de lo establecido por el art. 4 num. 9, 10 y 11 de la Ley Nº 17.011 (AA, fs. 19 vto.). Y, que después que la firma solicitante diera respuesta a dicha oposición, la DNPI -con el dictamen de su Asesoría Letrada- denegara el registro de referencia. Ocurre, entonces, que el extremo llamado a decidir por este pronunciamiento definitivo refiere exclusivamente a la legitimidad de la Resolución denegatoria emitida el 13 de setiembre de 2004 por la DNPI; es decir, si la misma fue adoptada conforme a las previsiones de la Ley Nº 17.011. IV.2.- Expresan con acierto MERLINSKI – SALAVERRY, que la capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo marcario, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas; en particular, aquéllas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4º de la Ley Nº 17.011. Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Se está frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, nos encontramos ante denominaciones que no tienen ninguna capacidad o aptitud distintiva; que no permiten diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de las cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca (Cf. Ricardo MERLINSKI – Lucía SALAVERRY: “Las Marcas en el Uruguay”, Pág. 37). Considera el Tribunal que, a poco que se examine con detención la marca cuyo registro se pretende: “CLARIFYING TREATMENT”, en su traducción admitida por la propia empresa solicitante: “Clarificante Tratamiento” o “ Tratamiento Clarificante” (art. 4 num. 12 de la Ley Nº 17.011), indudablemente le asiste razón a la Administración demandada cuando afirma que ese conjunto marcario -en cuanto está destinado a proteger una “pasta de dientes”-, carece de novedad, distintividad y fantasía, dado que el mismo remite a una indisimulada calificación del producto a partir de la indicación de una de sus cualidades propias usuales. Ciertamente, el conjunto marcario en examen no se trata de uno de naturaleza “evocativa”, desde que éstas son aquéllas que únicamente “provocan en el público una idea relacionada con el producto que distinguen o con sus propiedades ” (Luís E. BERTONE – Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/ 1”, Pág. 300). Y, si bien es cierto que como bien dicen los autores citados, para que un término sea evocativo no se requiere que medie un esfuerzo intelectual significativo; en el caso de autos, como ha podido constatarse, la marca cuyo registro se requirió, en puridad, describe lisa y llanamente una de las cualidades, propias, usuales del tipo de producto a que está destina a proteger/identificar; lo que la exilia, incluso, de la previsión del art. 1º de la Ley Nº 17.011, al carecer de aptitud para distinguir “los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”. Obviamente, la consecuencia necesaria de la calificación de una marca como descriptiva, no es otra que la imposibilidad de su registración como tal, desde que ello así fue dispuesto por la Ley de Marcas en su art. 4º num. 9. Pero además, resulta del examen del conjunto marcario de autos, que se trata de un signo carente de “fantasía” (art. 4º num. 11, Ley Nº 17.011), entendida ésta como el atributo de originalidad de la marca, ya sea por su inexistencia anterior o, por la ausencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger (Cf. MERLINSKI – SALAVERRY: Op. Cit. Pág. 23). En definitiva, debe tenerse por ajustada a derecho, la Resolución de la DNPI de fecha 13 de setiembre de 2004, que denegó a la empresa COLGATE – PALMOLIVE COMPANY, de Estados Unidos, el registro de la marca “ CLARIFYING TREATMENT”, Acta Nº 345.807, para la Clase Int. 3. Por los expresados fundamentos y, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA: Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado de nulidad. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios fictos del abogado de la parte actora en la suma de $15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.- Dr. Preza, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Harriague (r.) Dra. Sassón Dra. Petraglia (Sec. Ltda.).