Sentencia Definitiva N° 185/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 10 de junio de 2008. No. 185 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “DIVINO S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 390/05). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 28/9/2004 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca “DIVINA 21 URUFARMA (etq.)” (Acta No. 346.286), a la firma Urufarma S.A., de Uruguay, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 5. Afirma que registró en todas las clases disponibles la marca DIVINO a efectos de tener la exclusividad de dicha denominación, a pesar de los costos, evitando un desprestigio de su inversión. Señala que en nuestro país no es obligatorio el uso de la marca, por lo que debió analizarse si los signos en pugna eran confundibles o no en la hipótesis de que llegaran a utilizarse para identificar los mismos productos, sin importar si alguno de ellos se utiliza y para qué. Dice que DIVINO y DIVINA 21 URUFARMA, son marcas registradas para proteger los mismos productos, a saber la clase internacional No. 5, siendo la expresión preponderante y característica DIVINO/A, en tanto 21 URUFARMA comprende un número que por sí solo no es registrable y el nombre comercial de la empresa, insuficiente para subsanar el riesgo de confusión. Sostiene que lo que debe cotejarse son las expresiones DIVINO Y DIVINA 21, las que presentan semejanzas desde el punto de vista gramatical, fonético e ideológico. Agrega que las marcas en pugna protegen productos de la clase internacional 5, que por referir a la salud humana exigen un cotejo de confundibilidad superior o más riguroso. II) El demandado en su contestación expresa, que no toda semejanza entre los signos es susceptible de vedar un registro sino que sólo lo será si es capaz de provocar confusión en el destinatario del objeto de protección. Señala que a distinta conclusión arriba el actor al desintegrar los conjuntos en pugna para extraer de éstos las partes que le son comunes, y en ello fundar la confundibilidad que invoca, cuando por el contrario, el correcto análisis global demuestra sin duda alguna su gran distintividad. Agrega que ello resulta de apreciar que una está compuesta por un término y la otra de dos y una cifra, todo lo cual revela diferencias gráficas y fonéticas superabundantes que aseguran su coexistencia pacífica. III) Abierto el juicio a prueba, compareció Urufarma S.A. deduciendo tercería coadyuvante con el demandado (fs. 48-51). Se certificó la prueba (fs. 63), y alegaron las partes (fs. 65 y fs. 68-75), no haciéndolo la tercerista a la que le fue acusada rebeldía (fs. 80-82). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 139/2007), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a la normativa vigente (Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en sede de nulidad. II) Que el Tribunal, en mayoría legal y, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria deducida. Virginia Cervieri, en representación de DIVINO S.A., dedujo acción de anulación contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de setiembre de 2004, por la cual concedió el registro de la marca “DIVINA 21 URUFARMA (etq)”, solicitada bajo Acta No. 346.286, para proteger los productos de la Clase Int. 5 (AA fs. 29vto.). III) Sucintamente expuestos, los agravios formulados por la parte actora refirieron a: que es titular de la marca DIVINO registrada para proteger, entre otras, la misma Clase Int. 5: “DIVINO”, Acta No. 337.125 (renovación No. 238.957) que protege los productos de las Clases Int. 1 a 34; y “DIVINO”, Acta No. 350.995 (renovación No. 265.064) para las Clases Int. 5, 8, 9, 10 y 16; habiéndose concedido la misma con derechos privativos sobre todos sus términos, lo que supone que ese término no puede estar incluido en posteriores registros marcarios a nombre de otras personas. Está de acuerdo en que las marcas deben apreciarse en conjunto, pero esta regla no puede llevar a permitir el registro de la marca de otro con apenas algunas variantes. Ello, porque toda marca como signo distintivo, evoca en el consumidor una impresión y él la identificará con un nombre determinado. Así, hay que tener presente que en el caso, las denominaciones DIVINA 21 URUFARMA y DIVINO presentan elementos comunes, por lo que el resto del conjunto de cada signo marcario bajo examen debe ser fuertemente distintivo y suficientemente característico. La expresión preponderante en ambas marcas es “DIVINO/NA”, siendo “21 URUFARMA” un número que de por sí solo no es registrable, ni monopolizable, y el nombre comercial del solicitante, insuficiente para subsanar el riesgo de confusión: todos sabemos que se utiliza como elemento generalmente representado en otro tipo de letra, lo que llevará que, para el consumidor, la marca será DIVINA 21, y esas son las expresiones que deben cotejarse frente a “DIVINO”. Y las semejanzas que presentan las marcas en cuestión desde el punto de vista gramatical, fonético e ideológico son evidentes. Es innegable el riesgo de confusión, que en el caso y conforme a la clasificación expuesta por Arean Lalin, podría ser tanto en sentido estricto y mediato como en sentido amplio, entre dos medicamentos denominados “DIVINO” y “DIVINA 21 URUFARMA”. En sentido estricto y mediato por cuanto el consumidor probablemente piense que uno deriva del otro, o que ambos provienen de una misma empresa. En sentido amplio porque también puede ocurrir que el consumidor piense que los medicamentos, que además perfectamente pueden tener los mismos fines terapéuticos, provienen de dos empresas distintas pero conectadas económica y organizativamente. Entonces, el término “DIVINO”, o su femenino, único en la marca de la actora y que además posee las características de fantasía y novedad requeridas para ser registrada, coincide con la expresión distintiva medular de las marcas de la firma URUFARMA S.A., lo que llevará a que el consumidor probablemente confunda o asocie las marcas entre sí. IV) Contestando la demanda, la Administración accionada sostuvo que la misma carece de asidero alguno habida cuenta que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial procedió en la especie conforme a lo dispuesto en la normativa contenida en la Ley No. 17.011, aplicada conforme aconseja doctrina y jurisprudencia. El art. 6 de la ley citada establece que las marcas para ser registradas deberán ser claramente diferentes a las ya registradas o en trámite de registro, respecto de los mismos o concurrentes productos o servicios. Y en el caso ocurrente, la conclusión no puede ser otra que la verificada ya que comparados los registros en pugna presentan las claras diferencias que la ley reclama, a partir de un correcto análisis global. Ello no puede ser de otro modo a poco que se aprecie que uno está compuesto por un término, y el otro por dos y una cifra, todo lo cual revela diferencias gráficas y fonéticas superabundantes que aseguran su coexistencia pacífica. V) Tras el análisis detenido del subcausa, el Tribunal, en mayoría legal, entiende que en el ocurrente la Sala deberá adoptar el mismo criterio utilizado en ocasión del dictado de las sentencias Nos. 159/06 y 164/06, en donde se dilucidaron las discordias de la firma DIVINO S.A. contra la concesión del registro de las marcas “DIVINO BUENOS AYRES” y “EL DIVINO CLUB”, en tanto que se asiste en autos a similares cuestiones de confundibilidad. En efecto. V.1.- En la especie, la firma DIVINO S.A. es titular del registro “DIVINO” (Actas Nos. 337.125 y 350.995) para proteger los productos de la Clase Int. 5 (productos farmacéuticos), tratándose de marcas mixtas. A su vez, la firma URUFARMA S.A. logra el registro de su marca “DIVINA 21 URUFARMA (etq.)” (Acta No. 346.286), para proteger productos de la misma Clase Int. 5, resultando ser otra marca mixta; es decir, aquellas en la que están presentes elementos verbales y figurativos. Para una mejor comprensión del problema confusionista planteado, debe tenerse presente que la etiqueta de la marca “DIVINA 21 URUFARMA” es la que se exhibe a fs. 14 de los antecedentes administrativos, y la misma se compone esencialmente de la inscripción “Divina 21” a la cual en la parte inferior derecha se agrega el dibujo de una flor, y en la parte inferior izquierda, escrita en letras casi imperceptibles, la palabra Urufarma. V.2.- Se considera entonces, que la solución concretada en la volición enjuiciada no se ajusta a derecho, al transgredir lo preceptuado por el art. 6 de la Ley No. 17.011; el art. 6 bis del Convenio de París; el art. 16.1 del Acuerdo TRIPS o ADIC; y el art. 11 de la Ley No. 17.052. Consecuentemente, se impone la anulación del acto en causa, por cuanto en el caso operan razones de fuste indudable para sostener la configuración de un supuesto de confundibilidad obstativa, como fuera invocado por la parte actora. Sabido es, que en razón de la función distintiva que debe cumplir la marca, se hace necesario que el signo cuyo registro se pretende sea claramente distinguible de los que fueron registrados con anterioridad, debiéndose excluir consecuentemente, no sólo las marcas idénticas a las ya admitidas, sino incluso aquellas que presentan con las anteriores, rasgos de “similitud confusionista”. Porque, en puridad, las marcas no se estudian y cotejan por el sólo fin de declarar si se parecen o no, sino porque a través de ese parecido pueden resultar comprometidos principios fundamentales de la vida del comercio (Cf. BERTONE, Luís Eduardo - CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2”, Págs. 28/29). En la especie, se trata de una discordia entre dos marcas de naturaleza mixta, que fueron concedidas para distinguir en el mercado servicios o productos de extrema sensibilidad para el público consumidor, cuales los productos farmacéuticos; es decir productos de una misma naturaleza, concurrentes y agrupados en una misma clase internacional No. 5. Y, si bien es cierto que los conflictos marcarios en muchos casos están signados por una individualidad que hace que los precedentes jurisprudenciales tengan escaso valor, igualmente, doctrina y jurisprudencia mediante, han ido conformando ciertos criterios generales que auxilian en la labor del juzgador a la hora de apreciar similitudes. Así, puede pacíficamente convenirse que: a) las marcas deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva; b) el cotejo debe realizarse en tres campos en que la similitud puede manifestarse: gráfico, fonético e ideológico; y c) que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias. V.3.- Una vez examinadas las marcas MIXTAS: “DIVINO” y “DIVINA 21 URUFARMA”, es dable concluir, definitivamente, que en ellas domina o aparece como prioritario el elemento verbal, antes que el figurativo; vaya muestra definitiva de ello, cómo se presentan gráficamente las etiquetas respectivas, que es ante lo que habrán de encontrarse los potenciales consumidores: 1º) la de la marca “DIVINO”, únicamente constituida por ese vocablo, en su particular tipo de letra (AA fs. 8vto.) y, 2º) en la marca “DIVINA 21 URUFARMA”, debe convenirse que lo puntualmente resaltable es la expresión “DIVINA 21” ya que el término URUFARMA sólo aparece sobre la parte inferior izquierda escrito en letra en extremo pequeña; debiéndose agregar el dibujo de una flor en la parte inferior derecha. Y, más allá que también a su respecto a lo que debe atenderse es la semejanza de conjunto, no puede ignorarse en el casus, que en el signo cuestionado, verbalizado principalmente, y constituido por dos palabras y un número, según la descripción antes consignada, lo que se destaca en forma por demás notoria concitando sobre ello la máxima atención del público consumidor, es la expresión “DIVINA 21”, en la medida que la restante palabra -que identifica a la propia firma dueña de la marca- carece de cualquier preponderancia a los efectos de este examen comparativo, por las circunstancias ya apuntadas. Es así, que de los términos que se aprecian notablemente resaltados, debe convenirse que resulta la atención mayoritaria se la lleva la palabra DIVINA, ya que el término restante sólo atiende a una cifra numérica, que es genérica y no registrable en forma exclusiva. El Dr. Mario Lamas ha señalado con todo acierto que, “no podría concederse el registro a una marca idéntica o semejante a uno de los términos de otra previamente registrada, si el o los elementos agregados son claramente secundarios respecto del primero” (Rev. de la Propiedad Industrial, No. 11, Pág. 22). Precisamente, en estos casos excepcionales, cabe recurrir a la teoría del mot vedette, la cual señala que es el elemento protagónico el que debe ser confrontado. BERTONE - CABANELLAS de las CUEVAS expresan, que en apoyo de este principio, se indica que una de las finalidades de la ley marcaria es cohibir posibles confusiones que se producirán teniendo en cuenta que el consumidor atendería únicamente al elemento preponderante o decisivo de una marca compleja (Op. Cit. Págs. 48/49). Y, a poco que se ingrese al cotejo de este elemento preponderante con la única palabra que compone el signo de la parte actora, se comprobará que en puridad se trata del mismo vocablo DIVINO/A, desde que la acepción femenina del vocablo no varía las cosas y, más aún, conserva idéntico significado ideológico. Así las cosas, es evidente que el riesgo de confusión resulta innegable (art. 6 de la Ley No. 17.011) -para la legislación marcaria le es suficiente el peligro de confusión, la eventualidad o potencialidad del evento-, más estando ambos signos destinados a proteger la misma clase de productos de la Clase Int. 5 ( farmacéuticos), con el consiguiente riesgo que ello puede acarrear para la salud de la población. Por lo que en definitiva, efectuándose dicho cotejo en forma sucesiva, no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente, y en una aprehensión espontánea de los signos, la lógica de lo razonable nos dice que para el consumidor medio de este tipo de productos es harto probable que la impresión producida por la una recuerde la impresión dejada por la otra. Circunstancia esta última, que los elementos gráficos (mínimos) propios de cada una de estas marcas mixtas cotejadas no alcanzan por cierto a neutralizar. V.4.- Como expresara el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, en Sentencia que la Corporación retomara en múltiples fallos (L.J.U. t. 84, caso 9629, Págs. 25/26, Sent. de 10/VI/981; Sent. 257/01, etc.), siendo tan amplio el caudal de voces que ofrece el idioma castellano, no se advierte, en la especie, la necesidad de intentar el registro de marcas que no tienen las diferencias necesarias con otras anteriormente registradas, creando problemas a la autoridad administrativa y, en ocasiones, al propio consumidor. Por los expresados fundamentos, el Tribunal por mayoría legal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la suma de $ 17.000 (pesos uruguayos, diecisiete mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Preza, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Harriague (r.), Dra. Gómez Franco. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).