Sentencia Definitiva N° 80/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de febrero de 2008. No. 80 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA-COLA COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 388/05). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 27/8/2004 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó el registro de la marca etiqueta (Acta No. 345.790), a la firma The Coca Cola Company, de Estados Unidos, para distinguir los artículos comprendidos en la clase Int. 32. Afirma que la marca solicitada está constituida por la forma de un envase -botella- de irregular dimensión, que luce ranuras en dirección horizontal y vertical, presentando elementos suficientemente característicos y distintivos que determinan que cumpla con la función marcaria requerida. Señala que de su sola visualización se desprende que no se trata de una forma genérica para identificar productos de la clase Int. 32. Sostiene que en el caso no estamos frente a un signo que todos deban utilizar en forma necesaria y forzosas para distinguir artículos de la clase citada, sino que la marca presentada es original y una forma arbitraria de representación de un envase. Agrega que en el pasado, la Dirección General de la Propiedad Industrial ha concedido el registro de marcas figurativas para distinguir productos de la clase referida en nombre de diferentes titulares. II) El demandado en su contestación expresa, que el registro de la marca solicitada colide con la normativa marcaria al no presentar las notas de novedad, especialidad y distintividad suficientes para ser considerado marca. Dice que el envase propuesto como marca carece de todo atributo de novedad y especialidad, no teniendo notas de distintividad suficientes las ranuras horizontales y verticales. Sostiene que la doctrina mayoritaria entiende que la fantasía que exige nuestro sistema marcario determina que este requisito se refiere a la creatividad que debe caracterizar a cualquier signo; la especialidad a caracteres peculiares, únicos y propios; la distintividad en cuanto a su clara diferenciación visual, fonética e ideológica. Concluye que examinado el grupo marcario, el mismo no reúne las condiciones exigidas por la Ley de Marcas vigente. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 52, y alegaron las partes por su orden (fs. 54-55 y fs. 58). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 163/2007), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley Nº 15.869) para el correcto accionamiento en sede de nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y sin compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, tras el análisis detenido del sub causa se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria movilizada, en mérito a los fundamentos que se expresarán. II.1.- En el ocurrente, se impugna la Resolución dictada el 27 de agosto de 2004 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto desestimó el registro de la marca “Etq.”, a la firma THE COCA COLA COMPANY, de Estados Unidos, solicitada bajo Acta Nº 345.790, para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 32 (AA fs. 19vto.). II.2.- Formulada la correspondiente solicitud de la marca anteriormente referida (AA fs. 12), se concretó la oposición “de oficio”, de la División Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (AA fs. 15), entendiendo que la marca solicitada estaba comprendida en las nulidades establecidas en el art. 4, num. 11º, de la Ley Nº 17.011. Esa oposición, tras los dictámenes de la Asesoría Letrada y Asesoría Técnica – Dirección (AA fs. 18vto. y 19), fue luego compartida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictándose finalmente el acto en causa. II.3.- Dicha volición fue útilmente impugnada por THE COCA COLA COMPANY mediante los recursos de Revocación y Jerárquico, en subsidio, (AA fs. 3 y 3vto./6vto.); siendo aquélla liminarmente confirmada por Resolución de fecha 17 de mayo de 2005 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (AA fs. 8vto.); omitiendo posteriormente la Administración expedirse en vía jerárquica. La acción anulatoria de infolios fue deducida en tiempo y forma (fs. 11/116vto. y 17). III) Sucintamente expuestos, los agravios movilizados por la parte actora refirieron a que la marca solicitada está constituida por la forma de un envase -botella- de irregular dimensión, que luce ranuras en dirección horizontal y vertical, presentando elementos suficientemente característicos y distintivos que determinan que cumpla con la función marcaria requerida. No se está ante un signo que todos deban utilizar en forma necesaria y forzosa para distinguir artículos de la clase Int. 32. La marca presentada es original y es una forma arbitraria de representación de un envase, que tiene un carácter distintivo propio y no es una forma que se haya identificado tanto con el producto que distingue que constituya su forma corriente. Contestando la demanda (fs. 25/27), la Administración accionada afirmó que el envase propuesto como marca carece de todo atributo de novedad y especialidad no teniendo las notas de distintividad suficientes, las ranuras horizontales y verticales a que hace referencia no le dan capacidad distintiva (art. 4, num. 11º, de la Ley Nº 17.011). IV) En la especie, y sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respaldan tanto la Resolución impugnada, cuanto la acción anulatoria movilizada, y de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos donde se dirimen cuestiones expresamente contempladas en la ley generadoras de nulidades absolutas; tras el análisis detenido del subcausa, en opinión del Tribunal, innegablemente operan razones de fuste para descartar la configuración de un supuesto de nulidad obstativa ante la recepción del registro de la nueva marca. En efecto, en opinión del Tribunal, se asiste en el casus a una contienda cuyo eje se centra en una marca cuyo registro se pretende, la cual resulta ser una, de naturaleza emblemática o figurativa, y respecto de la cual la Administración no le reconoce cualidades de fantasía que habiliten su existencia en el registro. Se trata esta marca figurativa de un envase, una botella que presenta a la vista una dimensión irregular, con ranuras verticales y horizontales (fs. 12vto. y AA fs. 12), cuyo examen exige determinar si cumple con los requerimientos legales para su admisión en el registro, de fantasía, es decir, de aparecer con las notas de novedad, especialidad y distintividad. Pues bien, dicho juicio en este caso -como bien expresa GUTIÉRREZ CARRAU-, debe contener similar tratamiento que las denominaciones en cuanto a su originalidad y fantasía; y en ese sentido la Sala considera que el envase en cuestión se constituye en un medio eficaz para distinguir el producto que contiene (art. 6 de la Ley Nº 17.011). En otras palabras, que se está en presencia de un envase que aporta a través de su diseño los caracteres de originalidad, novedad y fantasía que permite distinguirlo de otros de su misma especie, por lo que nada obsta a amparar el producto de la reclamante. Se trata de una forma arbitraria y original de representación de un envase, lo cual permite concluir que la función marcaria requerida por la Ley se cumple en todos sus aspectos, ya que la misma se visualiza como original, sugestiva y fantasiosa -que la exilia de la previsión del num. 11º del art. 4 de la Ley Nº 17.011- y, en consecuencia el otorgamiento del derecho de exclusividad que otorga el registro no impide que otros competidores puedan utilizar otras formas de botella para distinguir los productos similares. Debiéndose descartar, asimismo, la presencia de un signo genérico o descriptivo, dado que no es posible afirmar que se trate de un diseño que pudiera haber pasado al uso general; lo cual obviamente le tornaría en insusceptible de registro marcario (Cf. Sent. Nº 425/06, de 24 de mayo de 2006). Por los expresados fundamentos y, sin perjuicio de lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, se anula el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.- Dr. Preza, Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Harriague (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).