Sentencia Sentencia N° 65/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de febrero de 2008. No. 65 VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “CORLETO, EDUARDO con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 230/05). RESULTANDO : I) El actor promueve demanda de nulidad contra la resolución de 12/1/2005 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que revocó la resolución de fecha 30/3/2004 que concedió el registro de la marca “URUCAMBIO GOLD” (etq.), (Acta No. 344.854), solicitada por el Sr. Eduardo Corleto Maggi, de Uruguay, para proteger la Clase Int. 36, y en su lugar desestimó el registro. Afirma en lo atinente al fondo del asunto, que el fundamento de la resolución impugnada radica en considerar que entre la marca “CAMBIO URUGUAY” propiedad de CALLCAM S.A., y “URUCAMBIO GOLD” de la que es titular el actor, existe confundibilidad ideológica. Sostiene que discrepa con esa posición por considerar que se ha omitido aplicar la primera regla para el cotejo entre marcas: las marcas deben apreciarse en su globalidad, no siendo válido descomponer los signos en sus elementos constitutivos. Señala que al apreciarse de esa forma, además de las claras diferencias gráficas y fonéticas, existen notorias diferencias ideológicas, ya que la idea que evoca en el consumidor URUCAMBIO GOLD no tiene analogía alguna con CAMBIO URUGUAY. Agrega que el consumidor especialmente el cliente de casas de cambio, reviste especiales características, ya que en el caso del consumidor atento no existe riesgo de confusión, en tanto para el consumidor habitual tampoco existe ese riesgo ya que no tuvo en cuenta la denominación del local al que accede. II) El demandado en su contestación expresa, que se trata de un caso de confundibilidad ideológica, siendo de aplicación el art. 6 de la Ley No. 17.011, ya que dicha norma impide, tanto que se perjudique al propietario de la marca prerregistrada como que se induzca en error a los consumidores. Señala que la protección legal impide la captación o desviación de clientela en perjuicio de un concurrente. Concluye que el consumidor de los servicios marcados CAMBIO URUGUAY, puede confundirse con los marcados URUCAMIO, no aportándole el término GOLD distintividad suficiente. III) Compareció como tercerista la firma CALLCAM, la que expresa que contra lo que sostiene la accionante, la marca URUCAMBIO GOLD es claramente confundible con la marca CAMBIO URUGUAY, lo que fue reconocido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, al desestimar finalmente su registro. Sostiene que conceptualmente ambas marcas significan lo mismo, o sea Cambio Uruguay, en ambos casos tanto la palabra URUGUAY como las letras URU refieren a nuestro país, las que se diferencian únicamente por la inversión de orden de una sílaba, Uru, diferencia formal pero no conceptual ni fonética. Señala que la palabra Gold, que adorna la marca que verdaderamente pretende utilizar el actor en el mercado cambiario, es un elemento secundario, como bien puede ser cualquier otra palabra vinculada al mundo de las finanzas. Agrega que la distinción de consumidores que esboza el actor prueba demasiado, porque si realiza una clasificación de consumidores en dos categorías “atento y accidental”, y ninguno puede confundir las marcas, entonces la distinción propuesta conduce simplemente a eliminar la confundibilidad de cualquier marca. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 42 y alegaron las partes (fs. 44 y fs. 47), y el tercerista (fs. 50-52). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 617/2006), se agregó documentación aportada por la actora (fs. 59 y ss.), y se citó a las partes para sentencia la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y, sin compartir en esta oportunidad el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por la recepción de la pretensión anulatoria ejercitada. II.1.- Se impugnó de nulidad la Resolución dictada con fecha 12 de enero de 2005 por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, por la que: 1) se revocó la Resolución de fecha 30 de marzo de 2004, que concede el registro de la marca “uruCAMBIO GOLD” (etq.), por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “CAMBIO” y “GOLD” (art. 7 de la Ley No. 17.011), solicitado bajo Acta No. 344.854, por Eduardo Corleto Maggi, de Uruguay, para proteger las clases internacionales 36 s/d. 2) se desestimó en su lugar, la solicitud de registro de la marca “uruCAMBIO GOLD” (etq.), formulada bajo Acta No. 344.854, por Eduardo Corleto Maggi, de Uruguay, para proteger la clase Int. 36 s/d. (AA fs. 8). II.2.- Notificada que fue en debida forma la Resolución cuestionada el 7 de marzo de 2005 (AA fs. 8), por imperio de lo establecido en el art. 36 del Decreto Ley No. 15.524 debe reputarse correctamente agotada la vía administrativa; por lo que la presente acción anulatoria incoada el día 20 de abril de 2005 (fs. 6) no merece observación de índole alguna (art. 9 de la Ley No. 15.869). III) Tras el análisis detenido del sub causa, a juicio del Tribunal se impone la anulación del acto administrativo impugnado por los fundamentos que se explicitarán. III.1.- En efecto, y sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respalda la resolución resistida, y de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos donde se dirimen supuestos de confundibilidad, operan en la especie decisivas razones para aventar la invocación de confusión movilizada, atendiendo esencialmente a un supuesto de confundibilidad ideológica. Ello, por cuanto ingresados a la apreciación de la posible similitud existente entre los signos en pugna, en una consideración de conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva como aconseja doctrina y jurisprudencia; relevándose sus semejanzas más que sus diferencias, la Corporación es de la opinión que entre las marcas “CAMBIO URUGUAY” -de tipo denominativo-, y la solicitada “URUCAMBIO GOLD (Etq)” -de tipo mixto-, se observan indudables diferencias de orden gráfico, gramatical, fonético y, aún ideológico, que habilitan su coexistencia pacífica tanto en el registro como en el mercado (art. 6 de la Ley No. 17.011). III.2.- Gráficamente resultan imposibles de confundir en el examen visual de conjunto, ya que la marca cuyo registro resultó finalmente denegado (solicitada bajo Acta No. 338.520) se trata de una marca mixta contenida en una etiqueta rectangular de fondo blanco, donde se inscriben dos palabras: la primera, un neologismo, constituida por la palabra URUCAMBIO, en la cual su radical URU resulta escrita en letra imprenta minúscula, con particularidades de fantasía en la forma de enlazar las letras “R” y “U” y en un color granate o marrón rojizo, mientras su desinencia CAMBIO aparece escrita en letra imprenta mayúscula, en color negro, y subrayada por una línea de color granate o marrón rojiza; observándose, asimismo, debajo de la radical URU, en un plano secundario por el tamaño de la letra empleado, la palabra GOLD escrita en letra imprenta mayúscula, en color gris (fs. 2, y AA fs. 16). Luego, si la marca prerregistrada bajo Acta No. 321.175, se trata de una de naturaleza meramente denominativa, va de suyo que del punto de vista gráfico ambas marcas se diferencian absolutamente. III.3.- Gramática y fonéticamente también resultan ser bien diferenciables. En primer lugar, y siempre al socaire de un examen “de conjunto”, se detecta que en tanto la marca prerregistrada resulta ser un signo compuesto por las palabras: “CAMBIO URUGUAY”, es innegable que su escritura y pronunciación presentan diferencias sustanciales con las de aquélla cuyo registro -también conformado por dos vocablos-, fuera denegado por la Administración accionada: “URUCAMBIO GOLD”; exiliando en concepto de la Sala -la lógica de lo razonable así lo indica-, cualquier atisbo de confundibilidad en el público consumidor (relevante) de los servicios que, respectivamente, involucran ambas marcas. III.4.- Ideológicamente, o conceptualmente, también debe ser desestimada cualquier hipótesis de confundibilidad. Veamos. Enseña la doctrina que la similitud conceptual o ideológica se da, cuando los signos (denominaciones o dibujos) tienen un significado conceptual concreto similar. Y que aún existiendo diferencias ortográficas o gráficas entre los signos, la semejanza conceptual, la idea que provocan o significan puede inducir a confusión (Cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, Pág. 93). Pues bien, el análisis detenido de los signos en pugna nos informa acerca de dos marcas que entre sus vocablos componentes existen términos, o partes componentes de éstos, que refieren directamente, evocan, a la naturaleza de los servicios que sustancialmente van a distinguirse con las mismas. Ello, a partir de la palabra CAMBIO que se ubica en primer término en la marca prerregistrada “CAMBIO URUGUAY” y, la desinencia CAMBIO del primer vocablo que conforma el signo solicitado “URUCAMBIO GOLD”. Lo anterior nos lleva atribuir la calidad de marcas evocativas de los servicios que involucran, a las marcas que vienen de citarse; lo cual les convierte en lo que la doctrina ha convenido en calificar como marcas débiles. Precisamente, un vocablo o elemento marcario cualquiera se reputa “débil” cuando es fuertemente evocativo del producto o servicio; se trata de una calidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Cf. BERTONE, Luís E. - CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas/2” Pág. 87). El argumento que viene de consignarse, como bien dice OTAMENDI, se basa en que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Lo que hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos (Cf. OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Págs. 30/31). Y ello es, lo que a juicio de este Tribunal ocurre en el sub examine. El único aspecto evocativo pasible de reconocer y, por consiguiente aceptar, en las dos marcas en pugna únicamente refiere a una clase de servicio, el de “Casas de CAMBIO”, que ambas están llamadas a proteger. Porque es claro, que resulta inaceptable que la marca solicitada “URUCAMBIO GOLD”, pueda representar una posibilidad de confusión conceptual con la prerregistrada “ CAMBIO URUGUAY”, examinadas en su conjunto. Aún cuando -como lo hace el tercerista-, se abandonara el cotejo de los conjuntos y, se ingresara a la consideración por separado de los términos que conforman ambas marcas, debe rechazarse que el radical URU aplicado al neologismo URUCAMBIO, lleve a evocar exclusiva y necesariamente el signo “CAMBIO URUGUAY”; máxime, cuando la marca solicitada acompaña al citado neologismo con una expresión del idioma inglés: GOLD -vocablo que sometido a la “ prueba de opacidad ” permite comprobar que el sentido de la palabra resulta penetrable, comprensible, hoy día, por el grueso de la población-, que se traduce como “ORO”, convirtiéndose entonces en un atributo o indicación de calidad del servicio protegido por la marca; el cual evidentemente aporta un elemento diferenciador sustancial. En suma, y volviendo al principio de este ítem, las marcas que contienen un elemento fuertemente evocativo deben tolerar la convivencia con otras que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con un criterio razonablemente benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio (Cf. BERTONE, L. E. - CABANELLAS de las CUEVAS, G.: Op. Cit., Págs. 95). Todavía, emerge de infolios que la parte actora informó de la coexistencia en el Registro marcario de múltiples marcas en la Clase Int. 36 que refieren esencialmente a servicios financieros y monetarios, prestados -entre otros- por casas de cambio, incluyendo los términos “CAMBIO”, “URU” y “URUGUAY”: “URULAND” No. 342.880; “URUCASA” No. 314.280; “UC URUTRADING” No. 227.320; “LA URUGUAYA” No. 316.259; “URUGUAY” No. 327.488; “CAMBIO RÍO URUGUAY” No. 254.128; extremo que no fue controvertido por la demandada ni el tercerista de autos. Ello, nos vincula directamente -en este análisis de confundibilidad- con la “Teoría de las distancias”, contribución alemana referida al estudio de la extensión de los derechos sobre la marca registrada. Dicha teoría -que se entiende aplicable en la especie-, nos dice que el propietario de una marca no puede hacer valer ante terceros un ámbito de protección, un “terreno protegido”, mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas. A todo lo cual debe sumarse, la convicción acerca de la debilidad de la marca prerregistrada, que resulta de la tolerancia de su titular respecto del registro y uso de marcas similares por plazos relativamente prolongados, de la existencia de signos con ciertos elementos comunes a los suyos (Cf. BERTONE, L. E. - CABANELLAS de las CUEVAS, G.: Op. Cit. Págs. 85 y ss.). Por los citados fundamentos el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes actora y tercerista en la cantidad de $17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y, archívese. Dr. Preza, Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Harriague (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).