Sentencia Definitiva N° 56/2008

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de febrero de 2008. No. 56 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AVON PRODUCTS INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 423/05). RESULTANDO : I) Que a fs. 9, compareció la parte actora promoviendo acción de nulidad respecto de la Resolución dictada por la D.N.P.I -MIEM- en fecha 20/9/2004, por la cual se concedió el registro de la marca “MARK.AVON”, según Acta No. 353.537 para identificar las clases internacionales 3, 5 y 35 por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen excepto sobre el término AVON. Se agravió del acto impugnado, afirmando que el mismo fue dictado en violación de la regla de derecho. En tal sentido, manifestó que no se justifica el cercenamiento de los derechos marcarios sobre “MARK.AVON” dado que existe la necesaria fantasía en todo el signo para constituirse en marca registrada; agregando que el conjunto es original en un todo, en parte por la especial disposición de sus elementos, esto es, dos palabras unidas por un signo de puntuación. Manifestó asimismo, que el examen se realizó desde un punto de vista incorrecto, pues se separaron los términos que constituyen un conjunto marcario, cuando en puridad se debió analizar todo el conjunto tal cual es. En dicho sentido, agregó que el “examinador” tomó en forma incorrecta solo el término “MARK”, lo traduce y concluye que carece de distintividad y fantasía. A este respecto, señaló que ni el término aislado ni el conjunto marcario pueden ser considerados como una nota esencial que hace que los productos y servicios designados sean tales; y en segundo lugar, es claro que el término señalado no refiere directamente a los productos y servicios de las clases Nos. 3, 5 y 35 que se solicitaron. Agregó asimismo, que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha concedido registros marcarios que incluían el término “MARK” en el conjunto, siendo esto violatorio de los principios de igualdad y justicia. Señaló también, que en la especie es de aplicación el art. 6 quinquies del Convenio de París, pues siendo que dicho signo no está comprendido en las prohibiciones de la Ley No. 14.910, el Estado uruguayo debe conceder el signo “tal cual es”. Concluyó, señalando que el signo solicitado goza de la fantasía necesaria para ser identificatoria de los productos solicitados, y no tiene relación directa con los productos y servicios afectados. Revistiendo la misma las notas de fantasía, originalidad y arbitrariedad necesarias para la registración. Por todo lo que, solicitó se anule el acto administrativo impugnado. II) Que a fs. 25, compareció la Administración demandada expresando que el acto administrativo impugnado, fue dictado conforme a la regla de derecho. En tal sentido, señaló que el registro solicitado, carece de los atributos de novedad, especialidad y distintividad que la Ley No. 17.011 reclama. Agregó, que si bien es cierto que el conjunto marcario debe ser analizado en forma inescindible, no menos cierto es que dicho conjunto está compuesto por dos expresiones, una de las cuales es irregistrable, siendo que la puntuación existente entre ambas en modo alguno permite concluir que se trata de una marca de fantasía. Concluyó, afirmando que conforme el art. 7 de la Ley No. 17.011, solamente puede concederse el registro marcario sin derechos privativos sobre el término genérico. Por todo lo que solicitó se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba, fs. 28, agregándose la que luce certificada a fs. 45, y alegaron las partes por su orden, fs. 47-48 y 51, respectivamente. IV) Que se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien dictaminó a fs. 54; se citó para sentencia, fs. 56, y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportuna deducción de la pretensión anulatoria dentro de los plazos legales. En consecuencia, corresponde que el Tribunal se aboque a decidir la cuestión sustancial planteada en autos. II) Que el accionamiento deducido se dirige a la anulación parcial de la Resolución de 20 de septiembre de 2004 por la cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió a la actora el registro de la marca “MARK.AVON”, Acta Nº 353.537, sin derechos privativos sobre el término “MARK”, para proteger productos y servicios de las clases internacionales 3, 5 y 35 (AA fs. 10). El agravio a que refiere esta acción apunta a la denegatoria del uso exclusivo del término “MARK” en los términos del art. 7º de la ley 17.011. Sostiene que no se examinó el conjunto sino que se separaron los términos, lo cual es un procedimiento incorrecto. En ningún caso se evoca la naturaleza de los productos, y entiende que es de aplicación la llamada cláusula “tal cual es”. Asimismo invoca la existencia de antecedentes en los cuales el registro marcario incluye el término “mark”. De modo que la litis se reduce a resolver si dicho término está alcanzado por las prohibiciones establecidas en el art. 4º, numerales 9 a 12, de la ley, que impide el registro como marca de aquellos signos que carezcan de aptitud distintiva o que consistan en denominaciones de uso general. Por el contrario, la Administración demandada justifica su resolución fundándose en que el registro solicitado carece de las notas de novedad y distintividad que requiere la ley. Particularmente destaca que si bien es cierto, como dice la actora, que el análisis de la marca debe atender al conjunto, no es menos cierto que el mismo se integra con el término “mark”, que en su traducción al español significa “marca”, que no es registrable. Por tanto, es de aplicación el art. 7º de la ley 17.011. III) El Tribunal, de conformidad con el dictamen del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, habrá de rechazar el accionamiento en virtud de considerar que no son de recibo los agravios articulados en autos y, por el contrario, se comparte la argumentación desplegada por la Administración demandada. La actora apoya su demanda en el argumento de que la utilización de la expresión “mark” debe observarse como integrante del conjunto “MARK.AVON”, el cual constituye un signo original que le confiere el rasgo de fantasía necesario para distinguir su producto en el mercado de las clases internacionales para las cuales se solicitó su registro en exclusiva. No lo entiende el Tribunal; un detenido análisis del conjunto en cuestión permite destacar que el mismo se integra con un término en inglés, “mark”, que en su acepción principal en idioma español significa “marca”. De conformidad con el régimen establecido por la Ley Marcaria Nº 17.011, el registro de una marca está absolutamente condicionado a que sus términos no sean susceptibles de ingresar en las prohibiciones del art. 4º. Entre tales proscripciones, el numeral 11 del citado artículo refiere a “Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presente características de novedad, especialidad y distintividad” . Estos tres rasgos constituyen la esencia de la protección marcaria y en función de ello debe interpretarse todo el estatuto que rige la materia. Precisamente, por esa razón y en la lógica de la ley, es que el numeral 12 del citado artículo 4º dispone que también estarán prohibidas para su registro: “Las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10º) y 11º) precedentes”. El signo “MARK.AVON” que es objeto de este proceso, se compone de dos vocablos separados por un punto, el primero de los cuales nada tiene de original; ni fonética ni gráficamente examinado. En ese conjunto, el punto no puede señalarse como que constituye un elemento de fantasía, de manera que la apreciación del mismo debe hacerse sobre los términos que lo componen. IV) En principio, bajo tales supuestos no cabría acceder al registro del término “mark” por tratarse de la voz inglesa de una palabra de uso general. Sin embargo, la propia ley admite que se registre en esas condiciones cuando la palabra integra un conjunto marcario, pero con la salvedad de que en ese caso no se conceden derechos privativos sobre el término (art. 7º ley 17.011). Por consiguiente, la volición impugnada fue dictada conforme a la normativa legal aplicable y no puede ser tachada de ilegítima. De accederse a la pretensión de la actora en el sentido de conceder el registro con derechos privativos sobre el término de referencia, se estaría desconociendo la expresa prohibición del art. 4º Nº 11 de la ley 17.011 respecto de la registrabilidad como marca de aquellas denominaciones que contienen palabras o locuciones del uso general. Extender la registración excluyente a este tipo de denominaciones implicaría un privilegio ilegítimo para aquél que primeramente solicite la marca de una palabra o término que, en puridad, pertenece al común.. V) En otro orden de cosas, habiendo la parte actora invocado algún antecedente en el cual la demandada concedió el registro con derechos privativos del término “mark” o “marca”, lo cual resultaría contradictorio con la postura asumida en autos, el informe de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial refiere a que, salvo un registro que fue renunciado, se concedieron las marcas “MARCASUR” en 2001 y “MARCA MAYOR” en 2004, pero en ambos casos sin derechos exclusivos sobre los términos que la componen, destacando que ese es el criterio aplicado últimamente (AA fs. 19/20). Por los expresados fundamentos, el Tribunal FALLA : Confirmando el acto impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Preza, Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi (r.), Dr. Harriague. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).