Sentencia Definitiva N° 75/2013

// TENCIA Nº 75 /2013 Montevideo, 06 de diciembre de 2013. VISTOS Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados “HENDERSON & CIA. S.A C/ COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER SOCIE.- DERECHO MERCARIO”. IUE 2-53342/2012. RESULTANDO I) Que el día 16 de Noviembre de 2012 comparece JUAN ANTONIO PITTALUGA, en representación de HENDERSON & CIA S.A. según testimonio notarial de poder que adjunta, y dice que viene a iniciar juicio contra COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA, para obtener el cese de uso de la marca GIFT CARD dado que la misma resulta ser marca propiedad del actor de autos, la cual ha sido debidamente protegida a través de diferentes registros ante el órgano competente (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), para identificar los mismos servicios que ahora brinda con ella la contraria. En síntesis expresa que Henderson & Cia S.A., es el legítimo titular de las siguientes marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: Tienda Inglesa GIFT CARD, Nº 361837, solicitada el 27/04/2005 y concedida el 29/12/2005; GIFT CARD el regalo ideal, Nº 366480, solicitada el 25/10/2005 y concedida con fecha 08/09/2006; GIFT CARD el presente perfecto, Nº 366481, solicitada el 25/10/2005 y concedida el 08/09/2006. Henderson & Cia S.A, conocida por su designación comercial como Tienda Inglesa es una firma de indudable prestigio tanto en nuestro país como en el extranjero. En el año 2005 crea y comienza a prestar en Uruguay y en el extranjero, un servicio que distingue con la marca Tienda Inglesa GIFT CARD, que consiste en darle al cliente la posibilidad de comprar una tarjeta con la cual puede llevar a cabo adquisiciones en cualesquiera de sus locales y la cual puede ceder como objeto a terceras personas. Esta tarjeta puede ser adquirida o recargada con el monto que se desee. Su representado desarrolló el signo distintivo Tienda Inglesa GIFT CARD invirtiendo en su publicidad desde el año 2005 a la fecha, importantes sumas de dinero. La inversión consistió en solicitar ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (MIEM), el registro de las marcas cuyo desarrollo pretendía, de modo de obtener el derecho que el estado confiere a los titulares de marcas, sin excepción y que implica la posibilidad del uso exclusivo de las mismas, así como también el derecho a impedir el uso de signos iguales o similares por parte de terceros. En el mes de junio de 2012, tomó conocimiento de que la demandada está utilizando la marca GIFT CARD para identificar y promocionar exactamente el mismo servicio que brinda Tienda Inglesa con su marca GIFT CARD registrada previamente. La demandada puso a disposición del público una tarjeta que identifica con la marca GIFT CARD Punta Carretas. Es decir que la demandada utiliza la misma marca registrada por su mandante para identificar el mismo servicio, lo cual resulta por completo, ilegal. Con fecha 06 de junio de 2012 envió a la demandada una carta extrajudicial por la cual solicitaba el cese del uso de la marca de su propiedad, la cual fue respondida según documentos que adjunta, citó a conciliación no habiéndose arribado a ningún acuerdo. Entiende aplicable el art. 88 de la Ley Nº 17.011, que es el que fundamenta el derecho marcario y por tanto su demanda. La demandada está haciendo un uso marcario, utiliza los términos para distinguir el servicio, no para describirlo. Si fuera una utilización descriptiva estos términos se utilizarían simplemente describiendo un servicio y acompañando una marca principal y no es así. Más aún, entiende que no podría utilizarlo en forma conjunta, si los términos GIFT y CARD por separado en su sentido leal y justo. Tienda Inglesa es titular de los tres registros marcarios, “Tienda Inglesa GIFT CARD”, “GIFT CARD el presente perfecto” y “GIFT CARD el regalo ideal”. Estos registros marcarios incluyen y tiene como elemento fundamental y distintivo en el conjunto los términos GIFT CARD, términos que se destacan del resto por suposición en el conjunto y por estar escritos en otro idioma. Por su parte, la demandada también utiliza el mismo conjunto marcario GIFT CARD con el objetivo de distinguir el mismo servicio agregando como complementario y menos destacado “Punta Carretas”, lo que es cierto entonces es que la demandada está utilizando la misma marca de su mandante para distinguir un mismo servicio. Lo expresado implica que es posible que terceros utilicen dichos términos cuando sea necesario para describir un servicio, pero no como marca, como marca solo lo puede utilizar su mandante, como surge de la consulta de la Dra. Lagarmilla que adjunta. Ofrece prueba, funda el derecho y solicita que se condene a Comisión Administradora Punta Carretas Shopping Center S.A al cese de todo uso por su parte de la marca GIFT CARD propiedad de la actora en autos. II) Que por Auto Nº 3799/2012 (fs. 130) se confirió traslado de la demanda por el término legal, el que fue evacuado a fs. 212- 234. Expresó Bernardo Amorín en representación de la demandada según testimonio de poder general para pleitos adjunto, que en tiempo y forma solicita se le de noticia del pleito a Banco Itaú Uruguay y a Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A. (“visanet”), y a contestar la demanda de cese de uso de marca. La pretensión de Henderson es totalmente infundada, demostrativa de mala fe comercial y merece la nota de temeridad, por lo cual deberá ser condenado en costas y costos. Ni registró una marca GIFT CARD ni tiene derechos exclusivos sobre el término GIFT CARD, por ende, no puede intentar apoderarse del término (sin fundamento legal) e impedir que terceros empleen de modo leal y justo la denominación genérica. Es como si se pretendiera que solo una empresa tuviera el uso privativo de la expresión “tarjeta de crédito” o “credit card” en inglés. GIFT CARD es la denominación que mundialmente se le da a un servicio. El mismo se presta mediante la venta de una tarjeta plástica de aspecto similar al de una tarjeta de crédito, identificada mediante un número o código y sin identificación del nombre del titular, lo que permite su transferencia de una persona a otra sin necesidad de más trámite que la propia entrega del plástico. La GIFT CARD tiene adjudicada o cargada una suma de dinero que le permite a su titular realizar compra de productos o servicios en determinados comercios. Su finalidad es que una persona pueda regalarle a otra un obsequio (la GIFT CARD) sin necesidad de elegir un producto concreto. Esta modalidad de realizar regalos es utilizada en todo el mundo por los principales comercios minoristas y por los grandes operadores de tarjetas y medios de pago. El servicio tarjeta regalo se ofrece masivamente en todo el mundo y bajo la denominación GIFT CARD, por ello GIFT CARD no puede ser nunca una marca, no puede registrarse como tal y nadie puede tener derechos exclusivos sobre tal expresión. Comisión Administradora, Banco Itaú y Visanet son las empresas que participan de la emisión, comercialización y administración de las tarjetas denominadas GIFT CARD Punta Carretas que comenzaron a emitirse en el año 2012. Es Banco Itaú quien se relaciona jurídicamente con los tarjetahabientes y quien además realiza el procesamiento de las tarjetas (acreditando el importe y las transacciones realizadas con las mismas). La comercialización, emisión y administración de las tarjetas Punta Carretas GIFT CARD, es el resultado de las acciones y esfuerzos mancomunados de Comisión Administradora, Banco Itaú y Visanet. Dice que la Comisión Administradora no utiliza una marca registrada por Henderson. El art. 4 de la ley de marcas, en especial los num. 10, 11 y 12 impiden que la expresión “gift card” pueda registrarse o existir como marca. La DNPI recoge las limitaciones de la ley de marcas al conceder los registros de los conjuntos marcarios de Henderson sin derechos privativos sobre sus términos, según lo permite el artículo 7 de la misma. La DNPI concedió los conjuntos marcarios, pero advirtiendo que cualquier tercero puede utilizar los términos que los componen. Cualquier persona puede utilizar los términos que componen los conjuntos marcarios de Henderson. El único límite será, de acuerdo con lo expuesto por la Dra. Lagarmilla, que el uso no implique confundibilidad respecto del conjunto marcario registrado por Henderson, lo que en el caso no sucede. Ofrece prueba. III) Que por auto Nº 96/2013 se tuvo por contestada la demanda y con citación personal de la actora, se dispuso noticiar del pleito a Banco Itaú y Vissanet según el art. 53 del CGP, compareciendo Macarena Fariña en representación de Banco Itaú Uruguay S.A. a fs. 265-274. En extenso y en términos similares al de la Comisión Administradora Punta Carretas Shopping Center S.A. solicitó el rechazo de la demanda. En síntesis aclaró qué es una Gift Card, cómo se diferencian de los vales o cheques obsequio y que basta una búsqueda rápida de información para advertir que las Gift Cards son noticia no solo en Uruguay sino en otros tantos países y no relacionadas con un comercio o establecimiento en particular sino como un producto o servicio en sí mismo. Aporta doctrina y jurisprudencia nacional, y agregó que la circunstancia misma de que la autoridad competente le haya conferido a Henderson el registro, sin derecho de exclusiva, reconoce expresamente que la expresión Gift Card no puede ser monopolizada pudiendo cualquier otra persona utilizar el mismo término descriptivo para ofrecer sus productos o servicios. Rompe a los ojos que quien hoy incoa una demanda afirmando ser el “primero y el único en haber obtenido el derecho exclusivo de ese uso” jamás recurrió en vía administrativa el acato por el cual se le confirió el registro de los conjuntos marcarios Tienda Inglesa Gift Card…, sin derechos exclusivos. IV) Que en audiencia preliminar de fs. 296-298 ratificaron las partes sus escritos y no siendo posible arribar a una conciliación entre ellas, se fijó el objeto del proceso y de la prueba, se dispuso el diligenciamiento de los medios probatorios ofrecidos y se convocó a audiencia complementaria. Diligenciados, en audiencia de fs. 425-438 alegaron las partes por su orden y se convocó a audiencia para el dictado de sentencia, el que se prorrogó para el día de hoy. CONSIDERANDO 1º) Que el objeto del proceso quedó fijado en “Determinar si procede amparar la pretensión de cese de uso de la marca GIFT CARD, por ser ésta propiedad del actor, habiendo sido debidamente protegida a través de diferentes registros ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. O, desestimarla porque GIFT CARD no es una marca ni puede registrarse como tal en virtud de las nulidades establecidas en el art. 4 de la Ley de Marcas. “GIFT CARD” es una denominación genérica que mundialmente se le da a un servicio y por lo tanto, puede utilizarse por cualquier persona. Y por no ser Henderson propietario del giro GIFT CARD y no tener derechos privativos sobre el mismo como marca” (fs. 296 vta.). 2º) Que al tenor de la ley Nº 17.011, en especial de sus arts. 4 (numerales 9º, 10º, 11º y 12º) y 7; y de los elementos probatorios incorporados al proceso, concluye la sentenciante que la demanda no puede ser de recibo. En efecto, la pretensión de la actora fue clara y contundente: pretendió obtener “el cese de uso de la marca GIFT CARD, dado que la misma resulta ser marca propiedad del actor de autos, la cual ha sido debidamente protegida a través de diferentes registros ante el órgano competente (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), para identificar los mismos servicios que ahora brinda con ella la contraria” (fs. 121). Entendió entonces que “GIFT CARD” es una marca y que es de su propiedad, pero a juicio de esta decisora no le asiste razón, por las razones que se dirán. Lo erróneo de su planteamiento, esto es, de concebir la denominación “GIFT CARD” como una marca no solo surge de la propia ley Nº 17.011, sino incluso de los documentos presentados con la demanda: de la respuesta dada a la consulta realizada a LAGARMILLA & ASOCIADOS –Consultores en Propiedad Intelectual- y de las resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Así, en lo que al caso interesa, se habrá de tener presente en primer lugar, lo dispuesto por los arts. 1º, 4º (numerales 9, 10, 11 y 12); y 7 de la ley Nº 17.011 que establecen: Art. 1º: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”. Art. 4º: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:...: 9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10º) y 11º) precedentes”. Art. 7: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10º), 11º) y 12º) del Artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. En segundo lugar, la información brindada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), de donde surge en forma palmaria que a la solicitud de registro de marca Acta Nº 361.837, el 29 de diciembre de 2005, la Directora de la Propiedad Industrial, resolvió: “concedese el registro de la marca TIENDA INGLESA GIFT CARD (mixta), para las clases internacionales 36, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen excepto: TIENDA INGLESA (art. 7 Ley Nro. 17.011 de 25.09.98)” (subrayado propio) (fs. 312). Respecto de la solicitud de registro en el expediente 366.480, el día 8 de setiembre de 2006, la DNPI concedió el registro de la marca “gift card el regalo ideal” para las clases Internacionales 36, “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen” (fs. 321) y en el expediente Nº 366.481 el día 8 de setiembre de 2006, concedió el registro de la marca “gift card el presente perfecto” para las clases internacionales 36, “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen” (fs. 327). 3º) Que no fue controvertido por la demandada ni por el tercero citado a juicio, que la actora registró los “conjuntos marcarios”: “Tienda Inglesa GIFT CARD” (marca mixta), “GIFT CARD el presente perfecto” y “GIFT CARD el regalo ideal”. Expresamente lo reconoce la demandada a fs. 220 vta. En lo que refiere a la primera, es absolutamente claro que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca “por el conjunto” y sin derechos privativos sobre los términos “excepto: TIENDA INGLESA” e hizo mención expresa al art. 7 de la ley Nº 17.011, con lo cual dejó claro que el derecho privativo era solo para “Tienda Inglesa”, no así para los términos “GIFT CARD”. Como afirma la demandada, cualquier persona puede utilizar los términos que componen los conjuntos marcarios de Henderson, lo que no se puede utilizar es la frase “gift card el regalo perfecto” o “gift card el regalo ideal”, porque ésta es la marca registrada, pero sí los términos “gift card”. A nuestro juicio entonces, quedó plenamente acreditado que la denominación “GIFT CARD” no puede ser nunca una marca, pues es una expresión cuyo uso se ha generalizado, al punto que es utilizado mundialmente para designar un servicio, que es la identificación de una tarjeta prepaga para regalo. Ello surge de la documentación glosada con la contestación de la demanda y de la inspección judicial realizada por la suscrita en presencia de las partes, en la que se autorizó a agregar la impresión de las páginas de internet vistas en la audiencia (fs. 425 y 425 vta.). Los numerales 10 y 11 del art. 4º de la ley Nº 17.011 corroboran lo ante mencionado, pues prohíben expresamente como ya se viera, “Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general…” (subrayado propio). 4º) Que por lo que viene de decirse, el uso de la denominación “GIFT CARD” de la forma como lo está haciendo la demandada, es legítima ya que tampoco es “confundible” con el de la actora. Véase que como surge de fs. 209, los diseños y coloridos son totalmente diferentes, pues en las de la demandada se pueden apreciar claramente los tres logos: el de “Punta Carretas” y los de las entidades financieras co-emisoras de la tarjeta, esto es “Itaú” y “Visa”, no observándose que la Comisión Administradora utilice las expresiones “Tienda Inglesa”, ni “vip”, ni “regalo ideal”, ni tampoco “presente perfecto”. A claras luces surge entonces, que no pueden confundirse con las tarjetas de la actora y para ello basta con observar la que se encuentra en el sobre de fs. 11 y la glosada a fs. 211. En cuanto a la confundibilidad, la Dra. Rosario Lagarmilla, al evacuar la consulta efectuada por la actora, expresamente dijo que “el análisis de licitud se torna más complejo en los casos citados supra 2) y 3), en la tipología de conjuntos marcarios utilizada. Ello es así porque la expresión “sin derechos exclusivos” o “sin derechos privativos”, refiere a un conjunto marcario caracterizado por haber reunido los requisitos legales de distintividad y originalidad, pero que contiene términos excluidos “individualmente” de protección”. Y más adelante: “… la licitud del uso por terceros de conjuntos marcarios que incluyen términos que integran una marca registrada “sin derechos exclusivos” está condicionada a que en la aplicación de la noción de “uso justo” recogida por Acuerdo ADPI no exista confundibilidad con el conjunto marcario registrado… En conclusión: la licitud del conjunto marcario de terceros que incluye términos contenidos en el conjunto marcario registrado, será lícito en cuanto no exista confundibilidad entre ambos conjuntos” (fs. 98). También en este punto se coincide plenamente con la demandada, cuando dice que en la tarjeta de la actora el elemento principal es “Tienda Inglesa” y que ello es lógico con lo que ocurre en el mundo entero, pues el logo del comercio emisor es el que atrae al consumidor. O sea que lo que atrae en la tarjeta no es la expresión “gift card”, sino “Tienda Inglesa”, lo mismo ocurre con la de la Comisión Administradora, en la cual los logos son “Punta Carretas”, “Itaú” y “Visa”. Por último, se cree importante señalar que no fue controvertido lo afirmado por la demandada, en cuanto a que las tarjetas de la actora únicamente se adquieren en los locales de “Tienda Inglesa” y que ésta no tiene locales en el centro comercial de Punta Carretas Shopping Center, así como tampoco que las tarjetas de la Comisión Administradora únicamente pueden adquirirse en el centro comercial Punta Carretas Shopping Center (fs. 226). 5º) Que la conducta procesal de las partes, no amerita sanciones especiales en el grado. Por lo expuesto y lo dispuesto por las normas citadas, art. 56 y 198 del CGP, F A L L O DESESTÍMASE LA DEMANDA EN TODOS SUS TÉRMINOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. CONSENTIDA O EJECUTORIADA, EFECTÚENSE LOS DESGLOSES Y ENTREGAS QUE SE SOLICITAREN Y FUEREN PERTINENTES Y OPORTUNAMENTE PASEN AL ARCHIVO. H.PU. FICTOS 10 BPC PARA CADA PARTE. DRA. GRACIELA I. PEREYRA SANDER JUEZ LETRADO