Sentencia Interlocutoria N° 428/2021

Montevideo, tres de junio de dos mil veintiuno VISTOS: Estos autos caratulados: “ ELECTRON S.A. c/ MAKISUR S.A. – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - CASACIÓN” – IUE: 2-54801/2017. RESULTANDO: 1) Por sentencia definitiva de segunda instancia N° 135/2020 (fs. 559 a 566), dictada el 15 de octubre de 2020, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, integrado por los Dres. Opertti (r), Schroeder, Kelland, falló: “Revocando la sentencia impugnada, en cuanto declara la prescripción de la acción y en su mérito, se rechaza la excepción interpuesta, condenando a la demandada al cese del uso de la marca Ultra Wash...”. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 48/2019, dictada el 13 de septiembre de 2019 por la Dra. Claudia Muguiro, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3º Turno (fs. 510 a 533), había fallado: “Ampárase la excepción planteada por Makisur S.A. y, en su mérito, declárase prescripta la acción de cese de uso de la marca Ultrawash promovida por Electron S.A.”. 3) Contra la sentencia dictada por el ad quem , en tiempo y forma, la demandada interpuso recurso de casación (fs. 572 a 581). Respecto a la admisibilidad del mismo, acompañó un informe contable sobre el valor de la empresa Ultrawash y lo extendió al valor de la marca. Sostuvo que el monto de la causa, en consecuencia, supera el mínimo legal exigido. Tras ello, expresó los agravios que a continuación se resumen. a) La conclusión de la Sala según la cual la acción de cese de uso de la marca es imprescriptible, no surge de ninguna disposición y “se da de bruces contra el artículo 89 de la ley de marcas 17.011 que en forma expresa prevé la prescripción de la acción marcaria” (fs. 572 vto.). El tenor literal del art. 89 es claro; a pesar de ello, el Tribunal, lo desatiende por completo, efectuando distinciones donde la ley no las hace (fs. 574 vto.). La Sala aplica erróneamente los arts. 3 y 6 bis del Convenio de París (ratificado por la ley 14.910). El segundo de ellos refiere a la protección de “marcas notoriamente conocidas”, hipótesis en que no se encuentra Electron S.A., que nunca usó la marca “Ultrawash”. Por su parte, el art. 3 dispone la imprescriptibilidad para reclamar la prohibición del uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe, no es aplicable al caso de autos: el signo era famoso antes de que la actora lo registrara; para ese entonces, hacía siete años que era de la demandada (574 vto., 575). Yerra la Sala cuando indica que “en las causales de pérdida o extinción del derecho a la marca registrada (art. 66) no figura la prescripción o la caducidad”. Al contrario, según el recurrente, la prescripción o caducidad refieren a la acción judicial. El art. 89 no dispone que se pierda la marca sino el ius prohibendi frente al sujeto que usa la marca con conocimiento y por tolerancia de quien la registró (fs. 575 vto.). La ley establece el plazo de un año desde que tiene conocimiento de que otro usa la marca o cuatro años en total. Desde que Makisur S.A. pidió la anulación del registro en el año 2003, la actora tiene conocimiento fehaciente de que aquella usa la marca Ultrawash. Seguramente lo conociera desde antes, por la notoriedad que ya tenía la marca y porque, según declaró la gerente de Electrón S.A., en el mercado solo participan cuatro o cinco empresas (fs. 575 vto.). De acuerdo con el art. 89, sostiene la recurrente, Electron S.A. perdió por prescripción acción judicial concreta contra Makisur S.A. (fs. 576 vto.). Expresa que el art. 89 regula plazos de “acción civil y criminal”, sin distinguir, a efectos de la prescripción, entre las acciones de cese y acciones indemnizatorias (fs. 577). La imprescriptibilidad solo rige en caso de mala fe del usuario de la marca, esto es, para aquel que “reproduce, copia, imita una marca notoria (art. 6 bis Convenio de París)”, pero no es el caso de Makisur S.A. ni Electrón S.A. adujo que lo fuera (fs. 578 y 578 vto.). Asimismo, manifiesta la impugnante que el Tribunal omitió considerar el mecanismo de anulación previsto por los arts. 5 num. 6 y 7 y 23 de la ley 17.011. La oposición no es la única vía de defensa de las marcas. La sentencia se extiende acerca de la carga de sagacidad, pero ignora que la anulación es una vía igualmente idónea para hacer valer el derecho del usuario de una marca no registrada. El recurrente tramitó correc-tamente esa vía anulatoria, al cabo de la cual presentó recursos administrativos y acción de nulidad ante el T.C.A., que no llegó a expedirse sobre el fondo del asunto, por lo que se inició nuevamente la vía administrativa de anulación, aún pendiente de resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (fs. 573 vto., 574). b) En segundo lugar, se agravia de la calificación que el Tribunal efectuó de la conducta de Makisur S.A., que fue la creadora de la marca, “mostró una conducta diligente y de buena fe, usando las vías legales, y sin copiar ni imitar ninguna” otra, pues “siempre la Ultrawash del mercado había sido suya” (fs. 579 vto., 580). Indica que Electrón S.A. nunca usó la marca que registró, simplemente la defiende a nivel administrativo, pero sin cuestionar la buena fe del usuario anterior (fs. 580). 4) La actora evacuó el traslado del recurso en tiempo y forma (fs. 585 a 595). Cuestionó su admisibilidad y contestó los agravios, tras lo cual, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno ordenó franquear los recursos (fs. 596). 5) El 2 de febrero de 2021, el expediente fue recibido por esta Corte (fs. 599) y el 23 de febrero de 2021, se ordenó el pase de los autos a estudio (fs. 600 vto.). CONSIDERANDO: I.- La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación interpuesto. II.- En obrados, Electron S.A. demandó a Makisur S.A. para que ésta cese de usar la marca “Ultrawash”. Ambas empresas producen y comercializan elementos de limpieza. No fue controvertido que la demandada fue la creadora de la marca y que la usa en forma notoria desde 1994, tanto como signo distintivo de sus productos, así como nombre comercial, sin embargo, nunca la registró. La marca fue registrada por la actora ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) para las clases 3, 5 y 30 y obtuvo la titularidad de la misma el 16 de mayo de 2003. La demandada no se opuso a tal registración, pero peticionó su anulación ante la referida Dirección. Como le fue denegada, interpuso recursos administrativos y promovió demanda de nulidad ante el T.C.A. que, por sentencia de noviembre de 2011, declaró la perención de la instancia. En definitiva, entonces, la titular registral de la marca demanda a la creadora y usuaria de la misma que cese de su uso. III.- La magistrada de primera instancia consideró que la acción estaba prescripta, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 89 de la Ley Nº 17.011, de 25 de septiembre de 1998. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno revocó tal decisión y en su lugar, consideró que la posibilidad del titular de la marca de demandar a terceros que cesen en el uso no autorizado de aquella es imprescriptible. IV.- La demandada interpuso el recurso de casación a examen y, al evacuar el traslado, la actora cuestionó su admisibilidad por razón de la cuantía, motivo por el cual corresponde despejar, previo a toda otra cuestión, si la impugnación movilizada cumple el requisito establecido por el art. 269 num. 3º del C.G.P. V.- Según la recurrente, el monto de la causa estaría vinculado al valor de la marca y éste surgiría, a su vez, y en el caso concreto, de la valuación de la empresa, que estimó en U$S2.701.000 aproximadamente (fs. 580 vto.). Sin embargo, esa no es la pauta legal que debe atenderse. Surge de la demanda que la pretensión de la actora consistió únicamente en obtener del pretorio la orden de cese del uso marcario, sin pretensión indemnizatoria alguna (fs. 77 vto.). Ello determina que el caso encuadre en la categoría de asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria (como expresamente lo indicó la actora en su primer otrosí digo, fs. 77 vto. y 78), para cuya cuantía ha de estarse a lo dispuesto por los arts. 49 y 50 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1989. El primero de ellos determinó el valor de estos asuntos en la suma de “más de N$400.000” y el segundo, delegó en la Suprema Corte de Justicia la actualización de dicho valor, indicando específicamente el método a aplicar (la variación del I.P.C. operada entre noviembre de un año y octubre del siguiente). Ahora bien. De acuerdo con la Acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7826, “los valores a que refieren las normas de la Ley Nº 15.750 (...) serán los siguientes: a) más de $4.000.000 (pesos uruguayos cuatro millones), los indicados por el artículo 49 de la Ley Nº 15.750...”. La demanda fue presentada el 12 de diciembre de 2017. El valor de la unidad reajustable en diciembre de 2017 fue de $1.021,04 y con ello, un monto del asunto de “más de $4.000.000” era equivalente a uno de “más de 3.917,57 unidades reajustables”. Ahora bien. La estimación legal del monto del asunto no susceptible de apreciación pecuniaria es más de un mínimo que, en sí mismo considerado, no admite casación, por no alcanzar las 4.000 Unidades Reajustables. Solo a las partes correspondía la precisión de ese exceso o suplemento a partir del mínimo fijado por el sistema legal. Más aún: el monto del asunto debía ser estimado por la actora y si la demandada no estaba de acuerdo, debía proponer otro; pero en ningún escenario es posible fijarlo allende los actos de proposición y nunca ahora, en casación, como pretende hacerlo la recurrente. No corresponde al juez establecer si el aditamento por encima de las 3.917,57 U.R. es, por ejemplo, una unidad reajustable más y con ello provocar la inadmisibilidad del recurso o, por ejemplo, quinientas unidades reajustables más, y con ello determinar la admisibilidad del mismo. En otras palabras, la equivocidad de la expresión “más de” no puede ser desambiguada por el juez, sino que es carga de la parte. Esto, en virtud de lo dispuesto por el art. 117 del C.G.P. y la inalterada interpretación que del mismo ha hecho la Corte, que reiteradamente ha entendido “que los requisitos de admisibilidad del recurso de casación deben configurarse al momento de la demanda (cf. sentencias Nos. 674/94, 769/96 y 114/97, entre otras) y el monto o cuantía del asunto se acredita mediante el cumplimiento de la carga prevista en el art. 117 nral. 6º del Código General del Proceso” (cf. sentencias Nos. 876/96 y 999/96, entre muchas). Asimismo, ha sostenido este máximo Tribunal que “el monto del asunto debe ser estimado por el actor al demandar –art. 117 nral. 6º del C.G.P. – y si así no lo hiciere será el demandado quien deberá hacer notar la omisión al contestar la demanda –art. 130.1 del C.G.P....” (sentencia N° 376/2004). Y también que “la ausencia del monto en los actos de proposición, o su determinación equívoca, sella definitivamente la suerte del recurso de casación” (sentencia N° 2.028/2008) En definitiva, dado que la referencia al art. 49 de la LOT resulta equívoca en tanto esta fija el monto del asunto en “más de $4.000.000” y no habiendo especificado oportunamente las partes cuánto más de ese monto era la estimación del monto del asunto, el recurso resulta inadmisible. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: D ECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENA CAUSÍDICA EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. Y DEVUÉLVANSE.