Sentencia Definitiva N° 25/2020

DFA 0008-000044/2020 SEF 0008-000025/2020 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO MINISTRA REDACTORA: Dra. Beatriz Tommasino MINISTROS FIRMANTES: Dres. Edgardo Ettlin, Beatriz Tommasino, Nilza Salvo y Álvaro França. MINISTRA DISCORDE: Dra. Ma. Cristina Cabrera. Montevideo, 4 de marzo de 2020. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “TOP SYSTEMS S.A. Y OTRO c/ SINAPSIS S.R.L. Y OTROS -DAÑOS Y PERJUICIOS-” - IUE 2-23640/2016 , venidos a conocimiento en mérito al recurso de apelación movilizado por la parte actora contra la Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 9/2019 de fecha 25 de abril 2019, dictada a fs. 683-692 por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8° turno, Dr. Federico Tobía. RESULTANDO : 1) El referido fallo, cuya relación de antecedentes útiles se darán por reproducidas, por acompasarse en general a las resultancias de autos, falló de acuerdo a lo siguiente: “Desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los co-demandados MARTIN RUBIO y FERNANDO OGARA. Desestimando integralmente la demanda formulada. Las costas y los costos en el orden causado.”. 2) Contra la decisión judicial referida, se alzó a fs. 693-704 la parte actora, quien expresando sus agravios manifestó, en síntesis: El punto de debate propuesto en la sentencia es ajeno al objeto del proceso, fijado a fs. 417. A fs. 690 entiende el Sr. Juez que el “ punto en debate está dado por la actualización cumplida en Banco Santander en el año 2015 (contrato de prestación de servicios de mantenimiento de fecha 1/12/2015), desde que lo relativo al módulo de comercio exterior referenciado por los codemandados al momento de su contestación (licencia para módulo comercio exterior Banco Credit Uruguay) no fue objeto de cuestionamiento por la actora”. La decisión hostigada infracciona el régimen de tutela de la propiedad intelectual dispuesto en el art. 33 de la Constitución, Realiza un análisis parcial de la prueba debido a que únicamente reparó en el uso del sistema licenciado al Banco Santander, a pesar de que a fs. 75 v, surgió acreditado que también se encontraron en las computadoras ubicadas en las instalaciones de SINAPSIS copias de una licencia del Sistema TOPAZ que había sido otorgada varios años atrás a ABN AMRO BANK (versión 4.2.0.0), lo cual también fue reconocido por las declaraciones de los testigos que participaron en la inspección judicial. Además de realizar una interpretación errónea del informe agregado por los co-demandados a fs. 196 y ss. Lo que se reclamó en autos es que los co-demandados tuvieran copias no autorizadas del sistema TOPAZ en sus instalaciones, las cuales utilizaban para su actividad comercial. Dichas copias no habían sido aprobadas por los actores, por lo que esta conducta es violatoria de lo establecido en el art. 33 de la Constitución y el art. 2 de la Ley No. 9739. Considera error inexcusable la apreciación efectuada por la Sede a fs. 691, dado que la prohibición para el desarrollo de Topaz es legal y constitucional. Y las únicas excepciones están en la ley 9739. Agrega que la responsabilidad de SANTANDER no es objeto del presente reclamo ni puede ser escudo en el accionar ilegítimo de los co-demandados. También les agravia la omisión de la Sede en el análisis de la violación de la normativa marcaria (Ley 17.011) y de la competencia desleal denunciada. 3) Conferido el traslado preceptivo, es evacuado a fs. 707-718 por la parte demandada, quien aboga en pro de la confirmatoria de la decisión en alzada. 4) A fs. 720, en fecha 1° junio 209, es c oncedido el recurso de apelación interpuesto, con efecto suspensivo (fs. 720) y una vez designado este Tribunal para el conocimiento de la alzada, fueron elevados los autos y recepcionados en fecha 24 julio 2019 (fs.722). En el curso del pasaje a estudio, se suscitó discordia parcial en la persona de la Sra. Ministra Dra. Ma. Cristina Cabrera, en cuyo mérito se procedió a realizar la correspondiente diligencia de sorteo a los fines de la integración del Tribunal. Recayó la suerte en los señores Ministros Dres. Nilza Salvo y Álvaro Franca. Sometido el expediente a estudio de la Dra. Salvo, y persistiendo en algunos aspectos puntuales la discordia, se giraron los autos al Dr. Álvaro Franca, obteniéndose finalmente las mayorías requeridas para emitir la presente decisión, conforme a lo dispuesto por el art. 61 de la Ley 15.750. En el acuerdo realizado, se acordó emitir pronunciamiento anticipado en el caso, al amparo de lo establecido en el art. 200.1 del C.G.P., en la redacción dada por la Ley 19.090. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con el voto coincidente de quienes suscriben la presente decisión -art. 61 de la Ley 15.750 -, habrá de revocar la sentencia recurrida, amparando, si bien parcialmente, los agravios sustentados, en mérito a las explicitaciones siguientes. II) En función del principio legal del doble grado, la apelación es el medio impugnativo que provoca la instancia superior con la finalidad de obtener la revisión de lo decidido. Es un recurso ordinario porque se deduce contra sentencias que no pasan todavía en autoridad de cosa juzgada y porque no es necesario además invocar causales taxativamente impuestas por la ley. Además es esencialmente devolutivo, en el sentido que se envía el asunto al superior. (Jorge Perera, Apelación y Segunda Instancia Proceso civil y penal, 2da. Ed. AMF 2009). El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: “tantum devolutum quantum apellatum” (Eduardo J. Couture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, abril 1993, pág. 366/368). III) LA ESPECIE BAJO JUZGAMIENTO. A fs. 118-186, comparecieron TOP SYSTEMS SA y NILCO SA, promoviendo demanda de cese de violación de derechos de autor y cese de uso de marca y reclamo de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra SINAPSIS SRL, Martin Rubio Remedio y Luis Fernando Ogara Souza. Ello vinculado al uso indebido en que habría incurrido la parte demandada, del programa de ordenador o software denominado SISTEMA TOPAZ, inscripto en el Registro de Derecho de Autor con el Nº 1423, del cual son la co-actora NILCO SA, titular de todos los derechos patrimoniales, mientras que TOP SYSTEMS SA cuenta con licencia exclusiva de explotación y comercialización para todo el país. Sus mandantes tomaron conocimiento a mediados del año 2016, que SINAPSIS (de manera ilegítima) ofreció y mostró en funcionamiento en el mercado al Banco Santander, un módulo de comercio exterior para operarlo dentro del sistema TOPAZ, habiéndose realizado la exhibición mediante conexión remota. Además ello era promocionado por la empresa a través de su sitio web. Fue así que solicitó la diligencia preparatoria cumplida en obrados. En ella se constató la utilización mediante instalación del software TOPAZ en diversos computadores del personal de SINAPSIS. Asimismo el sistema que tenía ejecutando SINAPSIS en forma ilegítima refiere a la licencia del Banco Santander, quien era el titular de la licencia. Ello da cuenta que se estaba utilizando el SISTEMA TOPAZ sin licencia alguna para el desarrollo del módulo comercio exterior, utilizando componentes propios del mismo como su fuente, programas, herramientas. Actuación que calificó de ilegítima por vulnerar el derecho de autor de sus representadas, en lo que guarda relación con la reproducción, distribución y transformación de aquél. Destacaron, que también se verifica responsabilidad de los codemandados por competencia desleal. En tanto las empresas involucradas en el presente son competidoras entre sí en el mercado de sistemas bancarios y financieros. Reclamaron el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados; la condena por el valor de adquisición en el mercado de la licencia TOPAZ; el lucro cesante derivado de la pérdida de ingresos como consecuencia de la no celebración de contratos para el desarrollo de módulos y programas en base al sistema TOPAZ y en subsidio la pérdida de la chance derivada de estos mismos hechos: y la condena a la multa edictada en el art. 18 de la Ley Nº 17.616, pretendiendo a su vez condena por el daño a la imagen de sus mandantes en la plaza bancaria y financiera. Acumuladamente pretendieron se disponga de conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley Nº 17.616 y en el art. 88 de la Ley Nº 17.011, el cese de la comercialización de programas asociados o que utilicen el sistema y la marca TOPAZ. En su contestación, SINAPSIS sostuvo, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de ambos co-demandados, personas físicas Martín Rubio y Fernando Ogara, de conformidad con lo establecido en el art. 223 inciso 1º de la Ley Nº 16.060, por tratarse la demandada de una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual no responden los socios por las deudas sociales. Sobre el fondo del asunto, expresó, en lo medular, que la relación que mantiene con TOP SISTEM es de larga data, al menos desde el año 2003. En el año 2006 SINAPSIS adquirió de TOP SYSTEMS la biblioteca de comercio exterior (COMEX) a efectos de hacer desarrollos propios para ofrecerlos a los clientes licenciatarios de TOPAZ. Los bancos que disponen del sistema TOPAZ lo hacen en virtud de un contrato de sub licencia de uso no exclusivo celebrado con TOP SYSTEMS, por el cual, se les autoriza la utilización de una versión en código objeto del programa para el tratamiento de sus propias operaciones a cambio de un precio. D esde el año 2009 SINAPSIS presta servicios de mantenimiento y soporte al Banco Santander, con total conocimiento de la parte actora. En virtud de la relación contractual el Banco Santander proporcionó a SINAPSIS el programa y ficheros relativos al sistema TOPAZ, para cumplir con el objeto establecido entre ambas partes. Entre los años 2015-2016 Banco Santander decidió migrar hacia una nueva versión de TOPAZ, realizando un procedimiento competitivo del cual participaron las partes, resolviéndose otorgar a TOP SYSTEMS la configuración del sistema TOPAZ y a SINAPSIS las adecuaciones de las interfaces TOPAZ con los usuarios. Consecuentemente, manifestaron, que no estando en cuestión la legitimidad de Banco Santander al utilizar el sistema TOPAZ (desde que tiene la licencia), es perfectamente legítimo que SINAPSIS utilice dicho software para actividades de mantenimiento y desarrollo para el citado banco sobre el referido software, siendo por tanto válido que SINAPSIS ofrezca su solución de comercio exterior (COMEX) para TOPAZ. Por lo cual, concluyeron, que no hubo desvío de clientela ni competencia desleal alguna. En tanto, sostuvieron, que la actora vende su producto TOPAZ expresando que la herramienta posibilita implementar operaciones y procesos de negocios con independencia del proveedor. IV) EL BIEN INTELECTUAL OBJETO DE PROTECCIÓN. En autos se asiste, pues, a un supuesto de reclamo de tutela jurisdiccional de los derechos de autor en cabeza de NILCO S.A. y TOP SISTEM, - propietaria y licenciataria exclusiva para el Uruguay respectivamente – del programa de ordenador o “software”, que recibe la denominación de SISTEMA TOPAZ. En base a la línea de conceptos brindada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI -, se define al programa de ordenador como “un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de3 la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultados determinados” (OMPI Disposiciones tipo para Programas de Ordenador 1978). El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (WTCC) (1996), en su art. 5 establece que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. El soporte lógico, programa de ordenador o sofware, ha sido entendido tradicionalmente como “un conjunto de instrucciones que permiten que el computador realice una variedad de operaciones y funciones para obtener un resultado” Se expresa mediante: el “código objeto”, el “código fuente”, así como todo tipo de materiales creados para contribuir a la comprensión o aplicación del mismo, que, incorporado a un hardware, “puede hacer que (…) indique, realice o consiga una función, tarea o resultados determinados.” (Universidad de Externado – Colombia – disponible en: https://propintel.uexternado.edu.co/la-proteccion-del-software-desde-la-propiedad-intelectual-en-colombia-conveniencia-de-la-creacion-de-una-normativa-especial-que-garantice-los-derechos-de-los-desarrolladores/ ; consulta 2.3.2019). El sistema TOPAZ, como bien se explicita en la demanda, se inscribe dentro de los denominados softwares de “ core bancario o financiero”, siendo sus autores técnicos uruguayos. En la actualidad se encuentra instalado en varios bancos y casas financieras de plaza. El programa de ordenador ha sido considerado una especie del género obra literaria, dada su expresión escrita. Las obras literarias y artísticas reciben tutela especial: En la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 27.2: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 15.1: “Los Estados partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona a: …c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XIII: “Toda persona tiene el derecho… a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que se autor”. La protección a estos productos del ingenio humano, encuentra en nuestro país reconocimiento constitucional, a la luz de lo dispuesto por los arts. 7, 33, 34, 53, 72 y 332 de nuestra Carta. El art. 7 consagra el derecho a la protección al trabajo, entre el que se incluye el intelectual, al afirmar que nadie puede ser privado del mismo sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. En consonancia con este precepto, el art. 33 reza que “El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley”. (Conf.Eduardo de Freitas, Plinio Borggio Temas de Derecho autoral su tutela jurídica y su régimen sancionatorio, pág. 24). El derecho positivo nacional ha reglamentado estos derechos básicamente en la Ley de Derechos de Autor, Nº 9.739 del 17 de diciembre de 1937, modificada sucesivamente, en particular por la ley Nº 17.616 de 10 de enero de 2003, que reforma y actualiza varios de los artículos de la ley del '37. El decreto reglamentario vigente es el Nº 154/2004 de 3 de mayo del 2004. En el año 2004 se modificaron los artículos 22 a 24 por ley Nº 17.805. La Ley N° 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en su artículo 1° protege "el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística, y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a lo que establece el derecho común y los artículos siguientes". La norma se refiere al "derecho moral" determinando su alcance en las normas siguientes. Así en el art. 2°, establece que dicho derecho comprende: "la facultad de enajenar, reproducir, publicar, traducir, ejecutar, difundir en cualquier forma y representar o autorizar a otros para que lo hagan...". El legislador fue previsor en el sentido de que tuvo presente la sin duda evolución de la ciencia y la tecnología, pues al definir la facultad de "reproducir" enumeró algunos y se refirió a: "otros instrumentos análogos, sea cual sea el procedimiento que se utilizare": al referir a la facultad de "ejecutar y representar", también citó algunos, pero tuvo también la previsión de expresar: "u otros procedimientos análogos", haciendo igual precisión respecto a la facultad de "difundir". Véase además otra sabia determinación de la ley uruguaya, que no se limitó a lo que la propia ley específica establecía sino que previó la aplicabilidad del "derecho común" para regular el especialísimo derecho que las concretas normas encaraban en el texto legal. Por ello, no hay ninguna duda que institutos comunes como el enriquecimiento sin causa, el principio de la buena fe, las normas sobre responsabilidad contractual -incluyendo las que regulan la etapa precontractual- y extracontractual, competencia desleal, autonomía de la voluntad, etc., son aplicables. Pero lo más importante es que el propio art. 5° establece que "comprende": "a los efectos de esta ley, la producción intelectual, científica o artística" y efectúa una enumeración pero estableciendo al final: "Y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia". Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 154/2004 se estableció, en el Capítulo II, el “Registro de Derechos de autor”, que será llevado por la Biblioteca Nacional. Respecto al Derecho uruguayo pues, se puede observar que, dado el marco normativo constitucional y legal, la solución encontrada en principio por el decreto de referencia está dentro del contexto normativo a pesar de no haber sido pensado éste, para comprender a texto expreso el software. (Mario Barego Gugelmeier, “Protección jurídica del software”, La Justicia Uruguaya, Cita Online: UY/DOC/865/2009). En el plano internacional, resultan de aplicación el Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas art. 2 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual ADPICS art. 10 “Los programas de ordenador sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”. (Cfme. Anuario de la Propiedad Intelectual 2004, “Martha E. Caviglia Queirolo, “La protección del software en la jurisprudencia uruguaya”, p. 123). La naturaleza jurídica de un ente es decisiva respecto de su tratamiento por las leyes, particularmente en materia de creaciones intelectuales, por cuanto las mismas y sus creadores son objeto de una protección especial por los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de la mayoría de las constituciones nacionales. Por tanto, la “naturaleza jurídica” de los programas de computación tiene importancia a la hora de establecer la protección que la normativa nacional e internacional les dispensa. En este sentido, el Derecho considera a estos productos incluidos en la categoría de obras literarias y artísticas, debido a que, por definición, expresan la idea de un autor o autores acerca de la forma de obtener algún tipo de salida mediante el proceso electrónico de determinados datos entrados a un sistema informático. La expresión del autor de programas de computación consiste en series de instrucciones escritas en determinados lenguajes técnicos, que luego de escritas puedan ser transformadas en los datos interpretables por un sistema informático. Por su carácter de obra escrita, se ha clasificado a los programas de computación como miembros de la subcategoría de obras literarias que el Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos (OMPI GINEBRA 1980 p. 149) define diciendo “desde la perspectiva del derecho de autor, la referencia general a las obras literarias se entiende generalmente que alude a todas las formas de obras escritas originales, sean de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico y prescindiendo de su valor y finalidad”. (Antonio Millé, “Piratería de programas de computación: respuestas a las preguntas más frecuentes” 3er. Congreso Iberoamericano sobre Derecho de autor y derechos conexos, Montevideo 1997).p. 775 y ss.). La jurisprudencia vernácula ha reconocido de larga data la protección autoral a los programas de ordenadores similares al que nos ocupa. En la Sentencia 74/2002, de la S.C.J., con el apoyo de las opiniones doctrinarias de Cairoli y Delpiazzo ha sostenido la inclusión del software dentro del derecho de autor. Como sostiene Delpiazzo, “.. es producto de la mente humana. Por ende su regulación jurídica debe lograrse a través de las normas relativas al dominio intelectual”. (Sentencia SCJ 74/2002 Anuario Derecho Comercial Uruguayo Tomo 11, caso 207). La propiedad intelectual otorga facultades exclusivas sobre el bien inmaterial que es la obra literaria y artística. Los medios sobre los que se copia un ejemplar de un programa de computación se poseen y transfieren conforme los principios comunes del derecho acerca de los bienes muebles, su propiedad no transmite título alguno a la propiedad intelectual de la obra literaria y artística en ellos registrada, ni hace presumir su cesión. La propiedad del medio tampoco implica autorización para el uso del programa de computación que registre la que el propietario intelectual otorga por medio de licencias. Por tanto, la propiedad de una copia de una obra en cuanto objeto mueble no transfiere a su dueño ninguna facultad derivada de la propiedad intelectual sobre dicha obra, salvo que el dueño de la copia reciba además una cesión o licencia de esa propiedad intelectual. Esto se aplica a los programas de computación: la propiedad de un ejemplar de los mismos no implica licencia para usarlos. Los usuarios finales que – habiendo adquirido o no un ejemplar del programa de computación – obtienen del autor licencia para el uso del mismo pueden realizar los actos que autorice tal licencia. En Derecho de Autor rige el principio de que el titular de la propiedad intelectual conserva toda manifestación de sus facultades exclusivas que no haya cedido o licenciado en forma expresa. Por ello, las declaraciones realizadas unilateralmente por el autor para licenciar sus derechos a terceros, tanto como los contratos bilaterales con el mismo propósito, sólo habilitan a los terceros a realizar respecto de las obras los actos explícitamente incluidos en la autorización y esto en la medida que dicho tercero cumpla con las condiciones estipuladas para la vigencia de la licencia. Los dos tipos principales de licencia son: La licencia dispensada por medio de una autorización concedida unilateralmente por el titular de los derechos de autor al tercero que adquiere un ejemplar acompañado de la licencia o que adquiera la licencia independientemente de un ejemplar. Se instrumentan mediante un documento habitualmente conocido como “certificado de licencia” que para asegurar su autenticidad usualmente incluye fondos, sellos, u hologramas de seguridad. Este tipo de licencias se conoce como “shrink wrap” o “box top”. La licencia concedida por un contrato bilateral. Los titulares de derechos de autor sobre programas de computación suelen ofrecer a los usuarios distintas fórmulas de licencia. Las más simples son las que suelen acompañar a los ejemplares dentro de sus paquetes y que generalmente autorizan al uso del programa de computación en un único computador. Otras fórmulas se destinan a usuarios empresarios que tienen un sistema de procesamiento de datos formado por múltiples computadores y/o terminales, autorizando mediante una o varias licencias (negociadas independientemente de ejemplares de las obras) el uso de programas de computación en cierta cantidad de equipos o terminales. (subrayado propio). Todas las licencias para el uso de programas de computación autorizan a copiar transitoriamente el programa licenciado en la memoria RAM del computador/es incluido/s en la licencia. Dicha copia es un recurso necesario para usar un programa de computación, o sea para ejecutarlo. En el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual en general y del Derecho de Autor en particular, se denomina “piratería” la actividad ilícita de quienes efectúan reproducciones de ejemplares o mercaderías que soportan bienes protegidos por el Derecho de la Propiedad Intelectual (por constituir un artículo patentado o producido mediante un proceso patentado, por estar distinguidos mediante una marca registrada, o por reproducir obras, interpretaciones o producciones. (Millé, ob.cit.). V) Infolios, los Sres. Martín Rubio Remedio y Luis Fernando Ogara Souza, fueron demandados en su calidad de personas físicas que desempeñan el rol de socios y administradores de SINAPSIS SRL, (v. fs. 212), por su participación en los actos infraccionarios imputados. La sentencia dictada no amparó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta en el caso ambos contendores, por entender que no resulta de aplicación en el caso lo dispuesto por los arts. 76, 83 y 223 de la Ley 16.060. La legitimación causal o en la causa, según jurisprudencia constante de nuestros tribunales, se erige en un presupuesto material de la sentencia de mérito, que puede ser relevado de oficio por el juzgador en cualquier estado de la causa. La legitimación es una cualidad extrínseca del sujeto, se refiere a la relación del sujeto con el objeto del litigio. Es la posición que permite a un sujeto obtener una providencia eficaz sobre el asunto, es un presupuesto de la sentencia de mérito, que no funciona normalmente como presupuesto procesal (Véscovi, Cuad. Der. Procesal, 1973, págs. 122 y 123). En este sentido, la SCJ ha entendido que, aún sin haber sido formalmente alegada por la contraparte … omissis … este máximo órgano jurisdiccional “ se encuentra habilitado para controlar en casación si se verifican los presupuestos configurativos de hipótesis de falta de legitimación activa o pasiva, sin que ello implique vulnerar los principios de congruencia y continencia de la causa” . Esta ausencia de legitimación, entonces “puede ser relevada de oficio por el magistrado en cualesquiera de las etapas de la litis, según constante jurisprudencia de la Corporación” . (Sentencia 436/2016 de fecha 17.10.2016 RUDP 1/2018, Anuario Jurisprudencia Derecho Procesal 2016, caso 266, p. 186-187). Los mencionados co-demandados, en tanto socios y administradores de una sociedad de responsabilidad limitada, no responden por las deudas de la sociedad, como lo será la obligación de dar suma de dinero que ha de surgir de la presente decisión. En cuyo mérito, corresponde revocar la sentencia en este aspecto, y, en su lugar, relevar, en tanto presupuesto material discernible en la sentencia, aun de segunda instancia, en forma previa a ingresar al mérito de la causa, la ausencia de legitimación pasiva causal de los mencionados socios, conforme a los arts. arts. 76, 83 y 223 de la Ley 16.060. Decisión que cuenta con el voto unánime de los Ministros intervinientes en esta alzada. VI) DE LA RESPONSABILIDAD DE SINAPSIS SRL. El sentenciante llegó a la conclusión que la actuación en el caso de SINAPSIS era lícita, ya que se produjo en el contexto del contrato suscripto entre esta última y el BANCO SANTANDER, que luce agregado a fs. 206-209, el cual tiene por objeto la prestación por parte de SINAPSIS al mencionado banco de los servicios de soporte y mantenimiento correctivo, cuya descripción luce en el anexo de fs. 209. Sin embargo, el Tribunal integrado a los efectos de esta decisión, entiende que la actuación se SINAPSIS se ha evadido del campo de este contrato, realizando una actividad ilícita y contraria a las normas que regulan la protección de bien jurídico de que se trata, ya analizada precedentemente. Los hechos relevantes para arribar a esta conclusión son los siguientes: 1. Surge de la prueba aportada que las partes contendoras mantuvieron una relación comercial de larga data, - por lo menos desde 2006 - durante la cual realizaban distintas tareas de asesoramiento y prestación de servicios a instituciones bancarias de plaza (v. cadena de correos electrónicos fs. 213-230). 2. SINAPSIS adquirió de TOP SISTEM una biblioteca asociada al sistema TOPAZ en 2006.(v. fs. 215). Sin embargo, no surge acreditado que hubiere obtenido licencia para la utilización del Sistema Topaz, lo cual le permitiría desarrollar el módulo COMEX y ofrecerlo a terceros. 3. El conocimiento implícito o tácito que supuestamente tendría TOP SISTEM de que SINAPSIS estuviere desarrollando este módulo u otros vinculados con el sistema TOPAZ, no es válido, ya que como principio general la autorización autoral para la utilización de un producto de esta naturaleza con propósito comercial debe surgir en forma expresa. 4. El Banco Santander realizó un contrato con SINAPSIS (fs. 206-209), el cual tuvo por objeto determinados servicios que la última de las nombradas prestaría a la primera. En la claúsula 3.3. se establece que SINAPSIS se obliga al “ uso exclusivo de aquellas herramientas informáticas que el Banco provea a la empresa en su calidad de propietario o licenciatario, en la ejecución o prestación de los servicios considerados en el marco del presente contrato ” (fs. 206 vta.). Como antecedente de este contrato, el Banco Holandés Unido (luego ABN AMOR BANK N.V. Sucursal Montevideo), suscribió en fecha 14.12.1992 un contrato de Licencia de Software denominado “Sistema Topaz”. A raíz del traspaso de activos y pasivos de este banco al SANTANDER, este último quedó en lugar del Banco ABN respecto del contrato de licencia. (v. fs. 129-129 vta.). 5. En fecha octubre 2016, en oportunidad de diligenciarse la medida preparatoria solicitada por la parte actora, consistente en una inspección judicial en las oficinas de SINAPSIS, contando con el auxilio de la Perita Informática Ing. Amparo Mary (v. acta a fs. 62) se constató la existencia, en varias de las computadoras que se estaban utilizando en dicha oficina, del software TOPAZ. Esto surge sin ambages y en forma por demás clara y lapidaria, de la peritación practicada. El objeto pericial se encuentra enunciado a fs. 33: “constatar en las instalaciones de la demandada, la existencia o no de infracciones a los derechos de NILCO S.A. y TOP SYSTEM S.A. respecto al programa TOPAZ”. El dictamen primario, a fs. 93, reza: “ Se inspeccionaron 18 máquinas PC de las cuales en 5 se encontraron evidencias del objeto de la pericia solicitada”. “ Se procedió a buscar en el directorio de Windows el archivo de inicio de TOPAZ que corresponde a TOP40.INI. “ Al encontrar este archivo se edita y se ubica el directorio principal, la ubicación de los ejecutables (EXES) tablas (TABLAS), formularios (FML), etc. “ En el Anexo I se detalla por usuario y por equipo las evidencias encontradas recabadas a través de la fotografía de la pantalla”. A fs. 101 se agrega ampliación de dicho informe, en el cual se establece que las imágenes de las fotos numeradas 20 y 21 muestran el contenido del archivo TOPAZ 639 en el cual se especifica que se está utilizando la licencia de uso de TOPAZ suministrada por TOP SYSTEM al BANCO SANTANDER. Pero existen otras carpetas de archivos que muestran la utilización en estos computadores del sistema TOPAZ, y no a través de la licencia concedida al Banco Santander. Por ejemplo, cuando se hace constar: “el archivo “run-topaz-bat” que se observa en la Foto 13, es un ejecutable que se utilizad para iniciar la aplicación Servidor del Sistema Topaz, contiene comandos para leer la configuración de Topaz tomándola del archivo topaz.conf.bat”. Significa ello que la utilización del sistema TOPAZ por la demandada no se limitaba exclusivamente a su uso para el cumplimiento del objeto contractual citado, sino que fue más allá, utilizando dicho sistema en otras actividades, sin haber obtenido autorización de sus autores, lo cual configura una clara infracción a las normas de protección del derecho de autor. 6. MODULO COMEX. La parte actora sostuvo en su demanda que tomó conocimiento a mediados del año 2016, que SINAPSIS (de manera ilegítima) ofreció y mostró en funcionamiento en el mercado al Banco Santander, un módulo de comercio exterior para operarlo dentro del sistema TOPAZ, habiéndose realizado la exhibición mediante conexión remota. Luego de la peritación realizada, se comprobó que SINAPSIS estaba utilizando el SISTEMA TOPAZ sin licencia alguna para el desarrollo del módulo comercio exterior, utilizando componentes propios del mismo como su fuente, programas, herramientas. La parte demandada, en su contestación, sostuvo que, no estando en cuestión la legitimidad de Banco Santander al utilizar el sistema TOPAZ (desde que tiene la licencia), es perfectamente legítimo que SINAPSIS utilice dicho software para actividades de mantenimiento y desarrollo para el citado banco sobre el referido software, siendo por tanto válido que SINAPSIS ofrezca su solución de comercio exterior (COMEX) para TOPAZ. En oportunidad de expresar agravios, la parte actora nada dijo acerca Del módulo de comercio exterior COMEX. Únicamente se agravió por no haber sido condenada la accionada en mérito a la infracción autoral que significaba la utilización del sistema TOPAZ en sus propias computadoras con fines comerciales, distintos de la prestación de servicios para Banco Santander. De autos surge que efectivamente SINAPSIS desarrolló el módulo COMEX y que inclusive lo ofreció a un banco de plaza, SCOTIA BANK. En el escrito presentado por SINAPSIS a fs. 511 expresa que entre los meses de marzo y abril 2018, a solicitud de SCOTIABANK presentó una propuesta relativa al módulo de comercio exterior ante dicha institución. Sin embargo SINAPSIS no ha sido contratada a tales efectos por el referido banco, desconociéndose si lo ha sido TOP SISTEM. Otro tanto surge de la respuesta al oficio librado a SCOTIA BANK, en el cual se aclara en el cuadro de fs. 535, que la propuesta vinculada con el módulo COMEX no fue aceptada. Sin perjuicio de que no se concretó, resulta probado, pues, que el desarrollo del módulo COMEX con base en el sistema TOPAZ fue efectivamente efectuado por la demandada y ofrecido, con fines lucrativos, al menos, a una institución de plaza, sin haber obtenido licencia para ello. En virtud de los razonamientos precedentes, se entiende que la conducta infraccional de la demandada al derecho autoral de la parte actora resulta clara y por esa sola circunstancia se hace merecedora de la sanción que más adelante se especificará, además de ser condenada al cese del uso del sistema TOPAZ. VII) DE LA COMPETENCIA DESLEAL. En cuanto a la noción de competencia desleal, Amézaga citado por Rippe, teniendo presente las definiciones que ofrece la doctrina en el derecho comparado concluye que hay competencia desleal toda vez que un comerciante con culpa o con mala fe, provoca o causa un perjuicio a otro comerciante teniendo, al provocar este perjuicio, un fin de lucro comercial y causando el perjuicio dentro del mecanismo de concurrencia a que están sometidas todas las organizaciones industriales o comerciales en las sociedades modernas. Sostiene Rippe que esta no es una definición exacta. Una definición de competencia desleal debe contener todos los elementos particulares del instituto en sí, y los necesarios para encuadrar dentro del texto del art. 1319. Ello porque esta es la norma legal que permite tratar en el plano del derecho el hecho económico de la concurrencia desleal. Es unánime la opinión en el sentido de que la concurrencia desleal encuadra dentro de los márgenes de la norma de derecho común de la responsabilidad extracontractual. (Rippe, La competencia desleal, p. 110,111). Una noción de concurrencia desleal que sólo repara en los elementos conceptuales de la noción en su significado corriente es totalmente inútil. El concepto normativo de competencia desleal en nuestro derecho se extrapola de la Convención de la Unión de París que regula el tema en su artículo 10 bis, en cuyo numeral 2 se establece una verdadera cláusula general “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial”. Entre estos, destaca Bugallo la explotación de la reputación ajena (Cfr. Beatriz Bugallo, “Competencia desleal, noción evolutiva y algunos actos no previstos expresamente en el artículo 10 bis del Convenio de París”.Anuario Derecho Comercial Nº 11, pág.88). La Suprema Corte de Justicia en Sentencia No. 161/2005, sostuvo que: “Los actos de competencia desleal (art. 10 Convenio de París ratificado por nuestra República), son instancias especiales del abuso de derecho, son aquellos que se configuran frente a los competidores (denigración, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secreto, discriminación, etc.), a los consumidores (confusión, engaño) o al mercado (explotación de situación de dependencia, venta con pérdida, etc.) a partir de conductas contrarias a los usos honestos que provocan perjuicios indebidos (Cf. Merlinski-Carrión, en Anuario de Derecho Comercial, T. 10, págs. 412/413). En tal sentido señala Messineo que la competencia es desleal cuando ‘...se valga de medios que, por su cualidad y eficiencia, vayan más allá de su finalidad de batir a las empresas en competición, con las armas de la superioridad técnica o con el más bajo costo de producción, y lesionen el derecho del competidor afectándolo con tal competencia...’ (Tratado de Derecho Civil y Comercial, EJEA, 1979, Tomo VI, p. 573).” (...) Y cabe destacar que de acuerdo a la previsión genérica del art. 10 bis párrafo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial constituye competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (cfme. T.A.C. 5o., sent. del 31/5/98, LJU, c. 11.175)”. Del examen de la plataforma fáctica acreditada en autos, no surgen elementos que permitan sostener la existencia, en el caso, de actos de competencia desleal perpetrados por SINAPSIS, en cuyo mérito no se amparará la demanda en este aspecto. VIII) DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. Sostienen De Freitas y Borggio, que el simple hecho de la realización por el infractor de cualesquiera de las situaciones previstas a vía de ejemplo en el art. 44 de las ley 9.739, en la redacción dada por la Ley 17.616 u otras que importen la violación de los beneficiarios exclusivos de la protección, determina la privación del monopolio de explotación de la obra que tienen aquéllos constituyendo un hecho ilícito, encontrándose el daño en la misma violación de dichos derechos. (ob.cit., p.. 85). Otra posición exige la prueba del daño para amparar la pretensión reparatoria, siendo esta última la posición clásica que en general ha seguido nuestra jurisprudencia. En lo que respecta al daño indemnizable, no se observan elemento de destaque que pueda dar un perfil propio a la indemnización del daño en el ámbito del derecho autoral, que, como es de principio, debe ser reparado integralmente. (Nilza Salvo, A.D.C.U. Tomo XXVII “Derecho de autor y Responsabilidad Civil”, pág. 579). La parte actora solicitó, en calidad de daños y perjuicios: (v. fs. 176 y ss., escrito de demanda). a) Valor de la licencia TOPAZ. En mérito a que se probó en autos la utilización indebida del Sistema Topaz, sin haber obtenido la licencia correspondiente, resulta procedente condenar a SINAPSIS al pago del costo de dicha licencia a la parte actora, lo cual se difiere a la etapa del art. 378 CGP, por no existir en autos prueba del “cuantum debeatur” requerido para edictar una condena a suma líquida en esta etapa. b) Lucro cesante. Consiste este rubro de daño patrimonial, según la demanda “en la ganancia de los negocios y contratos realizados por SINAPSIS con los distintos Bancos y entidades de intermediación financiera a los cuales ésta les desarrolló módulos y programas en base al sistema de marras. La prueba que se intentó diligenciar sobre estas circunstancias estribó en la intimación a la contraria a agregar la documentación respectiva que lo acreditara. (fs. 177 vta.) y prueba pericial. c) En subsidio, se solicitó condena a la pérdida de la chance. Sobre este último tópico, la evalúan en un monto no inferior al 90 % de toda la facturación de SINAPSIS producto de la utilización ilícita del sistema TOPAZ. La pretensión desplegada en este sentido adolece de una orfandad probatoria total, lo cual impide su progreso. No existe en autos prueba documental alguna de supuestas operaciones comerciales realizadas por la demandada mediante el uso inescrupuloso del sistema de marras. La intimación no obtuvo resultado positivo, manifestando SINAPSIS que brindarían al Contador actuante la información que se le solicitara. A fines del diligenciamiento de la pericia contable, fue designado en audiencia el Perito Contador Chicurel según decreto Número 1373/2018 de fecha 31.6.2018 (v. fs.418). Luego la labor fue encomendada al Cr. Felix Abadi Pilosof (v. fs. 527), actuando ambos peritos al mismo tiempo en el expediente, en forma por demás confusa. Finalmente, a fs. 622, la parte actora presenta escrito desistiendo del medio probatorio en cuestión. En su mérito, no existe prueba en autos ni de la existencia efectiva de operaciones en infracción a la normativa de protección por parte de SINAPSIS que podrían haberle provocado una pérdida de ganancias a TOP SISTEM, ni de su cuantum , todo lo cual lleva a desestimar la pretensión en este punto, como así también la pretensión subsidiaria por pérdida de la chance. d) Multa conforme a las disposiciones de la Ley |7.616. ARTÍCULO 18º.- Sustitúyese el Artículo 51 de la Ley No. 9.739 , de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente: "ARTÍCULO 51º.- La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción”. Según sostiene la Mtra. Bernadette Minvielle en su discordia en Sentencia S.C.J. No. 921/019, de 01/04/2019 (fuente Módulo Jurídico CADE), en términos que se comparten, es claro que la multa prevista en este artículo es una pena civil o privada, por lo cual tiene una necesaria e innegable finalidad represiva, lo cual supone que, constatada la infracción al derecho de autor de que se trate, mediando pedido de parte, deba condenarse a su pago.. … omissis … La valoración jurídica de los hechos que se subsumen en el tipo infraccional es una actividad reglada, mientras que la actividad discrecional refiere a la graduación de la sanción, pero ello no habilita eximir de reprimenda. En forma coincidente, los autores De Freitas y Borggio sostienen el carácter de pena civil o privada de esta sanción. (DE FREITAS, E. y BORGGIO, P., “Temas de derecho autoral: su tutela jurídica y régimen sancionatorio”, Montevideo, 1993, págs. 87-89) y Nilza Salvo, “Derechos de autor en la Ley No. 9.739 a partir de la vigencia de la reforma del 2003 acciones civiles”; en AA.VV., “El nuevo derecho de autor uruguayo”, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2004. págs. 43/49). En definitiva, constatada la infracción al régimen de derechos de autor de que se trate y mediando pedido de la parte lesionada, el tribunal actuante debe imponer la multa dentro de los guarismos previstos en la ley. De otro modo se desvirtuaría la finalidad represiva propia de la sanción consagrada por el legislador. El guarismo de la multa a aplicar, atento al amplio abanico que permite la norma, deberá estar en relación con las circunstancias propias de cada caso concreto; con la lesión sufrida por los derechos de autor por la utilización sin autorización de la obra de que se trate. Por lo cual, entiende razonable el Tribunal integrado, valorando en su conjunto la masa probatoria aportada conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 140 C.G.P.), imponer al infractor una multa equivalente a una vez el valor del producto en infraccion, que resulta ser el sistema TOPAZ, cuyo cuantum se difiere a la etapa del art. 378 C.G.P. e) Daño a la imagen en la plaza bancaria y financiera. Una vez más, nos enfrentamos a la falta de cumplimiento por parte del accionante, de su onus probandi , ya que los extremos que podrían constituir un daño extrapatrimonial en la esfera de intereses de ambas empresas titulares del derecho autoral que se ventila en autos, no surgen acreditados en forma idónea, lo cual impide amparar su demanda en este aspecto. (art. 139 C.G.P.). Por otra parte, es dable consignar que en mérito a la larga vinculación comercial entre ambas empresas en la plaza, es difícil que los terceros puedan tomar conocimiento de la situación de menoscabo que la demanda pretende escenificar. Una vez más, falla el aspecto probatorio. No se acreditó que SINAPSIS hubiere obtenido diversas contrataciones al adjudicarse potestades y derechos que no son tal sobre el sistema TOPAZ, desvalorizando el papel de las demandantes en el mercado, como se sostiene en la demanda. IV) CONDENACIONES ACCESORIAS. No se efectuarán condenas causídicas procesales especiales en la instancia, atento a la recta conducta procesal desplegada por las partes. (art. 56 y 198 CGP; 688 C.Civil). Por estos fundamentos, las normas legales citadas y lo dispuesto en los arts. 197, 198, 200 y 344 C.G.P., el Tribunal FALLA: Revócase la recurrida. En su lugar, condénase a SINAPSIS SRL A: A) Cesar en el uso del sistema TOPAZ en sus computadoras, salvo lo referido al contrato que mantiene con el BANCO SANTANDER. B) Abonar a la parte actora el importe de la licencia respectiva para su utilización, difiriéndose este rubro al art. 378 C.G.P. C) Abonar a la parte actora una multa igual a una vez el valor en plaza del sistema TOPAZ, difiriéndose este rubro al art. 378 C.G.P. Sin especiales condenaciones procesales en el grado. Oportunamente, devuélvase. Dr. Álvaro França Dr. Edgardo Ettlin Ministro Ministro Dra. Nilza Salvo Ministra Dra. Beatriz Tommasino Ministra Dra. Ma. Cristina Cabrera Ministra Discorde : Confirmo la recurrida, sin especial sanción procesal en el grado. Fundamentos: Comparto los fundamentos de la sentencia. Entiendo que la demandada estaba autorizada por el Banco Santander (antes ABN AMRO BANK) y por la propia accionante a hacer uso del Sistema informático TOPAZ en cuestión, en la medida que lo efectúa, a los efectos de cumplir con su cometido de prestación de servicios técnicos para el referido Banco. De la prueba producida en autos no surge violación de la ley de derechos de autor, ni competencia desleal desarrollada por los demandados, así como tampoco la generación de los perjuicios que reclama la parte actora, lo que sella la suerte de su reclamo. La sentencia centra debidamente la temática en análisis, conforme al objeto del proceso fijado a fojas 417. Realiza un certero estudio de la prueba producida y aplica correctamente la normativa que corresponde atender en la materia (Artículos 1319 y 1324 del código civil, arts. 2 y 5 de la ley 9739 en la redacción dada por la ley 17,616, ley 17.011, Convenios Internacionales en materia de derechos de autor y propiedad intelectual ratificados por nuestro país, art. 33 y cc. de la Constitución Nacional). Las copias de la licencia del sistema informático de marras que se encontraron en las computadoras ubicadas en las instalaciones de la demandada -como resulta fojas 93 y vuelto, 71 a 82 e informe de fojas 101 102-, lo fue en el marco de la autorización otorgada por la parte actora al Banco Santander y en virtud de que la demandada brinda para esa institución un servicio técnico de mantenimiento y desarrollo del mencionado Sofware, como fue acreditado con la prueba documental, testimonial y pericial obrante en la causa y analizada correctamente en la sentencia recurrida y en los alegatos (fs. 669-681 vto.) y contestación de la apelación por la parte demandada (fs. 707-718 vto.). No obstante, si se entendiera que la presencia de copias del software en oficinas de la demandada es violatorio del derecho autoral, no se ha demostrado que su uso haya perjudicado a la actora causándole un detrimento patrimonial. A lo sumo, correspondería hacer lugar a la pretensión en cuanto reclama -además de la condena en daños y perjuicios- el cese del uso de la obra no autorizada. La conducta procesal de las partes no amerita especial sanción en el grado. Esc. Loreley Fernández Scuoteguazza Secretaria Letrada