Sentencia Definitiva N° 61/2019

VISTOS: Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados: “ BARRACA DEAMBROSI S.A. C/ CAFÉ TRES CARACOES S.A.– DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE 2 – 21974/2018 RESULTANDO : I - A fs. 13/27 compareció Barraca Deambrosi debidamente representada y promovió demanda de cese de uso de la marca ‘ CAFÉ IGUACU GOURMET’ y reclamó daños y perjuicios contra Café Tres Coracoes S.A., manifestando en lo medular que : I.a - En el año 1984 la Oficina de Marcas concedió a Barraca Deambrosi la marca ‘Gourmet’ en las clases internacionales, 3, 4, 21, 29, 30, 31 y 32 con derechos privativos. I.b - La demandada solicitó el registro de la marca ‘ CAFÉ IGUAU GOURMET’ n° 467067 y ‘CAFÉ IGUAU GOURMET’ 467068 EN LA CLASE INTERNACIONAL 30, las cuales fueron publicadas. Habiendo mediado oposición de la accionante en la Oficina de Marcas. Y habiéndose intimado a la demandada el cese de uso de la marca. I.c - El término ‘Gourmet’ fue concedido con derechos exclusivos o privativos a Barraca Deambrosi y la Oficina de DNPI ha conferido marcas con el término ‘Gourmet’ inserto, violentando y limitando los derechos de exclusividad conferidos a Barraca Deamborsi. Además se está poniendo en riesgo al público consumidor quien cree comprar un producto producido Barraca Deambrosi cuando en realidad compra un producto fabricado por otra empresa. I.d - Solicitó en definitiva que se condene a la demandada a cesar el uso de la marca “ CAFÉ IGUACU GOURMET” y a pagar la suma de USD 100.000 más intereses por concepto de daños y perjuicios. II – Habiéndose conferido traslado de la demanda (v. fs. 29) la parte demandada ( CAFÉ TRES CORACOES) por las razones expuestas a fs. 40/46 evacuó el mismo y abogó por el rechazo de la pretensión expresando en lo medular que: No existió ni existe infracción marcaria en la medida que la marca de la accionante está compuesta por un término genérico, y la actora no detenta derechos privativos sobre el término Gourmet. Sin perjuicio de lo cual, los daños reclamados son improcedentes. III – A fs. 51/52 se celebró la audiencia preliminar, y una vez diligenciada la prueba, se formularon alegatos (fs. 686/698) y se señaló fecha para el dictado de sentencia. C ONSIDERANDO: 1 - Que el objeto del proceso quedó fijado en resolver: si corresponde hacer lugar a la pretensión consistente en que se condene a la demandada a cesar el uso de la marca “CAFÉ IGUACÚ GOURMET” y a pagar los daños y perjuicios reclamados. O si en cambio procede desestimar el reclamo por no haber existido infracción marcaria y por no haberse generado perjuicios. (fs. 51/51vta.). 2 - Entre los principales hechos probados y/o no controvertidos se destaca que: 2.a - En el año 1984 la Oficina de Marcas concedió por primera vez a Barraca Deambrosi la marca ‘Gourmet’ N° 191061, en las clases internacionales 3, 4, 21, 29, 30, 31 y 32 con derechos privativos. 2.b - Barraca Deambrosi S.A. es titular de diversas marcas concedidas con derechos privativos, todas con la designación “GOURMET” y asociadas a la empresa Barraca Deambrosi. 2.c – Café Tres Coracoes S.A. solicitó el registro de las marcas ‘Café Iguacú Gourmet’ N° 467067’ y ‘Café Iguacú Gourmet’, N° 467068, cuya resolución de concesión se encuentra en trámite anulatorio ante el TCA. 3 – La controversia existente entre las partes debe resolverse de acuerdo a lo dispuesto por la ley N° 17.011 y demás disposiciones normativas concordantes y complementarias. Así, corresponde tener presente en primer lugar, lo dispuesto por los arts. 1º, 4º (numerales 9, 10, 11 y 12); y 7 de la ley Nº 17.011 que establecen: Art. 1º: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”. Art. 4º: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:...: 9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10º) y 11º) precedentes”. Art. 7° : “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10º), 11º) y 12º) del Artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. 4 - Ahora bien, sin dejar de reconocer la seriedad de las fundadas consideraciones desarrolladas por la distinguida Defensa de la prestigiosa empresa accionante, entiende este decisor que una correcta interpretación de las disposiciones normativas contenidas en la ley 17.011 - en especial de sus arts. 4 (numerales 9º, 10º, 11º y 12º) y art. 7- y una adecuada valoración de los elementos probatorios incorporados al proceso, conducen a desestimar la demanda entablada. 5 - En efecto, entiende este decisor que el uso de la denominación ‘Gourmet’ de la forma que lo está haciendo la demandada es legítimo , pues el término ‘Gourmet’, constituye una palabra que ha pasado al uso general, y es utilizado dentro de un ‘conjunto marcario’ para designar una cualidad del producto (Café), esto es, el término ‘gourmet’ es utilizado como un adjetivo que describe una cualidad del café. Se evoca la idea de un café ‘para paladar refinado’, todo lo cual se encuentra expresamente permitido por el art. 7 de la ley 17.011. 6 – Por otra parte, entiende este decisor, que nuestra legislación marcaria vigente no exige que los signos sean absolutamente diferentes a los fines del registro, sino que basta con que presenten elementos que permitan al consumidor diferenciarlos; es por tanto conjunto en su totalidad lo que debe provocar la confusión y no cada una de sus partes individualmente consideradas. 7 - Así las cosas, entiende este sentenciante, que la denominación ‘Gourmet’ -de la forma que lo está haciendo la demandada- no es “confundible” con la marca registrada por la accionante. 8 - Y ello por cuanto, se coincide con la demandada cuando señala que la semejanza entre los signos ‘CAFÉ IGUACU GOURMET’ y ‘GOURMET’ no es tal como descartar la marca de la demandada en virtud del pre registro de la accionante. El elemento preponderante del conjunto marcario “CAFÉ IGUACU GOURMET” es la expresión “ CAFÉ IGUACU” en la medida que ocupa un lugar destacado dentro del conjunto marcario. 9 - Por otra parte, no surge de las probanzas diligenciadas que Barraca Deambrosi produzca café, y por ende no se advierte que exista riesgo de desvío de clientela en perjuicio del titular de la marca ‘Gourmet’, ni riesgo de que se cree una confusión en el público respecto del producto que está comprando pues, la nota preponderante del conjunto marcario es el texto ‘CAFÉ IGUACÚ’, circunstancias éstas que conducen a desestimar la demanda formulada en todos sus términos. 11 - Que la conducta procesal de las partes resultó correcta, no meritando sanciones especiales en la instancia. - Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones normativas citadas, y lo dispuesto por los arts. 56 y 198 del CGP, F A L L O: DESESTIMANDO LA DEMANDA EN TODOS SUS TÉRMINOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. CONSENTIDA O EJECUTORIADA, EFECTÚENSE LOS DESGLOSES Y ENTREGAS QUE SE SOLICITAREN Y FUEREN PERTINENTES Y OPORTUNAMENTE PASEN AL ARCHIVO. H.PU. FICTOS 4 BPC PARA CADA PARTE. DR. FERNANDO TOVAGLIARE JUEZ LETRADO