Sentencia Definitiva N° 1.104/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AUTOMOTORA ROMANO S.A. C/ ROMANO BELLIZZI, FRANCISCO Y OTROS - OTROS PROCESOS – CASACIÓN ”, IUE: 2-16373/2009 . RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva nro. 48, de fecha 2 de setiembre de 2016, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, se falló: “ Desestimando la demanda, costas y costos por el orden causado ” (fs. 1732/1737). II) Por sentencia definitiva individualizada como DFA 0007-000269/2018, SEF 0007-000111/2018, de fecha 13 de junio de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, se dispuso: “ Confirmando la sentencia impugnada en todos sus términos ” (fs. 1834/1855). Extendieron discordias las Sras. Ministras Dras. Loreley OPERTTI y Claudia KELLAND, por cuanto entendieron que corresponde amparar parcialmente la demanda, condenando a los demandados Francisco ROMANO y GALAFIX S.A. -nombre de fantasía FRANCO ROMANO & ASOC. AUTOMÓVILES-, al cese del uso de la marca y al pago del daño extrapatrimonial en la suma de U$S 10.000, con más intereses legales desde la demanda, desestimándola en lo demás (fs. 1856/1870). III) Contra la antedicha sentencia, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 1877 y ss.). En tal sentido, en síntesis, expresó los siguientes agravios. a) El fallo impugnado infringió las normas legales de valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.). La Sala no valoró razonablemente el material probatorio incorporado. Incurrió en una valoración parcial y errónea, omitiendo ponderar elementos fundamentales como ser, a vía de ejemplo, el expediente administrativo en el que se revocó la ilegal inscripción de la marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En primer lugar, de la fundamentación se desprende, erróneamente, que la actitud de inscribir una marca en violación de las leyes marcarias no es una actividad ilícita, cuando, del propio acto administrativo emerge abundante argumentación que fundamenta la ilicitud de la conducta desplegada por FRANCISCO ROMANO. En segundo lugar, discrepa con la valoración probatoria realizada por la Sala en cuanto concluye que la actitud del co-demandado de registrar una marca ajena como propia, no fue una actitud solapada por cuanto la marca no estaba inscripta. Finalmente, la impugnada infringe las reglas de valoración de la prueba cuando se basa en el criterio de que por no haber sido usada la marca no se configuró la ilicitud. Sin perjuicio de que se probó el uso de la marca por parte del demandado, es claro que en nada incide en la ilicitud el uso o no. El uso o no uso incidiría en el daño. b) Si se parte de que la marca “AUTOMOTORA ROMANO” es una marca de una empresa familiar, que el propio demandado dice integrar, si se le suma que la inscripción la hizo el demandado para su uso exclusivo, si se le anexa que instaló una automotora cuyo nombre de fantasía fue “FRANCO ROMANO AUTOMÓVILES & ASOC.” Y, si se analiza en su conjunto todos estos elementos probatorios, siguiendo las reglas de la sana crítica, se llega claramente a la convicción de la conducta ilícita del demandado. Por ello, concuerda plenamente con el temperamento sostenido en la discordia. c) La impugnada no tuvo en cuenta el abundante material probatorio de las reiteradas actitudes ilícitas del demandado, contrarias a sus obligaciones tanto como trabajador, como por integrante de la empresa familiar y como eventual socio de la empresa. Principalmente, las vinculadas a la compra del local contiguo a la automotora y a la venta de vehículos en beneficio exclusivo del actor, usando infraestructura de la automotora (cf. emerge del expediente laboral). d) Constituye sin duda un hecho no menor y que claramente indica el error en la valoración probatoria, la circunstancia de que la Sala no tuvo presente el caudal probatorio que emerge de los juicios laborales, cuyas sentencias de primera y segunda instancia fueron soslayadas. De ellas surge que las actitudes del demandado fueron el detonante, no solo del comienzo de la ruptura familiar, sino, también, del inicio de sus conductas ilícitas que a todas luces configuran competencia desleal. e) También la Sala aplicó equivocadamente las reglas de valoración de la prueba cuando en el CONSIDERANDO VI no efectúa un razonamiento que excluya la ilicitud del demandado, sino que, simplemente realiza un relato. Si a la compra del local comercial, que luego el demandado transformó en automotora, se le agrega la restante prueba (juicio laboral, expediente administrativo, documental, testimonios, fotografía, etc.), no pueden caber dudas acerca de que el demandado debe ser responsabilizado por cometer actividad ilícita que se tradujo en una competencia desleal. f) El propio razonamiento probatorio de las Sras. Ministras discordes da cuenta de que la mayoría infringió y aplicó erróneamente los arts. 140 y 141 del C.G.P. g) La Sala no advirtió que, en la época en que el actor cometió la acción ilícita y desleal con la empresa actora, no estaba peleado con su familia, aún no había sido despedido, por lo cual, razonablemente, jamás podría sostenerse como una equivocada defensa de sus “derechos”. Por ello, no es razonable que el Tribunal de alzada no haya realizado comentario alguno de esta circunstancia. h) La impugnada no tuvo en cuenta la actividad desarrollada por el demandado en la “AUTOMOTORA ROMANO” y su pleno conocimiento de su funcionamiento directriz, lo cual fue recogido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y en sede laboral. i) A diferencia de lo sostenido por el Tribunal, no emerge prueba alguna de que el co-demandado Francisco ROMANO hubiera adoptado un correctivo para prevenir la confusión. Por el contrario, todo su accionar fue dirigido a apropiarse no solo de la marca comercial, sino también de abusar de su nombre para confundir, en especial, cuando destaca las palabras “ROMANO AUTOMÓVILES”, dejando en minúscula la palabra “FRANCO” y también “& ASOC.”. Dicho extremo fue correctamente valorado en la discordia. j) Ha quedado probada la intención de dañar, pues Francisco ROMANO no podía desconocer que con sus actos ocasionaría perjuicios a la empresa familiar de la cual era parte. k) Señala que comparte plenamente los fundamentos emitidos en la discordia efectuada por las Sras. Ministras Dras. KELLAND y OPPERTI, a cuyas consideraciones se remite como fundamentación de la casación. En definitiva, solicitó se anule la sentencia y, en su lugar, se ampare la demanda oportunamente impetrada. IV) A fs. 1907 evacuaron el traslado los sucesores de Omar KLEIST, en tanto a fs. 1916 y ss. hizo lo propio el Sr. Francisco ROMANO, todos abogando por la desestimatoria de la impugnación. V) El día 25 de setiembre de 2018, los autos fueron recibidos por la Suprema Corte de Justicia (fs. 1936). VI) Por auto nro. 2899, de fecha 8 de octubre de 2018, se dispuso el pase a estudio (fs. 1938 vto.); culminado el estudio, se acordó dictar sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, estima que la sentencia impugnada no adolece de vicios que causen su nulidad, por los siguientes fundamentos. II) El caso de autos . A fs. 249 compareció AUTOMOTORA ROMANO S.A. promoviendo demanda por cese de uso de marca, nombre comercial y de todo acto que implique vulneración de los derechos de propiedad industrial de la accionante, más indemnización de daños y perjuicios (patrimoniales y extrapatrimoniales) por competencia desleal, contra FRANCISCO ROMANO, GALAFIX S.A., FRANCO ROMANO & ASOC. AUTOMÓVILES, ZENEX-MILAYA S.A. y OMAR KLEIST AUTOMÓVILES. Señaló que existen actos de confusión, actos de explotación de la reputación ajena y violación de secretos. En tal contexto, reclamó la indemnización del daño patrimonial, esto es, daño emergente, lucro cesante e indemnización del perjuicio derivado del uso ilegal de la marca y el nombre “AUTOMOTORA ROMANO”. También, solicitó la reparación del daño extrapatrimonial originado en la competencia desleal y en el uso ilegítimo de la citada marca y nombre comercial. Asimismo, solicitó se ordene a la demandada a: i) cesar por sí o por terceros el uso de la marca y/o nombre comercial “FRANCO ROMANO & ASOC. AUTOMÓVILES” o cualquier otra similar a que haga referencia a “AUTOMOTORA ROMANO”, en toda clase de publicidad en la cartelería de fachada, tarjetas, pegotines, facturas, documentación o en cualquier otro medio de comunicación a los consumidores, en su local de Eduardo V. Haedo 2110 o en cualquier punto del país; ii) la prohibición de utilizar por sí o en el tráfico comercial, la marca y/o nombre comercial “FRANCO ROMANO & ASOC. AUTOMÓVILES”, o cualquier otra similar que haga referencia a “AUTOMOTORA ROMANO”, en el local indicado o en cualquier punto del país; iii) retirar a su costa toda la publicidad en la que conste la marca y/o nombre comercial “FRANCO ROMANO & ASOC. AUTOMÓVILES” o cualquier otra similar que haga referencia a “AUTOMOTORA ROMANO”, así como de los medios de comunicación o de cualquier publicidad directa o indirecta, cartelería de fachada, avisos publicitarios en cualquier medio, pegotines, facturas o documentación, en su local “supra” indicado o en cualquier punto del país; y iv) el pago de un astreinte diario de U$S 1000 por cada día de incumplimiento de cualquiera de las imposiciones anteriormente solicitadas. Pues bien, tal como surge de los RESULTANDOS nros. I y II del presente fallo, la demanda fue desestimada en dos instancias, aunque en segundo grado, las Dras. Loreley OPERTTI y Claudia KELLAND extendieron discordia, en el sentido de que correspondía amparar, parcialmente, la demanda. En el marco descrito, la parte actora interpuso recurso casación, cuyos agravios serán analizados en lo sucesivo. III) De una primera cuestión formal . En lo inicial, resulta necesario despejar una primera cuestión de orden formal, que refiere al sector de la sentencia que puede ser revisado en casación. Lo indicado plantea una controversia procesal en el seno de la Corte, relativa a la admisibilidad del recurso de casación movilizado por la actora en aquellos puntos en que existan dos fallos coincidentes -sin discordia-; punto que se abordará a continuación. III.1) Los Sres. Ministros Dres. Luis TOSI, Eduardo TURELL, Jorge CHEDIAK y la redactora, atento a lo establecido en el art. 268 inc. 2º del C.G.P. y tratándose de un proceso en el cual no se demandó a una entidad pública de las previstas en la referida norma, estiman que rige la regla que establece la improcedencia del recurso de casación respecto de aquellas cuestiones que han sido objeto de dos soluciones idénticas, sin discordia. En tal sentido, cabe reiterar la posición tradicional que este Colegiado ha sostenido al respecto: “ Conforme con la 'ratio legis' del art. 268 del C.G.P. -con la redacción dada por el art. 37 de la Ley Nº 17.243-, impide que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccio-nales coincidentes en dos instancias Esta Corporación en sentencia Nº 1071/2001 y 1125/2001 sostuvo que: 'En el ocurrente, los motivos de sucumbencia planteados en el recurso de casación refieren a extremos de la pretensión que han sido confirmados en dos instancias (...). Por lo tanto, si la revocatoria no es motivo de agravio, va de suyo que los agravios surgen de la parte confirmatoria. Una eventual revocación de lo decidido en la parte revocatoria en nada modificaría todo lo que se ha confirmado, y sin agravio ello no podrá hacerse’ (Cfme. Sent. Nº 24/03), (...). A los fundamentos en que se basa esta posición, la [Dra. Elena Martínez] agrega que del contexto normativo surge la limitación referida luego de realizar una interpretación sistemática de la disposición en estudio, pese a que su tenor literal pueda conducir a otra intelección de la regla (mecanismo habilitado por el art. 20 del Código Civil). En ese sentido, expresa que el art. 37 de la Ley Nº 17.243 tiene por finalidad establecer una limitación a la procedencia del recurso de casación en aquellos supuestos en que existan dos pronunciamientos coincidentes en dos instancias. Este es el sentido claro de la Ley, la 'ratio legis' de la disposición en análisis, y es a la luz de tal criterio que deben interpretarse los enunciados del precepto legal (art. 17 C.C.), (sentencia Nº 359/2017)” (cf. sentencias nros. 862/2017 y 863/2017). Entonces, en la especie, los únicos aspectos revisables en casación son aquellos en los que, aun habiendo sentencias coincidentes en ambas instancias, extendieron discordia las Sras. Ministras Dras. OPERTTI y KELLAND (art. 268 del C.G.P.). A saber: a) pretensión de cese del uso de la marca entablada contra FRANCISO ROMANO y GALAFIX S.A. –“FRANCO ROMANO ASOC. AUTOMÓVILES”-; y b) indemnización por daño extrapatrimonial, derivada de la competencia desleal, hasta la suma de U$S 10.000. En todo lo demás, existen dos fallos coincidentes, por lo que, como ha señalado reiteradamente esta Corte, el recurso de casación resulta inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 268 del C.G.P. III.2) Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE, desde otra óptica de análisis, considera que en el caso la totalidad del fallo de segunda instancia puede ser revisado en casación. Y ello porque existe otra lectura posible y más compatible con los principios propios de la vía impugnativa. Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de la Sra. Ministra, esta tesis es la que mejor se condice, no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 del C.G.P., destacándose que cualquier restricción a tal libertad -como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio-, debe interpretarse en sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 del C.G.P.), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto de recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué sectores de la sentencia pueden impugnarse o no. Más ampliamente, la Dra. MINVIELLE se remite a lo por ella señalado en sentencias “supra” citadas. Desde luego que, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso queda en minoría, resulta estéril ingresar a examinar puntos litigiosos sobre los que, en criterio de la mayoría de la Corte, estaría vedado su control en vía casatoria. IV) Del mérito de la impugnación . Señalado lo anterior y, en cuanto al mérito, corresponde precisar que la totalidad de los agravios articulados por la parte actora se edifican sobre la idea de que la Sala infringió las normas que rigen la valoración de la prueba en juicio (arts. 140 y 141 del C.G.P.), lo cual, en definitiva, la condujo a concluir que no se encuentra acreditada en autos la plataforma fáctica fundante de la competencia desleal invocada en la demanda. No hizo cuestión, por el contrario, acerca de una eventual recalificación de los hechos tenidos por acreditados en segunda instancia. Pues bien, a partir de lo dicho, la Corte -por unanimidad- estima que el medio impugnativo movilizado no puede prosperar, por cuanto el recurso se sustenta en una crítica a la valoración de la prueba realizada por la Sala, pero sin acreditar, por parte del impugnante, las notas que permitan una eventual revisión jurídica del fallo. En efecto, con relación a esta temática, corresponde reiterar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los Tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación, salvo en hipótesis de absurdo evidente, arbitrariedad o ilogicidad en la valoración realizada por dichos órganos. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido en forma reiterada que a pesar de que el art. 270 del C.G.P. prevé la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscripto a la denominada prueba legal o tasada y, en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o infundado del razonamiento y cuando la denuncia de tal error surge, explícita, del memorial de agravios o se infiere de la forma en que ellos han sido estructurados. En esta línea de razonamiento, la Corte ha expresado que, tanto la revisión de la plataforma fáctica, como la revaloración de la prueba, no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa de casación o de revisión meramente jurídica en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. sentencias nros. 58/1993, 716/1996, 338/2002, 323/2003, 202/2005, 706/2008, 74/2009, 163/2009, 685/2012, 243/2013, 534/2013, 16/2014, 306/2015, 66/2016, 162/2016, 10/2017, 216/2017, 406/2017, por citar solamente algunas). En la especie, se considera que la valoración del material probatorio realizado por la Sala no supuso un apartamiento del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P., que habilite su revisión en casación. En efecto, basta con leer la impugnada (fs. 1843 y ss.) para advertir que la Sala efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica, aunque no se comparta, desde el momento que el juicio fáctico realizado no parece ilógi-co o equívoco, ni apartado del canon legal de valoración establecido en las normas procesales incidentes, de tal forma que habilite una eventual corrección jurídica en el grado. La valoración realizada por el Tribunal, que resulta concordante en general con la correctamente ensayada en primera instancia por el “a-quo” en forma alguna puede calificarse como absurda, arbitraria o ilógica. En el subexamine, lo que ocurre es que la Sala valoró la prueba obrante en autos y, a partir de ella, concluyó fundadamente que no se encontraban probados los actos constitutivos de la competencia desleal invocados en la demanda, esto es, por un lado, la explotación de la reputación de la “AUTOMOTORA ROMANO”, sustentada en una supuesta confundibilidad y, por el otro, la alegada violación del secreto comercial en la compra del inmueble en el que se instaló la automotora “FRANCO ROMANO & ASOC. AUTOMÓVILES”. En realidad, lo que se advierte en la causa es que, entre la mayoría de los Ministros del Tribunal (coincidente con el “a-quo”) y la minoría discorde, efectivamente existió una valoración diferente de la prueba, pero no por ello la ejercida por la mayoría puede calificarse de arbitraria o notoriamente apartada de las reglas legales en la materia. A partir de lo anterior, la recurrencia se edifica sobre la base de negar la posibilidad de que existan distintas valoraciones de la prueba que resulten racionalmente justificables o, lo que es lo mismo, afirmar que existe una única valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica, que puede fundarse en la lógica o en la razón, postura que la Corte no comparte. En suma, en el “subexamine ” no se advierte que el Tribunal, en el acierto o en el error, haya apreciado la prueba excediendo los límites de la racionalidad, de modo que, a juicio de la Corte, se mantuvo dentro del campo en el que gravita la regla de la sana crítica, fuera del campo de la revisión casatoria. Por cuanto viene de decirse, la impugnación no puede prosperar. V) De las costas y costos . Atento a la correcta conducta procesal desplegada por las partes, no se impondrán condenas causídicas en el grado (arts. 56.1 y 279 del C.G.P y art. 688 del C.C.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : I) DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. II) HONORARIOS FICTOS: 30 B.P.C. (ART. 71 LIT. B DE LA LEY Nº 17.738). III) NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.