Sentencia Definitiva N° 441/2012

Montevideo, diecisiete de febrero de dos mil doce VISTOS: Para sentencia, estos autos caratulados: “VIERA NOVELLA, ALBERTO BENITO Y OTROS C/ MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y OTROS – DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACION”; FICHA NO. 110-2/2000, venidos a conocimiento de esta Corporación, en virtud del recurso de casación interpuesto por el representante de la parte actora, contra la sentencia No. 79/2011 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno. RESULTANDO QUE: 1.- Por sentencia No. 25/2010 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Segundo Turno, a cargo de la Dra. LoreLey B. Pera, se amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, se condenó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a abonar a los actores la suma de U$S 70.000, con más los intereses legales desde la demanda (fs. 554/570); decisión que fue confirmada por la impugnada (fs. 625/631). 2.- A fs. 636/649vta., el representante de la parte actora, interpuso recurso de casación. Alegó que la decisión impugnada incurrió en gruesas contradicciones conceptuales, al sostener criterios jurídicos contrapuestos sobre el régimen jurídico aplicable a la situación de autos. “La aplicación del régimen de derecho de autor en este caso, fue laudado por las dos sentencias definitivas recaídas en estos obrados, la de primer y segunda instancia. Sin embargo, una vez que el Tribunal, determina que efectivamente en estos obrados se ha demostrado la existencia de una reproducción ilícita de la obra artística, a la hora de fijar la suma a indemnizar a la parte actora, por los perjuicios que ocasionó ‘el mencionado plagio’, abandona el marco que establece nuestra legislación en materia de derecho de autor, y comienza a aplicar normas y criterios que se vinculan, mucho más, con el derecho de propiedad industrial” El “ad-quem” aplicó en forma errónea las normas de propiedad industrial a la hora de establecer la indemnización por daños y perjuicios irrogados, en tanto se acreditó la existencia de una reproducción ilícita de la obra de Leonel Viera conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 9.739 y, por consiguiente, debió cuantificarse los daños pedidos en la demanda, monto de indemnización que fue estimado en un 10% del valor de la obra realizada en 1999. Constituyó un grave error la aplicación del Arancel de Ingenieros, en virtud de que estamos ante una hipótesis de hecho absolutamente distinta a las reguladas en el mismo. En efecto, sostuvo, el precio que hubiera obtenido la parte actora, sería parte del campo de la autonomía privada de la voluntad, en tanto la parte accionante no se encontraba para nada vinculada con ningún arancel y, por ello, aplicar el Arancel implica desconocer tres realidades: en primer lugar, se estaría equiparando injustamente al autor de la obra con el resto de los ingenieros a los que se les aplica el arancel; en segundo lugar, se asimila el Puente Viera a un puente estándar, como si no existiera diferencia entre este puente y la inmensa mayoría de los puentes existentes en Uruguay; en tercer lugar, al aplicar el Arancel, el MTOP pretende colocarse en la situación jurídica de un contratante de buena fe, cuando es el autor responsable de una reproducción ilícita y ese hecho, no es jurídicamente indiferente a la hora de cuantificar el lucro cesante reclamado. El Tribunal aplicó erróneamente el art. 51 de la Ley 9.739: el rechazo del rubro “beneficios obtenidos ilegítimamente”, en tanto, “No es necesario recurrir a un estudio económico específico para concluir que existe un beneficio económico y una riqueza generada a partir de la reproducción ilícita del Puente Viera, que consiste tanto en el aumento del atractivo turístico de la zona, como en el hecho significativo, de haber evitado lesionar la armonía estética del lugar, con la construcción de un puente recto junto con el puente original. Se trata de un doble beneficio económico, porque el Estado también se evitó el empobrecimiento estético y por consiguiente económico, que se habría generado con la construcción de un puente tradicional junto al puente original” (fs. 644/644vto). Tanto doctrina como jurisprudencia señalan que cuando el art. 51 consagra daños punitivos, lo está haciendo en base a la función que la aplicación de este tipo de disposiciones normativas cumple en el Derecho Civil. Partiendo de tal criterio, “...el Dr. Estanislao Valdés Otero, en Derechos de Autor, régimen jurídico uruguayo, pág. 317, expresa: “La indemnización prevista por el art. 51 de la Ley sobre Derechos de autor se refiere a los daños y perjuicios, que de acuerdo con el art. 1323 comprenden el daño emergente y el lucro cesante: ‘El daño comprende no sólo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito’” (fs. 645vto). En el caso resultaba de aplicación la teoría de los actos propios, ya que el propio Estado, con su actuación, determinó en forma exacta cual era por lo menos, el piso del beneficio que recibía. “...el ordenador del gasto entendió que los beneficios adicionales que la obra reportaría a la sociedad si el puente se construía imitando al ‘Leonel Viera’, justificaban plenamente invertir una suma superior al costo de un puente tradicional. En caso contrario, deberíamos presumir que estamos frente a una liberalidad de parte del Estado, para con la empresa constructora, lo que no parece viable” (fs. 648vto). En definitiva, solicitó se case la decisión impugnada por la errónea aplicación del art. 51 de la Ley No. 9.739 y sus Leyes concordantes tanto al determinar los criterios de fijación de los daños y perjuicios como al rechazar el rubro beneficios obtenidos ilegítimamente y, en su lugar, se acoja el criterio sustentado por la parte actora. 3.- Conferido traslado del recurso de casación (auto No. 209/2011, fs. 651), fue evacuado por el representante de la Intendencia Municipal de Maldonado a fs. 655; por Ramón C. Alvarez S.A. a fs. 658/659 y por el representante del Estado-Poder Ejecutivo-Ministerio de Transporte y Obras Públicas a fs. 662/667, solicitando el rechazo de los agravios articulados en el recurso en traslado. 4.- Por resolución No. 267/2011 (fs. 669), el “ad-quem” dispuso el franqueo del recurso interpuesto y la elevación de los autos para ante esta Corporación, donde fueron recibidos el 22 de julio de 2011 (nota de cargo, fs. 675). 5.- Conferida vista al Sr. Fiscal de Corte (auto No. 1268/2011), fue evacuado por dictamen No. 2409/2011, señalando nada tener que observar al libelo impugnativo (fs. 678). 6.- En tanto el Sr. Ministro Dr. Jorge O. Chediak redactó y suscribió la sentencia hostilizada, se dispuso la integración de la Corporación (ver Providencias Nos. 1618/2011 y 105/2012, fs. 683 y 694). 7. Culminado el estudio de los autos, se convocó a las partes a la audiencia de informe in voce oportunamente solicitada. CONSIDERANDO QUE: I.- La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto, en tanto –contrariamente a lo manifestado en la impugnación- la decisión atacada aplicó correctamente la normativa correspondiente. II.- Liminarmente, corresponde precisar que -en autos- el tema se centró en determinar si existió o no una hipótesis de reproducción ilícita del puente de la Barra de Maldonado en el año 1999 por parte de la demandada, entendiendo ambas instancias que la obra del Sr. Viera, la cual encuadra dentro de la Ley de Derechos de autor, fue reproducida ilícitamente por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, punto sobre el cual existe cosa juzgada, al no haber ejercitado las partes agravios al respecto. Por consiguiente, la responsabilidad derivada de la reproducción ilícita de la obra por no haberse solicitado la correspondiente autorización y la consideración de que la protección de la misma debe ser juzgada por la normativa relativa al Derecho de autor, pasó en autoridad de cosa juzgada, con prescindencia de la posición que se adopte respecto a la obligación o no de registración. III.- Los Sres. Ministros Drs. Daniel Gutiérrez y Alicia Castro, por su parte, entienden que “la previsión del nal. 3 del art. 5 de la Convención de Berna no implica respecto de las obras nacionales, la sustitución (por derogación) de la normativa interna, sino la reserva para la legislación nacional respecto del régimen de protección aplicable y de sus requisitos)... por tratarse de obra nacional, el caso no resulta alcanzado por los Nums. 1) y 2) del art. 5 del Convenio de Berna, sino por su nal. 3), y por ende, la protección de la obra de autos (al regirse por la legislación nacional) requiere de su inscripción en el registro para obtener la protección legal” (cfr. sentencia No. 89/2004). El art. 4 de la Ley No. 17.916, al ser de naturaleza modificativa (“Sustitúyase” [sic]) y no interpretativa del art. 6 de la Ley No. 9.739, sus efectos se producen ex nunc, a partir de su vigencia. Por consiguiente, a la fecha de la demanda, anterior a la de la vigencia de la Ley No. 17.916, era aplicable la inscripción en el Registro dispuesta por el art. 6 de la Ley No. 9.716. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, no procede desestimar la demanda, a falta de impugnación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto de la sentencia de segunda instancia. IV. Ahora bien, la parte actora se agravió fundamentalmente en cuanto a que la Sala aplicó, a la hora de establecer los daños y perjuicios irrogados, el arancel de Ingenieros, cuando a su entender, el precio que en todo caso hubiera obtenido la parte actora, surgiría del campo de la autonomía privada, ya que los accionantes no se encontraban vinculados para nada con ningún arancel. Asimismo, los recurrentes señalaron que el beneficio económico estaría dado por el aumento del atractivo turístico de la zona, así como en el hecho de haber evitado lesionar la armonía estética del lugar. Como fuera señalado supra, se encuentra fuera de discusión que la Secretaría de Estado demandada efectuó una reproducción ilícita del puente ondulado de la Barra de Maldonado creado por el Sr. Viera, obra que no se encontraba registrada. Sin embargo -como correctamente fue expuesto en primera instancia- la inscripción en el Registro de Derechos de Autor para el caso de obras nacionales, así como la prueba de haberse cumplido los requisitos exigidos en el país de origen para el caso de obras extranjeras, que se estableciera en el art. 6 de la Ley No. 9.739 ha quedado derogado en virtud de lo dispuesto por el art. 5.2 de la Convención de Berna. Por lo tanto, considerando que en el subexamine el ilícito quedo configurado, ello trae aparejado -como consecuencia- un daño que puede considerarse acreditado “in re ipsa”, argumento que encuentra sustento en que la determinación de los daños y perjuicios puede hacerse tan dificultosa que deba calificársela de prueba “imposible” (Cf. Bugallo Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, 1a.. Ed. 2006, pág. 207). Es decir que, para estimar el monto de los daños y perjuicios, debe recurrirse a criterios objetivos, ya que el otro camino posible, que en el caso concreto sería acreditar que como consecuencia de la reproducción ilícita del puente el creador dejó de percibir determinada suma de dinero, conlleva la producción de una prueba prácticamente imposible. En función de ello, no resulta compartible el criterio de la Sala en cuanto a la exigencia de prueba para acreditar el precio que se hubiera obtenido por la reproducción del puente, en tanto constituiría una prueba diabólica. Sin perjuicio de tal aclaración, resulta correcta la aplicación por parte de ambas instancias del Arancel de la profesión de Ingeniero, para determinar el “cuantum” del daño causado a los causahabientes del creador del puente de la Barra de Maldonado reproducido ilícitamente. En efecto, resulta de rechazo la afirmación de que se utilizó el régimen de Propiedad Industrial para valorar los daños, sobre todo por la forma en que se planteó la pretensión, en concreto, que el lucro cesante debe estimarse en el 10% del valor de la obra realizada en 1999. Ello por cuanto la expresión “obra realizada” debe considerarse únicamente en relación al producto intelectual radicado en la forma de puente, que puede admitirse quedó plasmada en un proyecto y es distinguible del resto de la ejecución de la construcción del mismo. Por consiguiente, atendiendo a que –como se señalara supra- admitida la configuración del ilícito, la demostración del perjuicio resulta casi imposible y descartada la procedencia de la estimación de los promotores, corresponde –como lo realizaron las decisiones de mérito- acudir a criterios objetivos para cuantificarlo, como lo es el Arancel de Honorarios de Ingenieros, máxime al tener en consideración que los recurrentes refirieron a “obra de ingeniería sensible, con una manifestación original, estéticamente apreciable...” (fs. 637vta.). Aludieron, asimismo, al precio de costumbre, que a su juicio sería el 10% del valor de la obra (fs. 641 vta.), pero bien puede sostenerse que el Arancel lo refleja o recoge como principio, y esto nada tiene que ver con la normativa de la Propiedad Industrial. Y, más adelante, expresaron que la suma de condena corresponde al 2.26% del valor de la obra “pero explicado el monto desde la función de un ingeniero” (fs. 642), lo cual – si comparte la interpretación anterior- es precisamente lo que debe hacerse, sin poder obviarse que Viera no era ingeniero y el honorario se incrementó por trabajo importante o especial. El artículo 51 de la Ley No. 9.739 establece que la parte lesionada tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios. Así dispone: “La parte lesionada, autor o causahabiente, tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios, así como la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor” Obsérvese que, en el caso, el único beneficio que obtuvo la parte demandada, fue el no pago del precio que hubiera correspondiendo abonar a los comparecientes para obtener la previa autorización a efectos de la posterior reproducción del puente original. Asimismo, debe señalarse que la mejora en la circulación vial y el beneficio estético, debe analizarse en relación a la realización del puente en sí, como expresó el “ad-quem”, así como que al interés general por el cual debe velar la Administración se le adicionaba otro –como consta en las licitaciones- que ciertamente beneficiaba a los operadores turísticos, etc., que no fueron demandados. Y, como contrapartida, no se demostró por los actores que percibieran ingresos concretos por la utilización del inicial, como –por ejemplo- participación en un canon o peaje que ni siquiera se invocó y hubiera sido de fácil prueba. V.- La conducta endoprocesal de las partes ha sido correcta, no dando mérito a especial imposición en gastos causídicos (art. 279 y 56.1 CGP, in ordine, art. 688 CC). Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, integrada, por unanimidad y por diversos fundamentos, FALLA: DESESTIMASE EL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACION PROCESAL. OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE.